摘 要 本文具體介紹外觀設(shè)計評價報告中遇到P類文件的各種情形以及處理方式，首先P類文件不常見，請求人及審查員對P類文件容易把握不準(zhǔn)確，其次介紹遇到P類文件后需要核實(shí)本外觀設(shè)計所要求的優(yōu)先權(quán)是否成立的幾種情形，以及相應(yīng)的處理方式，最后提出應(yīng)當(dāng)在評價報告中告知請求人關(guān)于P類文件的相關(guān)內(nèi)容。

關(guān)鍵詞 外觀設(shè)計評價報告 檢索 P類文件 優(yōu)先權(quán)

作者簡介：邱勝，國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作北京中心外觀設(shè)計審查部審查三室，助理研究員。

中圖分類號：D923.4 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2018.06.343

一、引言

隨著近年來國家大力提倡大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新，越來越多的社會力量重視專利，越來越多的人關(guān)注專利，同時外觀設(shè)計的申請量增加較快，而且權(quán)利人的維權(quán)意識逐漸加強(qiáng)，外觀設(shè)計評價報告的數(shù)量增長較為迅猛，尤其是近期評價報告在淘寶、侵權(quán)官司上的作用與日俱增，因此評價報告的結(jié)果受到大家廣泛關(guān)注。而評價報告中不常見的、極易忽視或者比較模糊的P類文件概念，對于廣大的請求人來說比較陌生，甚至有時候有的審查員在報告的檢索以及撰寫過程中對P類文件的把握也不太準(zhǔn)確，因此筆者對P類文件在評價報告的檢索和撰寫過程中出現(xiàn)的多種情形進(jìn)行著重分析，給出不同情形下遇到該P(yáng)類文件的處理方案。

首先評價報告主要評述本專利具體不符合《專利法》第五條、第二十五條第一款第六項(xiàng)規(guī)定、第二條第四款、第二十三條第一款、第二十三條第二款、第九條、第二十七條第二款、第三十三條或者實(shí)施細(xì)則第四十三條第一款等規(guī)定的缺陷，其中不需要進(jìn)行檢索可以直接給出結(jié)論的有不符合《專利法》第五條、第二十五條第一款第六項(xiàng)規(guī)定、第二條第四款、第二十七條第二款、第三十三條或者實(shí)施細(xì)則第四十三條第一款的規(guī)定，需要檢索的是本專利不符合《專利法》第二十三條第一款、第二十三條第二款、第九條規(guī)定。其中檢索結(jié)果按照證據(jù)類型分為專利、網(wǎng)絡(luò)證據(jù)、書籍證據(jù)或其他證據(jù)，其他證據(jù)主要包括第三人提供的證據(jù)。

檢索主題主要包括已經(jīng)授權(quán)公告的外觀設(shè)計，其中包括已經(jīng)放棄或者終止的，排除掉未授權(quán)公告的、已經(jīng)全部放棄的或者已經(jīng)出具評了評價報告的外觀設(shè)計。檢索過程中審查員應(yīng)當(dāng)檢索本外觀設(shè)計在申請之日以前公告的相同、實(shí)質(zhì)相同以及不具有明顯區(qū)別的情形的專利或網(wǎng)絡(luò)證據(jù)，這樣好處是省去核實(shí)優(yōu)先權(quán)是否成立的工作，除非需要核實(shí)本專利優(yōu)先權(quán)。

二、典型情形及應(yīng)對策略

以下內(nèi)容按照對比設(shè)計文件類型分別進(jìn)行討論，其中主要討論X、Y和E類文件，并且用本專利對應(yīng)著本外觀設(shè)計，對比設(shè)計的公開時間介于本專利的優(yōu)先權(quán)日和申請日之間，每一種文件類型中劃分時間段，再分別對本外觀設(shè)計是否享有優(yōu)先權(quán)、優(yōu)先權(quán)是否成立，給出分析及對應(yīng)操作策略。

（一）X或Y類文件

1.本專利沒有優(yōu)先權(quán)。關(guān)于檢索到X或Y類文件的情形。本專利沒有優(yōu)先權(quán)，對比設(shè)計的公告日在本專利申請日之前，這種情況屬于比較常見的情形，由于對比設(shè)計在本專利的申請日之前已經(jīng)公開，構(gòu)成了本專利的現(xiàn)有設(shè)計，并且對比文件單獨(dú)或與其他現(xiàn)有設(shè)計結(jié)合導(dǎo)致本專利不符合《專利法》第二十三條第一款和/或第二款規(guī)定，因此對比設(shè)計直接構(gòu)成本專利的X或Y類文件。

2.本專利要求優(yōu)先權(quán)。假如本專利要求了優(yōu)先權(quán)，對比設(shè)計的公告日在本專利的申請日和所要求的優(yōu)先權(quán)日之間，并且對比文件單獨(dú)或與其他現(xiàn)有設(shè)計結(jié)合導(dǎo)致本專利不符合專利法第二十三條第一款和/或第二款規(guī)定，需要核實(shí)本專利的優(yōu)先權(quán)是否成立。

核實(shí)優(yōu)先權(quán)是否成立的一般原則，主要是核實(shí)在先申請和在后申請的主題是否一致，如果根據(jù)外觀設(shè)計的圖片或者照片判斷可知，在后申請的產(chǎn)品類別與在先申請相同或相近，又或者在后申請被包含在在先申請中，就可以認(rèn)為兩者一致，不需要限定在先申請的類別，也不需要限制外觀設(shè)計簡要說明的內(nèi)容。值得注意的是，外觀設(shè)計對于在先申請是否是巴黎公約定義的第一次申請不予審查，除非第一次申請明顯不符合巴黎公約的有關(guān)規(guī)定，但是在發(fā)明專利的實(shí)質(zhì)審查過程中，存在申請人要求優(yōu)先權(quán)的在先申請不是該主題的首次申請的情形，應(yīng)當(dāng)對在先申請是否記載了同一主題的首次申請進(jìn)行核實(shí)。

檢索到X或Y類文件后，還需要對本專利所要求的優(yōu)先權(quán)是否成立進(jìn)行核實(shí)，從而判斷是否屬于PX或PY類文件。

（1）本專利所要求的優(yōu)先權(quán)成立。假如本專利所要求的優(yōu)先權(quán)成立，根據(jù)專利法實(shí)施細(xì)則第十一條規(guī)定，除《專利法》第二十八條和第四十二條規(guī)定的情形外，專利法所稱申請日，有優(yōu)先權(quán)的，指優(yōu)先權(quán)日，因此本專利的優(yōu)先權(quán)日即等同于申請日，判斷對比設(shè)計是否屬于與本專利的相同或者實(shí)質(zhì)相同的外觀設(shè)計，其時間上的起始日期相應(yīng)提前到本專利所要求的優(yōu)先權(quán)日，那么對比設(shè)計的公開時間晚于本專利所要求的優(yōu)先權(quán)日的情形下，該對比設(shè)計雖然屬于PX或者PY級文件，但是經(jīng)過核實(shí)優(yōu)先權(quán)后，不構(gòu)成本專利的現(xiàn)有設(shè)計文件，不能使用該對比設(shè)計對本專利的專利性進(jìn)行評價，也不能夠列入評價報告中“相關(guān)文件”的表格。

（2）本專利所要求的優(yōu)先權(quán)不成立。假如本專利所要求的優(yōu)先權(quán)不成立，對比設(shè)計的公開時間早于本專利的申請日，已經(jīng)構(gòu)成本專利的現(xiàn)有設(shè)計文件，能夠使用該對比設(shè)計對本專利的專利性進(jìn)行評價，該對比設(shè)計構(gòu)成PX或PY級文件，經(jīng)過核實(shí)優(yōu)先權(quán)后，將“PX或PY”寫入評價報告中“相關(guān)文件”表格。

（二）E類文件

關(guān)于檢索到E類文件，同樣需要對本專利所要求的優(yōu)先權(quán)是否成立進(jìn)行核實(shí)，從而判斷是否屬于PE類文件。

1.本專利沒有優(yōu)先權(quán)。本專利沒有優(yōu)先權(quán)，對比設(shè)計公開的內(nèi)容與本專利相同或者實(shí)質(zhì)相同，對比設(shè)計的申請日在本專利的申請日之前，而公告日在本專利的申請日或者申請日之后，這種情況也屬于比較常見的情形，對比設(shè)計構(gòu)成了本專利的抵觸申請，破壞了本專利的新穎性，該對比文件構(gòu)成E類文件，并將“E”寫入評價報告中“相關(guān)文件”表格。

2.本專利要求優(yōu)先權(quán)。本專利要求了優(yōu)先權(quán)，對比設(shè)計公開的內(nèi)容與本專利相同或者實(shí)質(zhì)相同，對比設(shè)計的申請日在本專利的申請日和所要求的優(yōu)先權(quán)日之間，而公告日在本專利的申請日或者申請日之后，需要核實(shí)本專利的優(yōu)先權(quán)是否成立。

（1）本專利所要求的優(yōu)先權(quán)成立。假如本專利所要求的優(yōu)先權(quán)成立，對比設(shè)計公開的內(nèi)容與本專利相同或者實(shí)質(zhì)相同，對比文件的申請日、公告日均在本專利所要求的優(yōu)先權(quán)日之后，那么對比設(shè)計的公開時間晚于本專利所要求的優(yōu)先權(quán)日，因此該對比設(shè)計雖然屬于本專利的“PE”級文件，但是經(jīng)過核實(shí)優(yōu)先權(quán)后，不構(gòu)成本專利的抵觸申請，不能夠列入評價報告中“相關(guān)文件”的表格。

（2）本專利所要求的優(yōu)先權(quán)不成立。假如本專利所要求的優(yōu)先權(quán)不成立，對比設(shè)計公開的內(nèi)容與本專利相同或者實(shí)質(zhì)相同，對比設(shè)計的申請日在本專利的申請日之前，而公告日在本專利的申請日之后，構(gòu)成了本專利的抵觸申請，破壞了本專利的新穎性，該對比文件構(gòu)成PE類文件，經(jīng)過核實(shí)優(yōu)先權(quán)后，將“PE”寫入評價報告中“相關(guān)文件”表格。

檢索到E類文件，情況略微復(fù)雜，除了需要考慮核實(shí)本專利所要求的優(yōu)先權(quán)，同時還應(yīng)考慮核實(shí)對比設(shè)計要求享有優(yōu)先權(quán)的情形。

（3）本專利沒有優(yōu)先權(quán)，對比設(shè)計無論有或者沒有優(yōu)先權(quán)。本專利沒有優(yōu)先權(quán)，對比設(shè)計公開的內(nèi)容與本專利相同或者相實(shí)質(zhì)相同，對比設(shè)計所要求的優(yōu)先權(quán)無論是否成立，優(yōu)先權(quán)日或者申請日均在本專利的申請日之前，而公告日在本專利的申請日或者申請日之后，構(gòu)成了本專利的抵觸申請，破壞了本專利的新穎性，該對比文件構(gòu)成E類文件，并將“E”寫入評價報告中“相關(guān)文件”表格。

（4）本專利要求優(yōu)先權(quán)，對比設(shè)計要求優(yōu)先權(quán)。本專利要求了優(yōu)先權(quán)，對比設(shè)計公開的內(nèi)容與本專利相同或者實(shí)質(zhì)相同，對比設(shè)計的優(yōu)先權(quán)日在本專利的申請日和所要求的優(yōu)先權(quán)日之間，而公告日在本專利的申請日或者申請日之后，需要核實(shí)本專利和對比設(shè)計的優(yōu)先權(quán)是否成立。

第一，本專利優(yōu)先權(quán)成立，對比設(shè)計優(yōu)先權(quán)成立且優(yōu)先權(quán)日在本專利優(yōu)先權(quán)日之后。假如本專利、對比設(shè)計所要求的優(yōu)先權(quán)均成立，對比設(shè)計公開的內(nèi)容與本專利相同或者實(shí)質(zhì)相同，對比設(shè)計所要求的優(yōu)先權(quán)日在本專利的優(yōu)先權(quán)日之后，不構(gòu)成本專利的抵觸申請；對比設(shè)計所要求的優(yōu)先權(quán)日在本專利的優(yōu)先權(quán)日之前，而公告日在本專利的申請日之后，構(gòu)成了本專利的抵觸申請，破壞了本專利的新穎性，該對比文件構(gòu)成PE類文件，并將“PE”寫入評價報告中“相關(guān)文件”表格。

第二，本專利優(yōu)先權(quán)成立，對比設(shè)計優(yōu)先權(quán)不成立。假如本專利所要求的優(yōu)先權(quán)成立，對比設(shè)計公開的內(nèi)容與本專利相同或者實(shí)質(zhì)相同，對比設(shè)計所要求的優(yōu)先權(quán)不成立，優(yōu)先權(quán)日在本專利的享有的優(yōu)先權(quán)日之后，該對比設(shè)計雖然屬于本專利的“PE”級文件，但是經(jīng)過核實(shí)優(yōu)先權(quán)后，不構(gòu)成本專利的抵觸申請，不能夠列入評價報告中“相關(guān)文件”的表格。

綜上所述，外觀設(shè)計專利評價報告中檢索出X、Y或E級文件后，應(yīng)當(dāng)需要核實(shí)本專利是否要求了優(yōu)先權(quán)，所要求的優(yōu)先權(quán)是否成立，進(jìn)而判斷對比文件是否確定構(gòu)成本專利的現(xiàn)有設(shè)計或抵觸申請。

下面可以簡述一下核實(shí)優(yōu)先權(quán)的整個過程。用A來表示本專利，用B來表示對比設(shè)計（B的公開時間介于A的優(yōu)先權(quán)日和申請日之間），用P來表示本專利經(jīng)過核實(shí)后的優(yōu)先權(quán)，檢索出B屬于X或Y類文件情形，如果P成立，則B屬于背景文件，不需要告知請求人，如果P不成立，則B屬于PX或PY類文件，應(yīng)當(dāng)寫入報告告知請求人。

檢索出B屬于E類文件情形，如果P成立，則B屬于背景文件，不需要告知請求人；如果P不成立，則B屬于PE類文件，應(yīng)當(dāng)寫入報告告知請求人。

檢索出B屬于E類文件，同時B要求了優(yōu)先權(quán)的情形，如果P成立，B享有優(yōu)先權(quán)且優(yōu)先權(quán)日在P之前，則B屬于PE類文件，應(yīng)當(dāng)寫入報告告知請求人；如果P成立，B優(yōu)先權(quán)不成立，則B屬于背景文件，不需要告知請求人；如果P不成立，B無論優(yōu)先權(quán)是否成立，B屬于PE類文件，應(yīng)當(dāng)寫入報告告知請求人。

三、結(jié)語

外觀設(shè)計評價報告的檢索過程中如果遇到P類文件，結(jié)論是否注明對比設(shè)計屬于PX、PY或PE文件存在爭議，審查指南中只是說明這種情況下需要核實(shí)優(yōu)先權(quán)是否成立，也未曾明確表示是否需要注明，筆者認(rèn)為，當(dāng)檢索到的對比設(shè)計公開時間介于本專利的優(yōu)先權(quán)日和申請日之間的時候，如果本專利要求了優(yōu)先權(quán)，則對應(yīng)的對比設(shè)計屬于PX、PY或PE級文件，但需要對本專利所要求的優(yōu)先權(quán)是否成立進(jìn)行核實(shí)，最終才能確定對比設(shè)計是否確定構(gòu)成PX、PY或PE級文件，通過上述討論的本專利所要求的優(yōu)先權(quán)是否成立的不同情形，若對比設(shè)計構(gòu)成本專利的現(xiàn)有設(shè)計或者抵觸申請，即構(gòu)成了PX、PY或PE級文件，應(yīng)將“PX、PY或PE”寫入評價報告中“相關(guān)文件”表格，相當(dāng)于間接告知評價報告的請求人兩件事情，首先是本評價報告具有會導(dǎo)致需要核實(shí)外觀設(shè)計專利優(yōu)先權(quán)的文件，其次是審查員經(jīng)過核實(shí)優(yōu)先權(quán)后，對比設(shè)計構(gòu)成了本專利的現(xiàn)有設(shè)計或者抵觸申請，而且審查員還應(yīng)在評價報告中描述核實(shí)優(yōu)先權(quán)的過程。如果審查員經(jīng)過核實(shí)優(yōu)先權(quán)后，對比設(shè)計不構(gòu)成本專利的現(xiàn)有設(shè)計或者抵觸申請，雖然對比設(shè)計屬于PX、PY或PE級文件，但不構(gòu)成PX、PY或PE級文件，不需要列入評價報告，也不需要告知請求人。

參考文獻(xiàn)：

[1]中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局.專利審查指南.北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社.2010.