李仲（煙臺大學(xué)法學(xué)院，山東 煙臺 264005）

一、案情分析

2011年4月，上海市浦東新區(qū)人民法院對無錫艾弗國際貿(mào)易有限公司（以下簡稱無錫公司）訴香港鱷魚恤有限公司（以下簡稱鱷魚恤公司）一案作出一審判決，確認(rèn)原告無錫公司申報(bào)出口韓國的服裝上使用“Crocodile及圖”和“CROCODILE”商標(biāo)的行為不構(gòu)成對被告鱷魚恤公司在中國享有的“CROCODILE”注冊商標(biāo)專用權(quán)的侵犯。

浦東法院認(rèn)為，原告無錫公司接受境外公司委托進(jìn)行產(chǎn)品加工的行為是一種典型的涉外定牌加工行為，被告鱷魚恤公司認(rèn)為原告有在中國市場上銷售貼有“CROCODILE”商標(biāo)牛仔褲的可能，但沒有提出相應(yīng)的證據(jù)，所以不予采信。原告在加工的服裝上使用的“CROCODILE”商標(biāo)具有其商標(biāo)權(quán)利人合法的授權(quán)，主觀上沒有侵權(quán)的故意或者過錯，并且其定牌加工行為沒有在國內(nèi)銷售，不可能造成市場混淆，也沒有給被告鱷魚恤公司在中國市場造成損失或影響。同時(shí)法院指出，要想發(fā)揮商標(biāo)的功能與價(jià)值，必須將附著于商品之上的商標(biāo)在市場中流通。因此，原告的定牌加工行為不構(gòu)成對被告享有的注冊商標(biāo)專用權(quán)的侵犯。據(jù)此，法院作出了上述判決。

本案是涉外定牌加工中商標(biāo)侵權(quán)糾紛的一個典型案例，即在我國國內(nèi)加工生產(chǎn)境外注冊商標(biāo)的產(chǎn)品，其產(chǎn)品全部出口到國外、在國內(nèi)并沒有銷售的情況下，是否侵犯了在我國注冊了相同商標(biāo)的商標(biāo)權(quán)人的商標(biāo)專用權(quán)。長期以來，我國在知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域的理論研究存在許多不足，在涉外定牌加工商標(biāo)侵權(quán)認(rèn)定這一問題上體現(xiàn)的尤為突出，在商標(biāo)的地域性原則、混淆可能性理論、商標(biāo)的使用的含義等理論方面，學(xué)者中存在很大的分歧，至今仍沒有達(dá)成一致。

在司法實(shí)踐中，各地法院對《商標(biāo)法》第57條第1款的理解不同，導(dǎo)致審判結(jié)果截然不同。有的法院認(rèn)為應(yīng)嚴(yán)格按照《商標(biāo)法》第57條第1款的規(guī)定未經(jīng)商標(biāo)權(quán)注冊人的許可，在同一商品或類似商品上使用與注冊商標(biāo)相同或近似的商標(biāo)的既認(rèn)定為侵犯了他人的商標(biāo)專用權(quán)；而有的法院則認(rèn)為，在適用《商標(biāo)法》第57條第1款時(shí)，要根據(jù)案件的具體情況，考慮商標(biāo)地域性原則、混淆可能性理論及《商標(biāo)法實(shí)施條例》第3條中商標(biāo)的使用的含義等多方面因素來認(rèn)定是否對在中國享有商標(biāo)專用權(quán)的商標(biāo)權(quán)人構(gòu)成侵權(quán)。綜上所述，在由涉外定牌加工過程中引起的商標(biāo)侵權(quán)糾紛，分歧的焦點(diǎn)在于適用《商標(biāo)法》第57條第1款時(shí)是否還應(yīng)考慮地域性原則、混淆可能性理論及如何界定商標(biāo)的使用的含義。

二、定牌加工的定義

定牌加工，字面意為“原始設(shè)備制造者”，也稱“原產(chǎn)地委托加工”，指加工方根據(jù)定作方的要求，為其生產(chǎn)加工產(chǎn)品，并將特定商標(biāo)貼于該產(chǎn)品之后交付給定作方定作方根據(jù)約定向加工方支付加工費(fèi)用的一種貿(mào)易方式。有學(xué)者將其分為以下四類：第一，委托方是合法的商標(biāo)所有人或者合法的商標(biāo)使用權(quán)人，加工方只進(jìn)行中國境內(nèi)進(jìn)行加工制造而沒有在中國銷售；第二，委托方不是合法的商標(biāo)所有人或者商使用權(quán)人，加工方只在中國境內(nèi)進(jìn)行加工制造而沒有在中國銷售；第三，委托方是合法的商標(biāo)所有人或者是商標(biāo)使用權(quán)人，加工方在中國境內(nèi)進(jìn)行加工制造并在中國銷售；第四，委托方是不合法的商標(biāo)所有人或者是商標(biāo)使用權(quán)人，加工方在中國境內(nèi)進(jìn)行加工并在中國銷售。其中前兩種情況為嚴(yán)格意義上的定牌加工，即只是按照合同約定進(jìn)行產(chǎn)品加工制造但并不涉及產(chǎn)品的銷售，我們可以將其歸納為涉外定牌加工。而后兩種情況中加工企業(yè)不僅加工制作產(chǎn)品還在加工企業(yè)所在國銷售其產(chǎn)品，我們一般稱之為廣義的定牌加工。本文只討論前兩種情形，即委托方是我國境外合法或不合法的商標(biāo)所有人或商標(biāo)使用權(quán)人，加工方是我國加工企業(yè)，加工制作產(chǎn)品完畢后出口到國外，并不在國內(nèi)銷售，是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。

涉外定牌加工是指我國國內(nèi)的加工企業(yè)接受國外商標(biāo)權(quán)人或商標(biāo)使用權(quán)人的委托，生產(chǎn)制作貼有其注冊商標(biāo)的產(chǎn)品，加工完畢后將產(chǎn)品全部給委托方，且不在我國境內(nèi)銷售的一種貿(mào)易加工行為。

三、定牌加工商標(biāo)侵權(quán)認(rèn)定中的歸責(zé)原則及過錯判斷

定牌加工行為是否應(yīng)當(dāng)被禁止，涉及商標(biāo)侵權(quán)的歸責(zé)原則及過錯問題。

第一，在商標(biāo)法領(lǐng)域，過錯不是侵權(quán)成立的構(gòu)成要件。這一點(diǎn)，著名法學(xué)家鄭成思先生曾有很經(jīng)典的論述。在絕大多數(shù)國家，“在確認(rèn)是否侵害了知識產(chǎn)權(quán)并要求侵權(quán)人停止有關(guān)侵權(quán)活動時(shí)，應(yīng)采用‘無過錯原則’；在確定是否賠償被侵權(quán)人或確定賠償額度時(shí)，適用‘過錯原則’”如王遷先生也指出，只要未經(jīng)知識產(chǎn)權(quán)人許可，也沒有法律規(guī)定的免責(zé)事由，擅自實(shí)施受專有權(quán)利控制的行為即構(gòu)成“直接侵權(quán)”。至于行為人的狀態(tài)如何，是否具有主觀過錯，只影響損害賠償數(shù)額或救濟(jì)方法，并不影響對行為構(gòu)成“直接侵權(quán)”的認(rèn)定。

因此，在商標(biāo)法領(lǐng)域，判定商標(biāo)侵權(quán)成立的關(guān)鍵是看某種特定行為是否未經(jīng)權(quán)利人的許可，落入了商標(biāo)專用權(quán)的控制范圍內(nèi)，至于商標(biāo)使用人是否具有主觀上的過錯（故意或過失），在侵權(quán)是否成立的認(rèn)定上并不重要。當(dāng)然，在承擔(dān)賠償責(zé)任時(shí)，行為人的主觀狀態(tài)會有重要影響。這里必須指出，行為人不承擔(dān)賠償責(zé)任，并不意味著其行為不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，也不意味著不需要承擔(dān)停止侵權(quán)的法律責(zé)任。在本案中，法院首先應(yīng)解決的是原告無錫艾弗公司是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，而這一點(diǎn)，與其是否具有主觀過錯并無必然的聯(lián)系。

第二，退一步講，如果法院想對原告是否具有過錯進(jìn)行判斷，其思路和方法也是值得商榷的。過錯是指行為人通過其實(shí)施的侵害行為所表現(xiàn)出來的在法律和道德上應(yīng)受非難的故意與過失狀態(tài)。正如王衛(wèi)國先生所指出的，“過錯就是行為人未盡自己應(yīng)盡和能盡的注意而違反義務(wù)，因而為法律所不容認(rèn)的行為意志狀態(tài)”。本案中，無錫艾弗公司的主觀狀態(tài)，首先取決于它有沒有義務(wù)審查自己使用的標(biāo)識是否為可以合法使用的商標(biāo)，即是否會侵犯中國商標(biāo)權(quán)人的注冊商標(biāo)專用權(quán)。如果使用人有這個義務(wù)而沒有審查，那它就是有過錯的定牌加工行為人因?yàn)檩p信委托人在國外有合法商標(biāo)權(quán)，而不去審查該商標(biāo)標(biāo)識在中國是否可以合法使用，沒有盡到其應(yīng)盡的審查義務(wù)，所以是有過錯的。浦東法院主張無錫艾弗公司有韓國商標(biāo)權(quán)人的合法授權(quán)而沒有過錯，在邏輯上無法成立。

總之，商標(biāo)侵權(quán)之構(gòu)成并不以行為人過錯為要件。至于認(rèn)為只要有境外商標(biāo)權(quán)人的授權(quán)，就可以認(rèn)定定牌加工行為人沒有過錯，并進(jìn)而為判定其不侵權(quán)尋找理由的思路和方法，并不符合知識產(chǎn)權(quán)法的相關(guān)原理。