韓雪明樂

摘 要：對(duì)于專利文件的修改是否符合《專利法》第33條的規(guī)定，是審查實(shí)踐中容易出現(xiàn)分歧的熱點(diǎn)問題。對(duì)于包含化合物的申請(qǐng)，在化合物名稱均存在錯(cuò)誤時(shí)是否允許申請(qǐng)人對(duì)其進(jìn)行修改是值得深入研討的。在此，筆者結(jié)合具體案例對(duì)上述問題進(jìn)行了初步探析，以期為從事專利實(shí)踐的各方提供參照和啟示。

關(guān)鍵詞：專利法第33條;修改超范圍;化合物名稱

中圖分類號(hào)：D923.42??? 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A??? 文章編號(hào)：2095-4379-（2019）23-0244-02

《專利法》第33條規(guī)定“申請(qǐng)人可以對(duì)其專利申請(qǐng)文件進(jìn)行修改，但是，對(duì)發(fā)明和實(shí)用新型專利申請(qǐng)文件的修改不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍……”，在給予申請(qǐng)人修改申請(qǐng)文件的權(quán)利的同時(shí)也作出了相應(yīng)的限制。對(duì)于修改的限制作為我國(guó)專利先申請(qǐng)制度的有力保障，禁止申請(qǐng)人在申請(qǐng)日后通過修改引入新的技術(shù)內(nèi)容從而獲得不當(dāng)?shù)美?h3>一、對(duì)《專利法》第33條的理解

《專利審查指南》明確了原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍包括原說明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容和根據(jù)原說明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容以及說明書附圖能直接地、毫無疑義地確定的內(nèi)容;并且明確了審查員對(duì)申請(qǐng)人提交的修改文件進(jìn)行審查時(shí)，要嚴(yán)格掌握專利法第33條的規(guī)定[1]。目前，我國(guó)對(duì)于修改不得超范圍的判斷標(biāo)準(zhǔn)較美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)要嚴(yán)格得多[2]。在現(xiàn)階段，嚴(yán)格掌握33條是與我國(guó)目前的科技發(fā)展水平和專利法運(yùn)行情況相適應(yīng)的。雖然近年來我國(guó)在尖端技術(shù)的掌握和創(chuàng)新方面取得了一定突破，并在一些重要的領(lǐng)域達(dá)到了世界先進(jìn)水平，但是整體的科技水平和創(chuàng)新能力仍然有待提高，需要加快建設(shè)創(chuàng)新型國(guó)家;并且目前我國(guó)的創(chuàng)新主體對(duì)于專利制度的理解和運(yùn)用能力仍然較弱，首先就體現(xiàn)在專利申請(qǐng)的撰寫上。通過對(duì)于33條的嚴(yán)格掌握從而嚴(yán)格限制申請(qǐng)人對(duì)申請(qǐng)文件的在后修改，除了防止申請(qǐng)人獲得不當(dāng)?shù)美?，還能提高申請(qǐng)人對(duì)于原始申請(qǐng)文件的重視，敦促其充分公開技術(shù)內(nèi)容和提高撰寫水平，促進(jìn)專利技術(shù)信息的傳播和利用，并能嚴(yán)格保護(hù)其他主體在公開的技術(shù)信息的基礎(chǔ)上繼續(xù)創(chuàng)新進(jìn)程，具有多重意義。

在審查實(shí)踐中，修改是否超范圍卻是容易引起分歧和疑義的。除了各國(guó)專利法對(duì)在后修改的限制存在差異，申請(qǐng)人和審查員常常對(duì)于是否能根據(jù)原說明書和權(quán)利要求書記載的內(nèi)容“直接地、毫無疑義地確定”存在分歧。對(duì)于化學(xué)領(lǐng)域中涉及化合物的申請(qǐng)，在申請(qǐng)文件中的化合物名稱均存在錯(cuò)誤的情況下，是否允許申請(qǐng)文件中的明顯錯(cuò)誤的修改應(yīng)當(dāng)從兩方面進(jìn)行考慮，既不能讓申請(qǐng)人獲得不當(dāng)?shù)美惨_保公開的技術(shù)方案清楚并能夠?qū)嵤?h3>二、案例

申請(qǐng)?zhí)?01410406538.2

本案涉及一種單壁碳納米角-空心納米金復(fù)合物及其制備方法。原權(quán)利要求1為：

一種單壁碳納米角-空心納米金復(fù)合物的制備方法，其特征在于，包括以下步驟：

A.將單壁碳納米角粉末、水和鄰苯二甲酸二乙醇二丙烯酸酯以2mg：1.95mL：0.5mg的比例混合，超聲使單壁碳納米角粉末完全溶解，獲得單壁碳納米角溶液;

……

原說明書中還有如下相關(guān)記載：“……1%PDDA購自Sigma公司……”

根據(jù)審查員指出的“鄰苯二甲酸二乙醇二丙烯酸酯”不符合化合物通用命名法規(guī)則的缺陷，申請(qǐng)人答復(fù)時(shí)請(qǐng)求將“鄰苯二甲酸二乙醇二丙烯酸酯”（phthalic diglycol diacrylate，縮寫PDDA）改為“聚二烯丙基二甲基氯化銨”（poly（diallyl dimethyl ammonium chloride），縮寫也是PDDA）。并陳述了在修改命名錯(cuò)誤時(shí)發(fā)現(xiàn)原申請(qǐng)文件中對(duì)PDDA表達(dá)錯(cuò)誤，原想表達(dá)的PDDA為“聚二烯丙基二甲基氯化銨”，卻誤表達(dá)為“鄰苯二甲酸二乙二醇二丙烯酸酯”，還筆誤寫成了“鄰苯二甲酸二乙醇二丙烯酸酯”，要求對(duì)權(quán)利要求進(jìn)行修改，并陳述了如下理由：

（1）原說明書記載了“1%PDDA購自Sigma公司”，而從該公司網(wǎng)站對(duì)產(chǎn)品的檢索證明，該公司只出售“聚二烯丙基二甲基氯化銨”溶液產(chǎn)品，而沒有“鄰苯二甲酸二乙二醇二丙烯酸酯”出售;

（2）進(jìn)一步對(duì)比了化工品數(shù)據(jù)庫中記載的二者的性質(zhì)及其在本申請(qǐng)的技術(shù)方案中的作用：“聚二烯丙基二甲基氯化銨”作為一種水溶性表面活性劑，可以增加碳納米角的親水性，從而增加碳納米角在水中的分散性;而“鄰苯二甲酸二乙二醇二丙烯酸酯”本身是一種脂類，幾乎不溶于水，達(dá)不到上述效果，因此PDDA應(yīng)代表“聚二烯丙基二甲基氯化銨”。

應(yīng)當(dāng)如何考慮申請(qǐng)人陳述的上述意見呢？

對(duì)于申請(qǐng)人陳述的理由（1），其提交的有關(guān)PDDA供應(yīng)商Sigma公司的產(chǎn)品檢索結(jié)果證明是在申請(qǐng)人陳述上述意見時(shí)進(jìn)行的，并不能證明在本申請(qǐng)的申請(qǐng)日之前Sigma公司沒有提供過“鄰苯二甲酸二乙二醇二丙烯酸酯”產(chǎn)品，因此并不能以此為由排除PDDA是指“鄰苯二甲酸二乙二醇二丙烯酸酯”，因此該理由證據(jù)不足以被采信。

對(duì)于申請(qǐng)人陳述的理由（2），通過對(duì)這兩種化學(xué)物質(zhì)進(jìn)行檢索，能夠確定其性質(zhì)存在差別，特別是在水中的溶解度具有相當(dāng)?shù)牟町悾骸熬鄱┍谆然@”為常用表面活性劑并易溶于水，而“鄰苯二甲酸二乙二醇二丙烯酸酯”不溶于水并常作為合成聚合物的單體使用。在本案的技術(shù)方案中，PDDA與水和單壁碳納米角粉末混合，通過超聲獲得單壁碳納米角溶液。本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠理解，在此過程中，PDDA與超聲的作用都是為了分散單壁碳納米角從而形成均一的溶液。由此推定，PDDA能夠溶于水并起到表面活性劑的作用;而作為屬于脂類的“鄰苯二甲酸二乙二醇二丙烯酸酯”不能溶于水、也起不到表面活性劑的作用并且也無法形成水溶液，不能實(shí)現(xiàn)本案的技術(shù)方案并達(dá)到相應(yīng)的技術(shù)效果。此外，通過進(jìn)一步檢索，并沒有發(fā)現(xiàn)縮寫PDDA用于表示除了“鄰苯二甲酸二乙二醇二丙烯酸酯”和“聚二烯丙基二甲基氯化銨”之外的其他化學(xué)物質(zhì)。

因此，通過對(duì)于本申請(qǐng)技術(shù)方案中PDDA的應(yīng)用、結(jié)合化學(xué)品數(shù)據(jù)庫中的相關(guān)記載和本領(lǐng)域技術(shù)人員的背景知識(shí)，能夠判斷PDDA應(yīng)當(dāng)是指“聚二烯丙基二甲基氯化銨”，從而應(yīng)當(dāng)允許申請(qǐng)人對(duì)于PDDA的錯(cuò)誤表述進(jìn)行更正修改，并不會(huì)使申請(qǐng)人獲得不當(dāng)?shù)美?，卻避免了公告文本對(duì)公眾產(chǎn)生誤導(dǎo)。

三、啟示

由該案例可得如下啟示：對(duì)于化學(xué)領(lǐng)域的專利申請(qǐng)，涉及到具體化合物的名稱和縮寫時(shí)，審查員應(yīng)當(dāng)注意核實(shí)化合物的名稱和縮寫是否正確、是否相互對(duì)應(yīng)，化合物的命名是否符合通用的命名規(guī)則，以及化合物是否能夠?qū)崿F(xiàn)技術(shù)方案并達(dá)到相應(yīng)的技術(shù)效果。如果化合物或其縮寫存在錯(cuò)誤，審查員通過核實(shí)和檢索能夠盡早發(fā)現(xiàn)，并指出該缺陷要求申請(qǐng)人進(jìn)行陳述和修改，能夠避免將審查過程復(fù)雜化或者延長(zhǎng)審查程序。尤其是針對(duì)授權(quán)案件，審查員應(yīng)當(dāng)至少在授權(quán)之前指出化合物名稱或縮寫存在的錯(cuò)誤，避免授權(quán)后對(duì)權(quán)利要求保護(hù)范圍的確定造成不利影響，以及授權(quán)文本公告后該錯(cuò)誤對(duì)于公眾對(duì)技術(shù)方案的理解和利用造成障礙。

[ 參 考 文 獻(xiàn) ]

[1]中華人民共和國(guó)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局.專利審查指南（2010）[M].北京：知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社，2009：243.

[2]鄭希元，李海霞.淺析“二次概括”是否修改超范圍的中美差異[J].中國(guó)發(fā)明與專利，2018（11）：49.