申 健 劉 苗

國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作北京中心，北京 100081

專利法第9條第1款規(guī)定，同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權(quán)。而同樣的外觀設(shè)計，是指外觀設(shè)計相同或者實質(zhì)相同。作為外觀設(shè)計初步審查和無效宣告的條款，在審查實踐中，發(fā)現(xiàn)一定比例的案件由于不符合該規(guī)定在初審階段被駁回，在無效宣告中被無效。

這種情況，大多是因為申請人忽視了外觀設(shè)計合案申請制度的運用，而這些設(shè)計實質(zhì)相同，屬于同樣的外觀設(shè)計?，F(xiàn)行的處理方式是要求同一申請人自己選擇或者不同申請人間協(xié)商決定保留一件申請，主動撤回其他申請，沒有可以同時保留多項外觀設(shè)計的救濟方式。

專利法第59條規(guī)定，外觀設(shè)計專利權(quán)的保護范圍以表示在圖片或者照片中的該產(chǎn)品的外觀設(shè)計為準(zhǔn)。即使是實質(zhì)相同的外觀設(shè)計，相互之間也有一定的區(qū)別，其保護的外延并不完全相同，一項設(shè)計的保護范圍明顯小于兩項。

也有部分申請人也會選擇放棄之前的兩件或多件申請，重新提交一件合案申請，但這導(dǎo)致申請日后延。

那么，在現(xiàn)行的法律制度下，不符合專利法第9條第1款規(guī)定的案件是否只能按照上述方式進行處理，是否可以在審查過程中進行合案，筆者將在下面進行討論。

一、中國現(xiàn)行有關(guān)合案申請的法律規(guī)定

專利法第31條第2款和實施細(xì)則第35條規(guī)定了多項外觀設(shè)計可以合案申請的條件，也就是常說的套件申請和相似設(shè)計申請。如果申請人按照套件或者相似設(shè)計提交了申請，但實質(zhì)上不符合上述規(guī)定，根據(jù)專利法實施細(xì)則42條和43條的規(guī)定，申請人可以主動提出分案，將一件申請分成兩件或多件，專利局也可以發(fā)出通知書要求申請人進行分案。

對于申請人主動提出分案的情況，即使其符合套件申請的構(gòu)成條件，也可以就原申請中的一項或者多項外觀設(shè)計進行分案，充分尊重請求原則。例如，申請人將設(shè)計風(fēng)格相同的一個碗和一個湯匙作為套件提交一件申請，在該申請被授予專利權(quán)之前，申請人可以提交分案請求，將碗和湯匙在兩件申請中分別進行保護，兩件申請享有相同的申請日，其既沒有擴大也沒有縮小申請人請求保護的范圍。

合案申請進行分案是一個流暢的過程，不管是申請人發(fā)起還是專利局發(fā)起，最終的保護范圍都與申請日提交的視圖中表示的產(chǎn)品的外觀設(shè)計的保護范圍相同。從理論上講，一件申請分成多件申請的逆流程，即同日提交的多件申請合并為一件申請，若其滿足上述合案申請的相關(guān)規(guī)定，也沒有擴大申請人的保護范圍，符合專利法的立法初衷。

二、其他國家相關(guān)法律規(guī)定

在世界各國(地區(qū))的外觀設(shè)計專利保護制度中，“一設(shè)計一專利”是各國都遵循的單一性原則，合案申請制度作為單一性原則的例外情形而設(shè)定，其目的均是便于專利管理機關(guān)對申請專利的管理。

歐盟、WIPO有較為寬松的復(fù)數(shù)外觀設(shè)計申請制度，可以將屬于洛迦諾分類表中同一大類的產(chǎn)品注冊在一件申請中，合案申請的項數(shù)最多100項。日本、韓國有嚴(yán)格的成套產(chǎn)品申請制度，規(guī)定特定類別的產(chǎn)品可以在一件申請中提交；美國允許將設(shè)計風(fēng)格一致的同一個產(chǎn)品的不同設(shè)計合案申請[1]。

但是，上述規(guī)定均要求申請日即在同一件申請中提出，并沒有關(guān)于申請日后兩件申請直接合案為一件申請的相關(guān)規(guī)定，但可以利用一些現(xiàn)有的制度實現(xiàn)相同的目的。

(一)本國優(yōu)先權(quán)制度

對于可以要求外觀設(shè)計本國優(yōu)先權(quán)的國家，在滿足該國其他有關(guān)合案申請相關(guān)法律的情況下，可以放棄在先提交的多件申請，要求在先多件申請的本國優(yōu)先權(quán)，重新提交一件申請。

利用本國優(yōu)先權(quán)制度，既能享有原申請的申請日，又能將多項外觀設(shè)計合成一件申請，避免前文所述情況的發(fā)生，但是外觀設(shè)計本國優(yōu)先權(quán)一般要求自在先申請之日起6個月內(nèi)提交再后申請，超出期限要求，則不能享有優(yōu)先權(quán)。

(二)關(guān)聯(lián)申請制度

日本和韓國具有關(guān)聯(lián)申請制度，在一件外觀設(shè)計的申請日之后、授權(quán)公告日之前，申請人可以就與該外觀設(shè)計相似的其他外觀設(shè)計提交關(guān)聯(lián)申請，關(guān)聯(lián)申請的數(shù)量不限，關(guān)聯(lián)設(shè)計與在先的主外觀設(shè)計具有相對獨立的保護范圍，關(guān)聯(lián)設(shè)計不會因為與主外觀設(shè)計相近似而被無效，二者需要共同許可和轉(zhuǎn)讓，同時關(guān)聯(lián)設(shè)計的保護期限與主外觀設(shè)計相同[2]。

關(guān)聯(lián)申請是在主外觀設(shè)計申請日之后、授權(quán)公告日之前提出的與主外觀設(shè)計相似的申請，在一定的時間范圍內(nèi)，有助于申請人保護其同系列近似的產(chǎn)品的外觀設(shè)計。若申請人同日提交了兩件相似的外觀設(shè)計，需撤回一件，之后以關(guān)聯(lián)申請的形式提交，即可同時獲得保護。

三、中國可采用的處理方式

在專利法第四次修改中，外觀設(shè)計將引入本國優(yōu)先權(quán)制度，其在一定程度上可以解決前文所述問題，但其時間窗口期僅為自申請日起6個月，超過6個月，申請人就無法獲得救濟。

采用關(guān)聯(lián)申請制度，只要在主外觀設(shè)計申請日之后授權(quán)公告日之前，申請人均可以提交關(guān)聯(lián)設(shè)計，不限數(shù)量。申請人采用該種救濟途徑時，只能保留在先申請的一件申請，撤回其他申請并以關(guān)聯(lián)申請的形式重新提交。引入關(guān)聯(lián)申請制度，涉及到法律框架的修改，需要專題研究、理論論證、其他法條的適應(yīng)性修改等一系列工作，耗時長，難度大。

除了上述兩種救濟途徑，我們是否可以在不違反現(xiàn)有法律規(guī)定的情況下，允許申請人在提出申請后將兩件實質(zhì)相同的申請合并為一件申請？

在滿足其他授權(quán)條件的情況下，將兩件申請合并為一件申請，要面臨兩個問題，首先是其是否滿足單一性的要求，其次是是否超范圍。

專利法第9條第1款規(guī)定，同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權(quán)，同樣的外觀設(shè)計，是指外觀設(shè)計相同或者實質(zhì)相同。相同的外觀設(shè)計當(dāng)然只能授予一項專利權(quán)，而實質(zhì)相同的外觀設(shè)計是否滿足相似外觀設(shè)計申請的標(biāo)準(zhǔn)呢？審查指南中對實質(zhì)相同的外觀設(shè)計進行了窮舉，對相似外觀設(shè)計進行了列舉，通過對比可知，實質(zhì)相同的外觀設(shè)計的判斷標(biāo)準(zhǔn)較相似設(shè)計的判斷標(biāo)準(zhǔn)更為嚴(yán)格，若因?qū)嵸|(zhì)相同違反專利法第9條第1款的規(guī)定，則其應(yīng)該可以作為相似設(shè)計提交申請。

對于超范圍的問題，從狹義上講，不管將原申請A合入B中，還是將B合入A中，均超出了原申請視圖表示的范圍；但從廣義上講，設(shè)立超范圍制度的初衷在于通過限定申請人的修改范圍，維護先申請原則、平衡申請人和社會公眾之間的利益。對于同日提交的兩件實質(zhì)相同的申請，合并為一件申請后其保護范圍與原來兩件申請相同，并沒用擴大申請人的權(quán)利范圍，自然也沒有侵犯到社會公眾的利益，只是對申請人因不了解專利法規(guī)定造成的問題的一種救濟，有助于幫助申請人保護自己的智力勞動成果，鼓勵發(fā)明創(chuàng)造。

通過上述分析可知，將實質(zhì)相同的兩件外觀設(shè)計申請合為一件申請，其滿足相似設(shè)計合案申請的要求，從廣義上講也未擴大申請人的保護范圍，侵犯社會公眾的利益，在不改變現(xiàn)行法律制度的情況下，能夠幫助申請人解決申請日沒有正確使用合案申請制度的問題，在具體的審查實踐中較為容易執(zhí)行，可以允許申請人將同日提交的多件實質(zhì)相同的申請合并為一件申請，主動撤回其他申請。

四、小結(jié)

對于申請人沒有按照合案申請的方式提交專利申請，導(dǎo)致其不符合專利法第9條第1款的規(guī)定，本文對我國可以采取的救濟方式進行了討論。第一，可以采用本國優(yōu)先權(quán)制度，但是時間窗口較短；第二，采用日韓的關(guān)聯(lián)申請制度，但其涉及專利法修改，時間長難度大；第三，通過廣義解釋外觀設(shè)計超范圍的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，允許申請人將同日提交的多件實質(zhì)相同的申請合并為一件申請，其他申請主動撤回，在不改變現(xiàn)有法律的情況下僅改變具體審查方式，給予申請人有利的保護。