企業(yè)防御商標(biāo)戰(zhàn)略
——以騰訊公司“企鵝”圖形商標(biāo)為例

（大連理工大學(xué)知識(shí)產(chǎn)權(quán)學(xué)院，遼寧 盤錦 124221）

隨著經(jīng)濟(jì)全球化的發(fā)展，人們對(duì)于品牌的追求和認(rèn)可度越來越高，但這同時(shí)也伴隨著大量“搭便車”現(xiàn)象的產(chǎn)生，因此許多企業(yè)便通過注冊(cè)防御商標(biāo)來保護(hù)自己的基礎(chǔ)商標(biāo)不被侵犯，這是一種保護(hù)自己企業(yè)品牌的方式[1]。但根據(jù)我國律法相關(guān)規(guī)定，防御商標(biāo)便會(huì)因注冊(cè)商標(biāo)無正當(dāng)理由連續(xù)三年不使用而被撤銷制度被撤銷，從而使得防御商標(biāo)的作用無法更好地實(shí)現(xiàn)。為避免此種情況的發(fā)生，多數(shù)企業(yè)會(huì)對(duì)防御商標(biāo)進(jìn)行三年一注冊(cè)的方式來保證防御商標(biāo)的合法性，但這無疑給企業(yè)增加了成本，給商標(biāo)管理部門增添了工作量。本文將以騰訊公司“企鵝”圖形商標(biāo)為例，研究防御商標(biāo)與注冊(cè)商標(biāo)無正當(dāng)理由連續(xù)三年不使用而被撤銷制度之間的沖突，從而給予權(quán)利人更好的保護(hù)。

一、案件摘要

騰訊科技(深圳)有限公司（以下簡稱騰訊公司）向商標(biāo)局申請(qǐng)注冊(cè)防御商標(biāo)，商標(biāo)局核準(zhǔn)注冊(cè)該防御商標(biāo)。原撤銷申請(qǐng)人上海仟果企業(yè)管理有限公司對(duì)原撤銷被申請(qǐng)人騰訊公司的商標(biāo)申請(qǐng)撤銷，商標(biāo)局決定撤銷。2017 年1 月20日騰訊公司因商標(biāo)（復(fù)審商標(biāo)）撤銷一案，不服商標(biāo)局決定，向商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)申請(qǐng)復(fù)審，經(jīng)審理后，商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)認(rèn)為：騰訊公司所提證據(jù)無法形成完整的證據(jù)鏈，無法證明商標(biāo)在指定期間內(nèi)在核定服務(wù)上得以真實(shí)有效的商業(yè)性使用，故該商標(biāo)在復(fù)審服務(wù)上的注冊(cè)予以撤銷。

二、相關(guān)法律問題

（一）基礎(chǔ)商標(biāo)與防御商標(biāo)的界定

基于上述案件的裁判我們可以看出正確區(qū)分基礎(chǔ)商標(biāo)和防御商標(biāo)是企業(yè)的必備功課?；A(chǔ)商標(biāo)是防衛(wèi)性注冊(cè)商標(biāo)的對(duì)應(yīng)面，也是防衛(wèi)性注冊(cè)商標(biāo)存在的基礎(chǔ)，防衛(wèi)性商標(biāo)存在的主要作用是保護(hù)基礎(chǔ)商標(biāo)功能的實(shí)現(xiàn)以及加強(qiáng)正商標(biāo)和權(quán)利人之間的聯(lián)系緊密度。

（二）基礎(chǔ)商標(biāo)為馳名商標(biāo)時(shí)的處理

探討何種類型的防御商標(biāo)會(huì)被撤銷前，必須明確的是防御商標(biāo)并非馳名商標(biāo)專屬。從現(xiàn)階段我國商標(biāo)注冊(cè)制度以及實(shí)踐來看，無論是馳名還是非馳名商標(biāo)，都有大量的防御商標(biāo)。對(duì)于惡意囤積的大量商標(biāo)，無正當(dāng)理由不使用，目的多為待價(jià)而沽，其存在就是一種不正義，理應(yīng)被撤銷。

但馳名商標(biāo)的防御商標(biāo)在無正當(dāng)理由連續(xù)三年不使用的案件中應(yīng)不予撤銷。具體分析如下：

第一，眾所周知，防御商標(biāo)注冊(cè)的主要目的就不是為了使用，且大多數(shù)防御商標(biāo)根本就不可能在所有類別上都真實(shí)有效的使用，那么若不加區(qū)分地按照商標(biāo)使用標(biāo)準(zhǔn)來審查，則會(huì)出現(xiàn)大量的防御商標(biāo)被撤銷的現(xiàn)象[2]。

其二，從騰訊企鵝商標(biāo)被撤銷案件的結(jié)果來看，該案防御商標(biāo)的基礎(chǔ)商標(biāo)為馳名商標(biāo)，即使騰訊相關(guān)商標(biāo)被撤銷了，撤銷人也是不可以直接使用騰訊公司的圖像進(jìn)行商標(biāo)注冊(cè)，如撤銷人直接使用該圖樣進(jìn)行商標(biāo)注冊(cè)，在該圖形已經(jīng)被認(rèn)定為馳名商標(biāo)，并被廣大消費(fèi)者所熟知的情況下，極易造成消費(fèi)者的混淆與誤認(rèn)，并且淡化馳名商標(biāo)的顯著性。

其三，騰訊公司的圖像若在先進(jìn)行過著作權(quán)的登記，也會(huì)對(duì)在后申請(qǐng)商標(biāo)構(gòu)成權(quán)利障礙，在后商標(biāo)的注冊(cè)將直接違反《商標(biāo)法》第32 條之規(guī)定，結(jié)果還是會(huì)被不予注冊(cè)，在先權(quán)利對(duì)于在后商標(biāo)的成功注冊(cè)也是不容忽略的因素。

因此，基于上述三點(diǎn)闡述，對(duì)于馳名商標(biāo)的防御商標(biāo)不以三年不使用為由將其撤銷也并非不可。

（三）基礎(chǔ)商標(biāo)為普通商標(biāo)時(shí)的分類處理

馳名商標(biāo)的防御商標(biāo)可免于撤銷，并不代表所有類型的防御商標(biāo)在無正當(dāng)理由連續(xù)三年不使用時(shí)都不會(huì)被撤銷，普通商標(biāo)的防御商標(biāo)依然要進(jìn)行商標(biāo)性使用，即商標(biāo)權(quán)利人必須具有真實(shí)使用商標(biāo)意圖和存在實(shí)際商標(biāo)使用行為。因此，當(dāng)基礎(chǔ)商標(biāo)為普通商標(biāo)時(shí)，象征性的商標(biāo)使用行為通常也不會(huì)被認(rèn)可，所謂象征性的使用是指為了規(guī)避撤銷制度而進(jìn)行的商標(biāo)使用。象征性使用之所以不被認(rèn)可，主要是因?yàn)樯虡?biāo)權(quán)利人缺乏使用意圖。

三、臨近三年再注冊(cè)存在的問題

對(duì)于防御商標(biāo)的保護(hù)，臨近三年再注冊(cè)的方式是很多大企業(yè)比較熱衷的方式，主要原因在于成本較低，同時(shí)又能夠保證商標(biāo)不被他人搶注，而且還巧妙的避開了連續(xù)三年不使用被撤銷的風(fēng)險(xiǎn)[3]。查閱這類企業(yè)的商標(biāo)注冊(cè)情況可知，其商標(biāo)注冊(cè)量居高不下，甚至出現(xiàn)了商標(biāo)圈地現(xiàn)象，加重了商標(biāo)審查工作的負(fù)擔(dān)，也造成了商標(biāo)資源的閑置與浪費(fèi)。因此，當(dāng)基礎(chǔ)商標(biāo)為馳名商標(biāo)時(shí)，其防御商標(biāo)在注冊(cè)商標(biāo)無正當(dāng)理由連續(xù)三年不使用而被撤銷的制度中免于撤銷，權(quán)利人完全沒必要臨近三年重新注冊(cè)一遍商標(biāo)，如此，既可大大降低商標(biāo)注冊(cè)、維權(quán)成本，也可減輕商標(biāo)審查工作的負(fù)擔(dān)。若基礎(chǔ)商標(biāo)為普通商標(biāo)，其注冊(cè)的防御商標(biāo)并未實(shí)際使用，臨近三年時(shí)原注冊(cè)人更應(yīng)該結(jié)合企業(yè)現(xiàn)狀再規(guī)劃是否會(huì)繼續(xù)開拓某項(xiàng)產(chǎn)業(yè)，若無此類計(jì)劃，則無需臨近3 年再注冊(cè)。若需要繼續(xù)維持其防御商標(biāo)的效力，就必須再次注冊(cè)，如此被撤銷的風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)如影隨形，而且該種做法并未得到法律的支持，未來該種做法也有可能被不予認(rèn)可。

結(jié)論

本文通過對(duì)騰訊公司“企鵝”圖形防御商標(biāo)被撤銷案例進(jìn)行分析，研究防御商標(biāo)與注冊(cè)商標(biāo)無正當(dāng)理由連續(xù)三年不使用而被撤銷制度的沖突以及相關(guān)的防御商標(biāo)和基礎(chǔ)商標(biāo)的界定。提出當(dāng)基礎(chǔ)商標(biāo)為馳名商標(biāo)時(shí)，其防御商標(biāo)在無正當(dāng)理由連續(xù)三年不使用的案件中應(yīng)不予撤銷的處理方式，和當(dāng)基礎(chǔ)商標(biāo)為普通商標(biāo)時(shí)應(yīng)分類處理，重點(diǎn)看權(quán)利人是否具有使用意圖。同時(shí)指出臨近三年再注冊(cè)存在的問題，加重了商標(biāo)審查工作的負(fù)擔(dān)。