基于3GPP涉標(biāo)案件的無效案件談優(yōu)先權(quán)的審查

潘小丹 李韌

國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作北京中心 北京 100160

引言

3GPP涉標(biāo)案件是伴隨著3GPP標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)技術(shù)主題的預(yù)研、討論而產(chǎn)生的，其技術(shù)方案具有較好的延續(xù)性，具備了利用優(yōu)先權(quán)這一制度的基礎(chǔ)，而隨著3GPP標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)技術(shù)主題的討論的進(jìn)行，標(biāo)準(zhǔn)中所傾向于采用的方案也在不斷修改、細(xì)化，最后寫入標(biāo)準(zhǔn)的方案與上述已提交的專利申請存在諸多不同，為了能夠享有相同的相關(guān)日，申請人傾向于利用優(yōu)先權(quán)制度，提交在后申請時將請求保護(hù)的方案修改為與標(biāo)準(zhǔn)相對應(yīng)[1]。

1 通信領(lǐng)域無效案件基本情況

選取通信領(lǐng)域中授權(quán)公告日在2010年以后以無效決定全部關(guān)鍵性證據(jù)均未在實(shí)審檢索報(bào)告中引用的158件案件以及部分關(guān)鍵性證據(jù)未在實(shí)審檢索報(bào)告中引用過的28件案件所構(gòu)成的186件案件為基礎(chǔ)，其中涉及3GPP案件專利為62件。在上述62件3GPP涉標(biāo)案件中，55件要求了本國或外國優(yōu)先權(quán)。由此可見，3GPP涉標(biāo)案件中要求優(yōu)先權(quán)的比例較高。

2 實(shí)際案例分析

以下結(jié)合具體案例來說明。

案例：2010105232844

優(yōu)先權(quán)日：2007年08月13日，2007年08月23日

申請日：2007年11月29日

2.1 技術(shù)問題

如何減少EPC存儲空間消耗。

2.2 實(shí)審階段

檢索報(bào)告中將3GPP提案R3-071463列為PX類文獻(xiàn)，在一通中僅指出分案申請超范圍的缺陷，申請人修改克服該缺陷后，審查員予以授權(quán)。授權(quán)權(quán)利要求如下：一種演進(jìn)網(wǎng)絡(luò)中切換過程中非接入層消息的處理方法，其特征在于，該方法包括：源演進(jìn)基站S-eNB接收演進(jìn)分組核心EPC中的移動管理實(shí)體MME發(fā)送的直傳消息，所述直傳消息中攜帶所述EPC中的MME發(fā)給用戶設(shè)備UE的非接入層NAS消息；所述S-eNB向所述EPC中的MME發(fā)送直傳失敗消息或直傳響應(yīng)消息，所述直傳失敗消息或直傳響應(yīng)消息中攜帶原因值和從所述EPC中的MME接收到的未向所述UE發(fā)送成功的NAS消息，所述直傳失敗消息或直傳響應(yīng)消息中攜帶的原因值包括UE正在發(fā)生切換。

2.3 無效階段

核實(shí)了本申請要求享有的最早優(yōu)先權(quán)不成立，從而實(shí)審檢索報(bào)告中列出的PX成為X類文獻(xiàn)，采用該文獻(xiàn)評述了上述方案不具備創(chuàng)造性。具體的，合議組認(rèn)為：優(yōu)先權(quán)申請所要解決的問題是在演進(jìn)網(wǎng)絡(luò)中切換失敗時EPC如何能正確將NAS消息發(fā)送到UE，其并不涉及本專利所述的如何減少EPC存儲空間消耗的問題。從所采用的技術(shù)方案和實(shí)現(xiàn)的技術(shù)效果來看，第一個優(yōu)先權(quán)申請是在切換失敗時由S-eNB向EPC發(fā)送包括UE當(dāng)前位置的消息，即告知UE已返回S-eNB服務(wù)區(qū)域，使EPC在切換失敗時能正確獲知UE的位置，在需要向UE發(fā)送NAS消息時，可以通過S-eNB向UE發(fā)送NAS消息，從而實(shí)現(xiàn)切換失敗時向UE正確發(fā)送NAS消息的目的；而本專利則是通過在S-eNB向EPC中的MME發(fā)送的直傳失敗消息或直傳響應(yīng)消息中攜帶從所述EPC中的MME接收到的未向所述UE發(fā)送成功的NAS消息，使得EPC只需要在NAS消息傳送失敗時才需要緩存該NAS消息，從而實(shí)現(xiàn)減少EPC存儲空間消耗的目的。此外，雖然第一個優(yōu)先權(quán)申請圖7的步驟704中記載了“EPC接收到直傳失敗消息或直傳響應(yīng)消息后，緩存發(fā)送NAS消息”，然而根據(jù)第一個優(yōu)先權(quán)申請記載的整體技術(shù)方案可以理解，這里“緩存”的是即將發(fā)送的NAS消息，而不是已經(jīng)發(fā)出的未發(fā)送成功的NAS消息，也即第一個優(yōu)先權(quán)申請中沒有公開或者暗示通過直傳失敗消息或直傳響應(yīng)消息攜帶未發(fā)送成功的NAS消息，因此本領(lǐng)域技術(shù)人員不能直接地、毫無疑義地確定出通過直傳失敗或直傳響應(yīng)消息將EPC中的MME已經(jīng)發(fā)出的未發(fā)送成功的NAS消息返回給EPC中的MME。

2.4 案件啟示

審查員針對方案在3GPP數(shù)據(jù)庫進(jìn)行了充分檢索，獲得了能夠影響本案創(chuàng)造性的PX類文獻(xiàn)，但未能準(zhǔn)確把握優(yōu)先權(quán)核實(shí)的原則，錯誤認(rèn)定優(yōu)先權(quán)成立，導(dǎo)致了不當(dāng)授權(quán)。如果專利或?qū)＠暾埖膬?yōu)先權(quán)成立，則評價其是否具備新穎性、創(chuàng)造性的現(xiàn)有技術(shù)的時間節(jié)點(diǎn)將前移到所述優(yōu)先權(quán)日；反之，應(yīng)當(dāng)以申請日作為界定現(xiàn)有技術(shù)的時間節(jié)點(diǎn)。優(yōu)先權(quán)是否成立的判斷難點(diǎn)在于：在先申請中的相關(guān)記載是否是籠統(tǒng)或者含糊的、是否僅僅只有暗示，從在先申請的相關(guān)記載是否能夠直接和毫無疑義地得出當(dāng)前申請的方案。應(yīng)當(dāng)區(qū)分優(yōu)先權(quán)是否成立的判斷和新穎性的判斷。在核對優(yōu)先權(quán)時，應(yīng)當(dāng)區(qū)分優(yōu)先權(quán)中“相同主題的發(fā)明創(chuàng)造”與新穎性判斷中的“同樣的發(fā)明或?qū)嵱眯滦汀钡模赐瑯佣家捎脝为?dú)對比的方式進(jìn)行四個方面的整體判斷，但“相同主題”的判斷卻更為嚴(yán)格。針對優(yōu)先權(quán)核實(shí)，專利審查指南第二部分第八章第4.6.2節(jié)規(guī)定了一般原則，即判斷在后申請中各項(xiàng)權(quán)利要求所述的技術(shù)方案是否清楚地記載在上述在先申請的文件中。如果在先申請對上述技術(shù)方案中某一或者某些技術(shù)特征只做了籠統(tǒng)或者含糊的闡述，甚至僅僅只有暗示，而要求優(yōu)先權(quán)的申請?jiān)黾恿藢@一或者這些技術(shù)特征的詳細(xì)敘述，以至于所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員認(rèn)為該技術(shù)方案不能從在先申請中直接和毫無疑義地得出，則該在先申請不能作為在后申請要求優(yōu)先權(quán)的基礎(chǔ)。

3 結(jié)束語

由于3GPP涉標(biāo)案件的特殊性，相較于通信領(lǐng)域其他案件，優(yōu)先權(quán)不成立的概率較高，因此，在審查中，應(yīng)當(dāng)更加關(guān)注對P類文獻(xiàn)的檢索。在檢索到PX文件后，應(yīng)當(dāng)針對優(yōu)先權(quán)是否成立進(jìn)行核實(shí)，尤其是針對要求了多個優(yōu)先權(quán)且為3GPP涉標(biāo)申請的情況，更應(yīng)當(dāng)仔細(xì)核對最早優(yōu)先權(quán)是否成立，即應(yīng)當(dāng)把在先申請作為一個整體進(jìn)行分析研究，只要在先申請文件清楚地記載了在后申請權(quán)利要求所述的技術(shù)方案，就應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該在先申請與在后申請涉及相同的主題。