黃國群,夏媛媛

(華東政法大學 知識產(chǎn)權(quán)學院,上海 200050)

0 引言

近年來我國專利申請量與授權(quán)量逐年攀升,2021年專利授權(quán)量已達到69.6萬件,位居世界第一[1]。伴隨著專利數(shù)量激增,低質(zhì)量專利也層出不窮,其通常創(chuàng)造性不高,權(quán)利瑕疵明顯。我國《專利法》將創(chuàng)造性界定為具有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步性,實務界和學術(shù)界通行的創(chuàng)造性判斷方法為“三步法”。然而,三步法并非完美,由于實踐中的僵化應用、三步法自身適用范圍的有限性以及事后思維的局限性等,不符合專利授權(quán)條件的問題專利亦能獲得授權(quán),偏離了專利法鼓勵創(chuàng)新的立法宗旨。為提高專利創(chuàng)造性判斷客觀性和準確性,近年來世界各國在專利審查實踐中逐步引入肇始于美國專利法中的“發(fā)明構(gòu)思”方法,發(fā)明構(gòu)思也成為一種輔助性審查方法和審查原則。本文以發(fā)明構(gòu)思為理論視角,嘗試建構(gòu)一種在創(chuàng)造性判斷中增加發(fā)明構(gòu)思審查環(huán)節(jié)的方法,有效過濾部分明顯缺乏創(chuàng)造性的專利申請,對低質(zhì)量專利起到有效排除和過濾作用,進而有效節(jié)約審查資源,提高審查質(zhì)效。本研究希望能夠強化低質(zhì)量專利的源頭治理,提升授權(quán)專利的創(chuàng)造性質(zhì)量。

1 發(fā)明構(gòu)思概念及實踐應用

1.1 “發(fā)明構(gòu)思”概述

縱觀現(xiàn)行《專利法》《專利法實施細則》與《專利審查指南》(2020年版),“發(fā)明構(gòu)思”概念總計出現(xiàn)過3次?！秾＠ā返?1條單一性原則中首次提及“總的發(fā)明構(gòu)思”,規(guī)定“屬于一個總的發(fā)明構(gòu)思的兩項以上的發(fā)明或者實用新型,可以作為一件申請?zhí)岢觥薄！秾＠▽嵤┘殑t》第34條對其進一步解釋,“可以作為一件專利申請?zhí)岢龅膶儆谝粋€總的發(fā)明構(gòu)思的兩項以上的發(fā)明或者實用新型,應當在技術(shù)上相互關聯(lián),包含一個或者多個相同或者相應的特定技術(shù)特征”。同時,《專利審查指南》對這個概念作了進一步說明,明確“屬于一個總的發(fā)明構(gòu)思的兩項以上的發(fā)明在技術(shù)上必須相互關聯(lián),這種相互關聯(lián)是以相同或者相應的特定技術(shù)特征表示在它們的權(quán)利要求中的[2]”。簡而言之,現(xiàn)行專利法律體系中僅在單一性原則處提及“總的發(fā)明構(gòu)思”一詞,僅在專利申請過程中采納了“總的發(fā)明構(gòu)思”這一概念,但尚未就發(fā)明構(gòu)思給出明確定義,也從未將發(fā)明構(gòu)思方法納入創(chuàng)造性判斷中。盡管現(xiàn)有專利法體系中沒有明確將發(fā)明構(gòu)思規(guī)定為審查原則,但是原國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復審委員會編著的《以案說法—專利復審、無效典型案例指引》一書已經(jīng)對發(fā)明構(gòu)思進行定義:一般是指在發(fā)明創(chuàng)造的完成過程中,發(fā)明人為解決所面臨的技術(shù)問題在謀求解決方案的過程中所提出的技術(shù)改進思路。發(fā)明構(gòu)思一旦提出,則會指引發(fā)明人去選取具體的技術(shù)手段對現(xiàn)有技術(shù)進行改造以解決其存在的技術(shù)問題,從而完成發(fā)明創(chuàng)造[3]。在審查實踐中,發(fā)明構(gòu)思原則已經(jīng)得到較好運用。

1.2 發(fā)明構(gòu)思方法對“三步法”的補足

作為一種系統(tǒng)性、整體性的技術(shù)改進思路,發(fā)明構(gòu)思滲透在發(fā)明所要解決的技術(shù)問題、采納的技術(shù)方案以及能夠產(chǎn)生的技術(shù)效果之中。事實上,發(fā)明是技術(shù)領域、技術(shù)效果和技術(shù)特征的有機統(tǒng)一,而發(fā)明構(gòu)思有助于對發(fā)明進行整體把握,回溯發(fā)明的實現(xiàn)過程,從整體上理解技術(shù)方案。這明顯不同于通過三步法判斷發(fā)明創(chuàng)造性的逆向思維,還原了發(fā)明從萌芽到成型的真實歷程。具體而言,三步法是一種事后審查方法,審查員是在閱讀完全部申請文件之后,立足于申請人提出的技術(shù)方案,以此為基點往前搜尋現(xiàn)有技術(shù),逆向推導發(fā)明實現(xiàn)的過程,因而易受到現(xiàn)有技術(shù)發(fā)展以及申請技術(shù)方案文本的影響,創(chuàng)造性判斷主觀性較強。由此可見,單純依靠三步法判斷創(chuàng)造性并不符合發(fā)明的形成邏輯,容易陷入“事后諸葛亮”式的困境,授予的專利權(quán)不穩(wěn)定易遭受無效程序的挑戰(zhàn)。相反,將創(chuàng)造性判斷置于發(fā)明構(gòu)思視角之下,緊緊圍繞發(fā)明構(gòu)思,審查員在實質(zhì)審查過程中可以更客觀、更準確地把握最接近的現(xiàn)有技術(shù)、區(qū)別技術(shù)特征以及發(fā)明實際解決的技術(shù)問題,從前往后還原發(fā)明過程,精準理解技術(shù)方案,厘清發(fā)明的技術(shù)基礎和改進路徑,找出申請人對現(xiàn)有技術(shù)的貢獻點,授予的專利權(quán)也更趨于穩(wěn)定。

以2021年十大案件之“丁苯酞環(huán)糊精或環(huán)糊精衍生物包合物及其制備方法和用途”發(fā)明專利權(quán)無效宣告請求案為例,涉案專利為“丁苯酞環(huán)糊精或環(huán)糊精衍生物包合物及其制備方法和用途”,適用于腦梗死的治療。丁苯酞本身呈油性,因此化合物本身只能制備為膠囊劑,通過口服給藥,起效較慢。涉案專利使用具有空腔結(jié)構(gòu)的羥丙基-β-環(huán)糊精包合丁苯酞,很大程度上提高了丁苯酞的水溶性,從而制備出丁苯酞氯化鈉注射液,通過靜脈給藥使其能夠快速抵達人體腦部,重構(gòu)血液微循環(huán),廣泛用于救治急性缺血性腦卒中患者。本案如果以三步法判斷創(chuàng)造性,容易得出該發(fā)明不具有創(chuàng)造性的結(jié)論。但是基于總的發(fā)明構(gòu)思,對該技術(shù)創(chuàng)新的創(chuàng)造性程度有不同理解,合議組對技術(shù)效果的考量分為三個方面:一是關于技術(shù)效果的可預期程度。在專利權(quán)人提交的反證9《藥劑學》這本教材當中,有一個關于“注射液”的章節(jié),其中記載了對于不溶或難溶于水或在溶液中不穩(wěn)定的藥物,常用乙醇、甘油等非水溶劑制備注射液。此外,該書還記載了作為注射液的增溶劑是吐溫-20等表面活性劑。由此可見,本領域技術(shù)人員欲將丁苯酞制備成注射液時,有多種可選的技術(shù)路線,并非直接就聚焦于環(huán)糊精輔料上。此外,如上所述,請求人提交的證據(jù)當中不同藥物被增溶后效果參差不齊,差異巨大,因此丁苯酞被包合之后的效果難以預測。二是關于技術(shù)效果的醫(yī)學價值。這是最為核心、最為關鍵的判斷因素。本案中合議組了解到,急性腦卒中患者發(fā)病后,有半數(shù)患者的吞咽功能都會受到影響,在這種情形下,口服藥不僅起效慢,更嚴峻的是無法順利完成給藥。上述缺點更加凸顯了丁苯酞增溶后制備成注射液直接靜脈給藥的醫(yī)學價值?；诎l(fā)明構(gòu)思視角,該發(fā)明的問題提出難度并不高,但結(jié)合技術(shù)方案、效果來看,該技術(shù)方案創(chuàng)造性程度較高。綜上,在技術(shù)效果的判斷過程中,合議組對技術(shù)進行梳理歸納,客觀評價,最終認定藥物領域中優(yōu)良助劑的出現(xiàn)僅僅提供了制備優(yōu)良制劑的可能性,不能將這種可能性直接等同于確定性。而涉案專利提供了一種確定且效果優(yōu)異的技術(shù)方案,由此方案生產(chǎn)的產(chǎn)品在臨床上具有巨大的醫(yī)學價值,已廣泛用于救治急性腦卒中患者。顯見,本案屬于改進型發(fā)明,其技術(shù)著力點的選擇恰到好處,成功突破了技術(shù)壁壘,為已知藥物的使用提供了更便捷、更高效的使用途徑。總而言之,基于發(fā)明構(gòu)思視角,該案針對創(chuàng)造性給出了不同于三步法的判斷結(jié)論。

2 問題專利的現(xiàn)狀及產(chǎn)生原因

2.1 問題專利概述

問題專利首次出現(xiàn)在2003年美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會發(fā)布的《促進創(chuàng)新:競爭與專利法律政策的適當平衡》報告中,指在授予專利權(quán)后,保護范圍過寬或權(quán)利本身仍不符合專利法有關規(guī)定的專利。根據(jù)上述概念,可將問題專利分為兩類,其一是保護范圍過寬類型的問題專利;其二是可能被宣告無效類型的問題專利[4]。問題專利雖然不是法律概念,但在專利領域中是一個司空見慣的事實,因發(fā)明人自身及審查環(huán)節(jié)的原因而頻繁出現(xiàn),本文所討論的問題專利基本沿襲了這一概念。國家知識產(chǎn)權(quán)局原局長田力普曾在2005年答記者問時強調(diào),問題專利主要集中在實用新型和外觀設計領域,絕對不等于垃圾專利,在一定程度上對技術(shù)發(fā)展起著不可或缺的作用;而垃圾專利實際上指的是那些沒有任何創(chuàng)新內(nèi)容的專利,申請人將公有領域的現(xiàn)有技術(shù)惡意申請專利,獲得專利授權(quán)后將專利用于不正當競爭或攫取非法利益[5]。換言之,問題專利是指創(chuàng)造性尚未達到一定高度的專利,但本質(zhì)上仍是推動社會技術(shù)創(chuàng)新和科技發(fā)展的動力之一;而垃圾專利則根本不存在推動創(chuàng)新的力量之源。然而,需要注意的是,該報告提出之時的專利市場環(huán)境現(xiàn)已發(fā)生顯著變化——國內(nèi)專利申請量已實現(xiàn)跨越式發(fā)展,對問題專利進行管控刻不容緩。

實務中,問題專利有多種表現(xiàn)形式,無法窮盡。根據(jù)其構(gòu)思來源,典型類型包括以下4類:完全是現(xiàn)有技術(shù)的專利、現(xiàn)有技術(shù)簡單拼湊形成的專利、技術(shù)特征數(shù)量異常的專利與使用非常規(guī)技術(shù)手段的發(fā)明。具體而言,第一類和第二類問題專利的判斷較為容易,只須準確檢索定位現(xiàn)有技術(shù)即可通過非顯而易見性判斷其不具備創(chuàng)造性。技術(shù)特征數(shù)量異常的專利是指申請人為了使專利申請更容易獲得授權(quán),在技術(shù)方案中增加了許多零部件或組分特征,同時對零部件的連接關系或組分含量進行限定,甚至對制備方法或生產(chǎn)工藝的參數(shù)進行限定,最終形成一個權(quán)利要求冗長、技術(shù)特征繁多、保護范圍極小的專利申請。根據(jù)專利法的一般原理,這類技術(shù)方案因保護范圍小,可操作性及實踐價值低,可推斷此類申請目的純粹是獲得授權(quán),并不關注技術(shù)方案在實踐中是否具備可操作性以及權(quán)利保護范圍是否合理等。如果在創(chuàng)造性判斷過程中刻板遵循“三步法”的每一步驟,可能導致重特征評述輕發(fā)明構(gòu)思的問題,無法對技術(shù)方案的智慧貢獻作出客觀公平的評判。比如,在第二步“確定發(fā)明的區(qū)別技術(shù)特征”時,大量的技術(shù)特征使得審查員難以區(qū)分必要區(qū)別技術(shù)特征與非必要區(qū)別技術(shù)特征;在根據(jù)區(qū)別技術(shù)特征檢索對比文件時,也很難在兩到三篇對比文獻中找到包含絕大部分區(qū)別技術(shù)特征的對比文件,因此傾向于認定技術(shù)方案具有創(chuàng)造性。在一類技術(shù)申請書中,發(fā)明人使用非常規(guī)技術(shù)手段,似乎能讓審查員“耳目一新”,但這類發(fā)明申請中夾雜著一些申請人為增加專利申請獲得授權(quán)的概率,采用現(xiàn)有技術(shù)中不常用的、一般技術(shù)人員不會采納的、甚至是技術(shù)效果落后的非常規(guī)技術(shù)手段,但在形式上與現(xiàn)有技術(shù)組合后可以形成新的技術(shù)方案。該類申請人提出的非常規(guī)技術(shù)手段在現(xiàn)有技術(shù)中大概率沒有被公開,因此也容易被錯誤授權(quán)。然而,該類專利究其實質(zhì),并未對現(xiàn)有技術(shù)做出任何技術(shù)貢獻,錯誤授權(quán)不僅浪費專利審查資源、損害公共利益,而且偏離了專利法鼓勵技術(shù)創(chuàng)新的立法宗旨。

2.1.2 問題專利的影響

問題專利的涌現(xiàn)會產(chǎn)生明顯的負面效應。首先,如前所述,其極大增加了專利審查機構(gòu)的審查負擔,授予的專利權(quán)權(quán)利狀態(tài)不穩(wěn)定,容易遭受專利無效程序的挑戰(zhàn),浪費行政審查與司法資源。其次,問題專利加劇了專利叢林現(xiàn)象,尤其是在計算機硬件和軟件領域內(nèi)。這些企業(yè)往往需要幾十、幾百甚至幾千個專利才能制造一個產(chǎn)品,這意味著制造一個產(chǎn)品會涉及數(shù)量龐大的專利權(quán)人,專利許可費交叉重疊,獲得許可的難度極大。企業(yè)為應對此種窘境,勢必大量囤積缺乏創(chuàng)新的防御性專利;大企業(yè)更是利用囤積的問題專利收取高額許可使用費抑或針對未經(jīng)許可的侵權(quán)行為頻繁提起訴訟,扼殺潛在的市場競爭者。換言之,問題專利強化了大企業(yè)的技術(shù)壟斷與市場壟斷,破壞了專利市場正常的競爭秩序。甚至有學者認為,問題專利的存在使得專利在創(chuàng)新體系的鏈條中已經(jīng)變成了沙子,而不是潤滑劑[6]。最后,問題專利中往往包含大量現(xiàn)有技術(shù),專利權(quán)人對本屬于公共資源的現(xiàn)有技術(shù)的壟斷致使社會公眾難以在現(xiàn)有技術(shù)的基礎上進行改進型發(fā)明,創(chuàng)新成本大幅度提高?？偠灾?對問題專利加以保護,不但不能起到鼓勵創(chuàng)新的作用,反而會制造過多、過濫的壟斷,束縛和妨礙新技術(shù)的發(fā)展,不利于鼓勵人們從事更高水平的技術(shù)創(chuàng)造[7]。這也是必須對問題專利進行源頭管控的根本原因。

2.2 問題專利的成因分析

為了遏制問題專利蔓延,首先需要分析問題專利產(chǎn)生的原因。問題專利的產(chǎn)生是多種主客觀因素共同作用的結(jié)果。

2.2.1 問題專利產(chǎn)生的主觀原因

問題專利產(chǎn)生的主觀原因主要從申請人與審查員兩個角度進行分析。第一,從申請人角度看,部分申請人的申請目的異化,該類專利申請行為由策略性投機心理主導。由于擁有授權(quán)專利能夠給專利權(quán)人帶來或直接或間接的經(jīng)濟利益,部分申請人申請專利時偏離了專利法促進創(chuàng)新的立法宗旨,純粹為了獲得授權(quán)而去申請專利,即所謂的申請目的異化。因而,實務中出現(xiàn)了大量的非市場化申請。其中較為典型的是“專利漁夫”,其申請專利不以實施為目的,而是伺機對他人未經(jīng)許可實施其專利的行為提起侵權(quán)訴訟或者在訴訟脅迫下通過不平等協(xié)商談判獲得高額許可費。長此以往,越來越多的“專利漁夫”會破壞專利市場的正常競爭秩序,越發(fā)肆無忌憚地濫用專利權(quán),形成大企業(yè)的絕對壟斷態(tài)勢。第二,從審查員角度看,以色列心理學家卡尼曼的認知資源理論可以解釋審查員的授權(quán)傾向?？崧鲝埲说恼J知資源或認知能力是有限的,接收到的刺激或加工任務越復雜,占用的認知資源越多;當認知資源枯竭時,新輸入的刺激就無法得到加工,因此人們需要合理分配認知資源以處理海量信息。如果出現(xiàn)信息超載,處理信息的能力將會大大下降。近年來我國專利申請量呈爆炸式增長模式,大大壓縮了審查員審查單個申請案的時間,審查員在有限的審批時間內(nèi)承受著巨大的審批壓力,如果審查員對于專利申請予以駁回處理,將會面臨后續(xù)的復審程序及投訴等一系列問題。換句話說,對于審查員而言,處理一份專利申請最經(jīng)濟的辦法就是對其授予專利權(quán),如果審查員對專利申請不授權(quán),將會消耗更多的審查精力。因而,現(xiàn)行專利審查制度客觀上對問題專利的產(chǎn)生起到了“引導和激勵”作用,審查員不能夠也不愿意在單個申請案上投入過多時間,可能傾向于授權(quán)以減輕審批負擔,這就使得決策失誤不可避免,一些缺乏創(chuàng)造性的本不該授權(quán)的專利申請被錯誤授權(quán)。

2.2.2 問題專利產(chǎn)生的客觀原因

在高房價區(qū)域，地價和房價存在反方向的雙向因果關系，即當?shù)貎r增加1%時，房價在10%的顯著性水平下下跌0.10%；反之，當房價增加1%時，地價將隨之下跌0.12%，但不顯著。同時，房價每下降1%，又會引起物價下跌0.01%，但并不顯著。由此可知，高房價區(qū)域的土地價格每增加1%，通過房價的傳導機制，可以引起物價下跌0.001%。

客觀上,問題專利的產(chǎn)生背后存在深層次的制度原因。

其一,專利審查制度存在缺陷。我國對實用新型與外觀設計專利申請不進行實質(zhì)審查,初步審查后沒有發(fā)現(xiàn)駁回理由即作出授權(quán)決定,大量不符合專利授權(quán)條件的低質(zhì)量專利因而成為漏網(wǎng)之魚獲得授權(quán)。然而這種專利權(quán)并不穩(wěn)定,容易在日后遭受無效程序的挑戰(zhàn),亦會損害專利制度的公信力。

其二,不適當?shù)膶＠Y助政策誘發(fā)了問題專利的滋生。近些年為了響應建設創(chuàng)新型國家的號召,鼓勵大眾創(chuàng)新,各級地方政府相繼出臺了形式各樣的專利扶植政策,對申請專利及獲得專利權(quán)等行為給予經(jīng)濟獎勵、職稱晉升、個人落戶加分、企業(yè)稅收減免等優(yōu)惠。然而,由于資助的專利類型不適當、資助的費用額度過高、資助程序過于簡便以及缺乏對專利質(zhì)量的監(jiān)測等等欠缺科學性與合理性的政策設計,政策性刺激誘發(fā)人們把申請專利視為一種彩票行為,對現(xiàn)有技術(shù)稍加改進或是生硬堆砌一些價值不高、關聯(lián)性不強的技術(shù)細節(jié)后即提出專利申請,造成專利申請量與授權(quán)量的虛假繁榮,專利申請的泡沫化現(xiàn)象嚴重。而申請人一旦利用專利權(quán)獲得相應的政策獎勵后就會“套現(xiàn)離場”,并不會關注專利的后續(xù)使用、許可、實施等開發(fā)問題,授權(quán)專利隨即陷入漫長的沉睡期。換句話說,專利技術(shù)與實踐的結(jié)合不足,產(chǎn)學研嚴重脫節(jié),專利成果轉(zhuǎn)化率低,專利制度鼓勵技術(shù)創(chuàng)新的導向功能無從發(fā)揮。

其三,目前實踐中創(chuàng)造性判斷主要采取三步法,即①確定最接近的現(xiàn)有技術(shù);②確定發(fā)明的區(qū)別技術(shù)特征和發(fā)明實際解決的技術(shù)問題;③判斷該發(fā)明對本領域技術(shù)人員而言是否顯而易見。然而,三步法并非完美。首先,盡管客觀化是專利制度始終追求的目標之一,三步法的判斷主體理論上是本領域普通技術(shù)人員,但這一標準具有極強的主觀性,實踐中可能演化成審查員的個人標準,而審查員的審查水平參差不齊,易受主觀因素的影響,這就為問題專利的誕生提供了可趁之機;其次,三步法的適用范圍有限,對建立在現(xiàn)有技術(shù)基礎上的改進型發(fā)明判斷有較好效果,對開拓性發(fā)明與申請目的異化的低質(zhì)量發(fā)明判斷方面易出現(xiàn)偏差。由于開拓性發(fā)明的占比極低,本文不予考慮。以申請目的異化的低質(zhì)量發(fā)明為例,該類專利的發(fā)明過程顯然不同于正常的發(fā)明過程。雖然不能否認實踐中一些發(fā)明實屬偶然,但絕大多數(shù)常規(guī)的發(fā)明過程如下:申請人首先發(fā)現(xiàn)實踐中的技術(shù)方案存在某些技術(shù)問題,然后為了解決該技術(shù)問題,通過設計實驗,初步提出解決技術(shù)問題的技術(shù)方案,開展實驗驗證技術(shù)效果,對技術(shù)方案進行改進,最終形成發(fā)明成果。然而,部分問題專利的發(fā)明過程與之截然不同。申請人首先確立了獲得專利授權(quán)的目標,隨后以此為導向拼湊技術(shù)方案,編造并不存在的技術(shù)問題和虛構(gòu)實驗數(shù)據(jù)論證技術(shù)效果。另外,三步法在創(chuàng)造性評估實踐中容易被僵化使用,引發(fā)事后諸葛亮現(xiàn)象;同時由于缺乏保障和檢視機制,三步法難以高效過濾此類問題專利。

其四,專利無效程序的冗長以及結(jié)果的不確定性降低了公眾啟動無效宣告程序的意愿。專利權(quán)本身就是一種不確定的權(quán)利,我國專利法第45條規(guī)定,自國務院專利行政部門公告授予專利權(quán)之日起,任何單位或者個人認為該專利權(quán)的授予不符合本法有關規(guī)定的,可以請求專利復審委員會宣告該專利權(quán)無效。但是,實踐中專利無效程序的啟動成本較高,歷經(jīng)初步審查、立案、合議組審查、書面或口頭審查、增加無效理由、補充證據(jù)等一系列環(huán)節(jié)后,獲悉最后的審查決定可能要耗費數(shù)年之久。而且,最終的審查結(jié)果具有高度不確定性,若審查決定對己方不利,則前期付出的時間和金錢成本都將付諸東流。也就是說,專利無效程序本來是剔除問題專利的最后一道防線,但由于程序的繁瑣耗時,公眾啟動專利無效宣告程序的意愿降低,使得部分問題專利繼續(xù)隱匿在專利市場中,成為阻礙企業(yè)創(chuàng)新與技術(shù)發(fā)展的沙子。

其五,專利泛化政策誘發(fā)了問題專利的產(chǎn)生。專利泛化是指20世紀80年代以來,以美國為主的國家建立起親專利制度體系后引發(fā)激烈的專利競賽、專利申請膨脹、問題專利增多、專利叢林等現(xiàn)象[8]。在專利法創(chuàng)造性審查制度設立初期,我國專利總量處于一種相對匱乏的狀態(tài),因而,為了迅速增加有效專利數(shù)量以及提高中國產(chǎn)品在國際上的競爭優(yōu)勢,我國借鑒美國建立親專利制度體系,專利審查總體上采取鼓勵授權(quán)的粗放式發(fā)展模式。在親專利政策的引導下,專利授權(quán)標準放寬,因此不可避免地出現(xiàn)問題專利現(xiàn)象。但是,我國現(xiàn)階段專利數(shù)量已經(jīng)實現(xiàn)跨越式增長,專利發(fā)展步入提質(zhì)增效的新階段,專利制度設計也應順應形勢變化,通過提高創(chuàng)造性審查中非顯而易見性的門檻,過濾部分低質(zhì)量專利。

綜上,我國問題專利的產(chǎn)生有其系統(tǒng)性原因,包括申請人申請目的異化、專利審查數(shù)量龐大、審查員審查能力等主觀原因,也包括我國的專利審查制度存在缺陷、專利資助政策不適當、三步法的固有局限性、專利無效程序存在瑕疵以及專利泛化政策導向等客觀性制度原因。針對專利權(quán)擴張思維主導下的制度設計問題,可以將發(fā)明構(gòu)思方法融入制度設計中,優(yōu)化專利審查制度。

3 問題專利的扼制辦法與路徑

3.1 基于發(fā)明構(gòu)思的問題專利扼制思路

發(fā)明構(gòu)思貫穿發(fā)明審查的全過程,在專利申請、審查、復審與無效階段均發(fā)揮重要作用,故而,對問題專利的控制主要從源頭抑制和事后保護兩個階段進行,二者相輔相成,共同為專利市場的健康有序發(fā)展保駕護航。一方面,我們須從源頭抑制問題專利的產(chǎn)生,即在審查授權(quán)階段,避免授權(quán)不符合創(chuàng)造性要求的專利申請。這需要申請人與審查員通力合作,交換意見,在專利撰寫與專利審查階段貫徹落實發(fā)明構(gòu)思原則。通過申請端與審查端的相互配合,縮短專利審查周期,減少雙方之間就發(fā)明動機或發(fā)明目的的信息不對稱問題,提高審查效能。另一方面,問題專利事后剔除機制的建立刻不容緩。換言之,即便對問題專利不當授權(quán),也能在事后的無效程序中依據(jù)發(fā)明構(gòu)思的重新確定予以糾正。通過在專利無效、專利復審、專利侵權(quán)訴訟等行政程序與司法程序中引入發(fā)明構(gòu)思原則,立足發(fā)明構(gòu)思從整體上對技術(shù)方案的創(chuàng)造性進行舉證。

3.2 域外經(jīng)驗的適當借鑒

美國作為首次提出問題專利的國家,其應對問題專利的舉措值得我國借鑒。

首先,美國專利法中創(chuàng)造性判斷也采用非顯而易見性標準,然而,非顯而易見性標準并非一成不變,美國學者Chisum用鐘擺的周期擺動形象地描述美國專利創(chuàng)造性判斷的政策走向,即當國家對專利需求量大時,非顯而易見性的判斷標準隨之降低;而當國家專利數(shù)量趨于飽和時,非顯而易見性的判斷標準隨之提高,以期適應時代環(huán)境與國家需求的變化。我國現(xiàn)在正處于由專利大國向?qū)＠麖妵霓D(zhuǎn)型之路上,更加注重專利質(zhì)量的提升。因此,實踐中也應當適度提高非顯而易見性的判斷標準。

其次,美國問題專利產(chǎn)生的一大原因是專利申請量激增但審查員的數(shù)量并沒有隨之增加。美國提供的解決方案為增加對USPTO的財政支持,使其能夠聘用更多高水準的審查員。同時,積極尋求專利審查的國際合作,與歐盟、日本等積極協(xié)商構(gòu)建統(tǒng)一化的審查程序、標準,減少重復審查,共享審查結(jié)果,以期最終實現(xiàn)檢索結(jié)果的互相承認。我國可以參考美國經(jīng)驗,開放部分專利審查,在國家知識產(chǎn)權(quán)網(wǎng)或其他平臺試公開一批未審查專利申請,邀請社會公眾和所屬技術(shù)領域的相關人員提供審查建議或現(xiàn)有技術(shù)參考,率先剔除部分低質(zhì)量專利,也對審查員的檢索結(jié)果予以補充。

再次,美國的專利無效制度設置相對靈活,既可以通過USPTO的行政手段無效專利,也可以通過訴訟方式無效專利。其中,行政手段包括單方再審和雙方重審制度兩種程序設置。總而言之,美國專利制度靈活性更強。對申請人而言,存在多種救濟手段;對社會公眾而言,存在多種挑戰(zhàn)專利有效性的程序。我國現(xiàn)行專利法中挑戰(zhàn)專利權(quán)有效性的制度設計相對單一,僅存在單一專利無效制度且成本較高,可以考慮適當豐富專利無效的手段,增加問題專利的事后剔除機制。

3.3 問題專利具體扼制路徑辦法

3.3.1 強化申請人義務,申請文件的撰寫須體現(xiàn)發(fā)明構(gòu)思

專利申請文件的撰寫是創(chuàng)造性審查的前奏。申請人(多數(shù)情況下是專利代理人)在撰寫申請文件之前,必須清楚貫穿發(fā)明全過程的發(fā)明構(gòu)思?，F(xiàn)行專利申請過程中,申請人往往不知道或者難以將自己的發(fā)明構(gòu)思表述清楚,這是因為:①申請技術(shù)方案僅為現(xiàn)有技術(shù)的簡單拼湊,脫離了正常的發(fā)明生成過程,沒有發(fā)明構(gòu)思,更何談厘清發(fā)明構(gòu)思,或:②內(nèi)心對發(fā)明構(gòu)思有比較清晰的把握,但在文字表述時出現(xiàn)障礙。針對第一種情況,可通過強制要求申請文件須體現(xiàn)發(fā)明構(gòu)思來規(guī)制。專利申請文件中必須體現(xiàn)發(fā)明構(gòu)思,若審查人員閱讀完申請文件后仍然無法確定發(fā)明構(gòu)思,可給予申請人一次補充提交發(fā)明構(gòu)思的機會,否則將直接駁回專利申請,以此來控制非正常專利申請。針對第二種情況,主要從以下幾個角度進行引導:申請人或撰寫人應提高專利申請文件的撰寫水平,在申請文件中主動向?qū)彶閱T披露技術(shù)方案的發(fā)明構(gòu)思。審查員承擔著從申請文件中總結(jié)概括發(fā)明構(gòu)思的任務實際上意味著審查員承擔過多的舉證責任,根據(jù)前述的認知資源理論,審查員的認知資源是有限的,因而這種舉證責任的分配形式是不合理且低效率的。因此,現(xiàn)試將部分舉證責任轉(zhuǎn)移給專利申請人,申請人應當在申請文件的撰寫過程中融入發(fā)明構(gòu)思。專利申請文件可以間接反映發(fā)明構(gòu)思,因此申請人要盡可能將發(fā)明構(gòu)思融入到說明書和權(quán)利要求書的撰寫中,講好自己的發(fā)明故事,實現(xiàn)與專利審查的順利接軌。

申請人應重視技術(shù)交底書的撰寫。顧名思義,技術(shù)交底書就是發(fā)明人提交給企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)工作人員或?qū)＠砣说年P于該發(fā)明創(chuàng)造的相關技術(shù)資料。技術(shù)交底書最基本的功能就是清楚、完整地記載發(fā)明人的發(fā)明構(gòu)思,使企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)工作人員或?qū)＠砣送ㄟ^閱讀技術(shù)交底書能夠充分理解發(fā)明人的發(fā)明構(gòu)思。技術(shù)交底書是專利撰寫的基礎,如果撰寫人對發(fā)明人的發(fā)明構(gòu)思尚且不夠了解,申請文件必然無法準確反映發(fā)明構(gòu)思,對背景技術(shù)、技術(shù)問題、區(qū)別技術(shù)特征的認定均會出現(xiàn)偏差,進而影響審查員對創(chuàng)造性的后續(xù)判斷。發(fā)明人應當緊緊圍繞本發(fā)明的發(fā)明構(gòu)思,在撰寫過程中內(nèi)化發(fā)明構(gòu)思,清楚闡述發(fā)明的基本情況、背景技術(shù)、發(fā)明的技術(shù)內(nèi)容、本發(fā)明的關鍵點和欲保護點以及其他有助于專利撰寫人理解本發(fā)明的資料等等。

申請人應重視專利說明書的撰寫。第一,背景技術(shù)的撰寫應圍繞發(fā)明構(gòu)思確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)。實踐中很多申請人在說明書中描述的背景技術(shù)只是申請人理解的現(xiàn)有技術(shù),并不是真正的現(xiàn)有技術(shù)。創(chuàng)造性判斷過程中假定在本技術(shù)領域中存在一個知曉申請日之前發(fā)明所屬技術(shù)領域所有普通技術(shù)知識和現(xiàn)有技術(shù)的“理性人”,但這畢竟只是一個美好的假設,實踐中的審查員離“理性人”的角色定位還有一些距離。因而,背景技術(shù)的正確撰寫能夠幫助審查員更好地立足于本領域一般技術(shù)人員的站位,更為理性地進行后續(xù)的創(chuàng)造性判斷。第二,技術(shù)問題的發(fā)現(xiàn)過程不容忽視。部分技術(shù)領域中技術(shù)偏見的存在阻礙了本領域技術(shù)人員對技術(shù)問題的認知,因而技術(shù)問題的發(fā)現(xiàn)本身就是具有創(chuàng)造性的。應當指出的是,申請人在申請文件中聲稱能夠解決的技術(shù)問題可能并不是技術(shù)方案實際解決的技術(shù)問題。對于各區(qū)別技術(shù)特征對應解決的技術(shù)問題,應當在堅持整體性原則的前提下分別論述,不能對技術(shù)方案進行簡單切割后拆分理解,不能過分注重單個技術(shù)特征而忽視了對技術(shù)方案的整體把握。第三,對技術(shù)效果的描述不能過于簡略,不僅要有技術(shù)效果是什么的描述,而且要對技術(shù)效果為什么可以由技術(shù)方案獲得進行分析論證,必要時還需有實驗予以佐證。

3.3.2 審查員圍繞發(fā)明構(gòu)思對專利創(chuàng)造性進行整體判斷

審查員應當牢牢把握發(fā)明構(gòu)思視角,對專利申請的創(chuàng)造性進行整體性判斷。發(fā)明是技術(shù)領域、技術(shù)效果和技術(shù)特征結(jié)合的統(tǒng)一體,從整體上看待專利技術(shù)方案,準確把握發(fā)明構(gòu)思是創(chuàng)造性判斷的正確起點。首先,審查員閱讀完說明書和權(quán)利要求書后,應當獨立自主地確定申請技術(shù)方案所要解決的技術(shù)問題,因為申請人認定的技術(shù)問題與技術(shù)方案真正解決的技術(shù)問題常常存在偏差;其次,審查員對技術(shù)效果的認定要尤為審慎,特別是在醫(yī)藥領域,如何站位本領域技術(shù)人員對技術(shù)效果作出客觀評判對審查員提出了挑戰(zhàn)。最后,審查員從發(fā)明構(gòu)思出發(fā)來檢索確定對比文件,即根據(jù)發(fā)明構(gòu)思的近似程度確定最接近的現(xiàn)有技術(shù),圍繞發(fā)明構(gòu)思確定發(fā)明要解決的技術(shù)問題、采用的技術(shù)方案和達到的技術(shù)效果,以此提高檢索的準確性與效率。具體而言,運用發(fā)明構(gòu)思視角審查創(chuàng)造性時,審查員可以更清晰地對檢索關鍵詞進行拓展與調(diào)整,從專利文獻數(shù)據(jù)庫的海量信息中精準迅速地找出與所涉技術(shù)方案關系最緊密的對比文件,提高檢索效率[9]。

總而言之,從申請人、審查員角度分析,發(fā)明構(gòu)思均具有重要作用。正是借由發(fā)明構(gòu)思,申請文件的撰寫與審查階段才能實現(xiàn)順利銜接,申請人與審查員實現(xiàn)了彼此之間就申請技術(shù)方案的溝通和協(xié)調(diào),問題專利得到有效過濾。

3.3.3 完善專利審查激勵機制設計

專利高質(zhì)量發(fā)展階段更加依賴審查機構(gòu)的作用,專利審查激勵制度影響著專利審查的質(zhì)量和效率。我國的專利審查與英美專利審查存在著相似的問題——即申請量激增與審查效率之間的矛盾。我國可借鑒USPTO的做法,強化對審查員的激勵制度改革:一方面在審查政策設計過程中引入經(jīng)濟學家、政策管理學家等專業(yè)人士,進行審查制度審查效率質(zhì)量分析,設計科學合理的審查員管理積分規(guī)則,基于審查工作量開展績效考核,但要注意避免出現(xiàn)審查員為了完成工作量而過度授權(quán)的現(xiàn)象;另一方面,提供薪酬競爭力、職業(yè)晉升空間等隱形激勵才是提升審查效率的長久之策[10]。

4 結(jié)語

專利制度的設計初衷不僅僅在于賦予專利權(quán)人獨占權(quán),更在于實現(xiàn)專利的經(jīng)濟價值與社會價值,實現(xiàn)專利權(quán)人與社會公眾利益的動態(tài)平衡。問題專利的產(chǎn)生本質(zhì)上屬于判斷失誤,導致對公共領域的侵蝕,偏離了專利法鼓勵技術(shù)創(chuàng)新的立法宗旨,難以達到鼓勵發(fā)明和促進科技進步的立法目的。為有效過濾問題專利,本文主要從申請人和審查員兩個角度在源頭階段對問題專利進行把控,運用發(fā)明構(gòu)思結(jié)合三步法的方法,對明顯不符合創(chuàng)造性授權(quán)條件的專利申請不予授權(quán)。專利撰寫人主動在申請文件如權(quán)利要求中透露發(fā)明構(gòu)思,可增加專利信息溝通的有效性;審查員面對清晰記載發(fā)明構(gòu)思的專利申請,能夠快速理解發(fā)明技術(shù)方案,確定檢索方向,精準確定檢索元素,創(chuàng)造性判斷也更趨于客觀化。