那 英

技術標準中的必要專利研究

那 英

介紹了主要國際標準化組織、我國國家標準化管理委員會在技術標準制定中與專利相關的規(guī)定。針對我國標準的制定/修訂過程中采用國際標準,以及用戶使用標準時可能涉及的專利問題,著重論述了如何判斷標準中的必要專利,并提供了判斷必要專利所需要的信息資源。

標準 必要專利 信息 判斷

隨著經(jīng)濟全球化進程的不斷加快,技術標準已成為世界各國發(fā)展貿(mào)易、規(guī)范市場秩序、推動技術進步和實現(xiàn)高新技術產(chǎn)業(yè)化的重要手段。我國在《國家中長期科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要(2006—2020)》中指出：實施知識產(chǎn)權戰(zhàn)略和技術標準戰(zhàn)略?！苿蛹夹g法規(guī)和技術標準體系建設,促使標準制定與科研、開發(fā)、設計、制造相結合,保證標準的先進性和效能性。積極參與國際標準的制定,推動我國技術標準成為國際標準。由此可見,技術標準已經(jīng)成為科技競爭,乃至國家經(jīng)濟競爭的一個重要的組成部分。

技術標準以科學、技術和實踐經(jīng)驗的綜合成果為基礎,必須反映當時該領域科技發(fā)展的水平。專利是受法律保護的發(fā)明創(chuàng)造,也是具體的技術方案,在一定程度上反映了科學技術的發(fā)展水平。專利具有專有性、地域性和時間性的特點。在規(guī)定的時間內專利權人對該項發(fā)明創(chuàng)造享有專有權,專利權人可以通過專利許可獲得經(jīng)濟收入。我國通常以等同采用或修改采用國際標準的方式制定/修訂相應國內標準①GB/T 20000.2—2009《標準化工作指南第2部分：采用國際標準》。。一些技術標準所涉及的通用技術往往與專利相關,因此,在我國采用國際標準制定/修訂標準的過程中,以及用戶在使用標準時有必要對技術標準中采用專利的相關規(guī)定做一定的了解,并對技術標準中所引入的專利進行識別判斷。

一、標準化組織對標準中采用專利的相關規(guī)定

(一)國際標準化組織的相關規(guī)定②參閱http：//isotc.iso.org/livelink/livelink/fetch/2000/2122/3770791/customview.html func=ll&objId=3770791&objAction= browse,20100808訪問。

2007年3月,國際標準化組織(ISO)、國際電工委員會(IEC)和國際電信聯(lián)盟(ITU)正式公布了《ITU-T/ITU-R/ISO/IEC共同專利政策》,以及《ITU-T/ITU-R/ISO/IEC共同專利政策實施指南》?！豆餐瑢＠摺芬?guī)定, ISO、IEU和ITU的辦公機構不負責對專利或類似權利的證據(jù)、有效性或范圍給出權威的或全面的信息,但是要求所用的全部信息(專利或正在審查的專利申請)是任何當事人可獲得的公開內容。由于技術標準文本是由技術專家起草的,這些技術專家不是專利方面的專家,不需要熟知專利的國際法律狀態(tài)、保護范圍等。因此,在標準文本中只提供該專利文獻的著錄項目信息,例如：專利名稱、專利號、日期、專利權人相關信息等。對于標準中所涉及的專利,專利權人有如下3種選擇,并應就相關內容分別向ISO、IEU和ITU的辦公機構提交“專利陳述和許可聲明”表。專利權人愿意與其他當事人在無歧視基礎上以合理的期限和條件談判免費專利許可,ITU-T/ITU-R/ISO/IEC不參與當事人的協(xié)商;專利權人不愿意在無歧視基礎上以合理的期限和條件談判專利許可事宜,則在推薦/可交付使用的標準文本中不應包括與該專利有關的規(guī)定?！豆餐瑢＠邔嵤┲改稀芬?guī)定,標準中涉及專利的范圍是指基于發(fā)明創(chuàng)造的必要專利或類似的權利,實用新型專利權和其他法定的權利,包括其申請文件。該實施指南還規(guī)定了共同專利政策的目的、術語解釋、專利許可聲明的方式及其內容要求,還包括ISO、IEU和ITU的各自具體要求。

(二)我國國家標準化管理委員會(SAC)的相關規(guī)定

1.國家標準(GB/T 1.1—2009)中所規(guī)定的內容,在標準的前言中有關專利的說明要求

凡可能涉及專利的標準,如果標準編制過程中沒有識別出標準的技術內容涉及專利,標準的前言中應有內容：“請注意本文件的某些內容可能涉及專利。本文件的發(fā)布機構不承擔識別這些專利的責任。”如果在標準編制過程中已識別出標準的某些內容涉及專利,標準的引言中應有內容：“本文件的發(fā)布機構提請注意,聲明符合本文件時,可能涉及到……[條]……與……[內容]……相關的專利的使用。本文件的發(fā)布機構對于該專利的真實性、有效性和范圍無任何立場。該專利持有人已向本文件的發(fā)布機構保證,他愿意同任何申請人在合理且無歧視的條款和條件下,就專利授權許可進行談判。該專利持有人的聲明已在本文件的發(fā)布機構備案。相關聯(lián)系方式(專利持有人姓名：……地址：……)。請注意除上述專利外,本文件的某些內容仍可能涉及專利。本文件的發(fā)布機構不承擔識別這些專利的責任?！?/p>

2.其他相關規(guī)定

SAC起草的《涉及專利的國家標準制修訂管理規(guī)定(暫行)(征求意見稿)》2009年11月起向相關部門征求意見,主要規(guī)定了與專利信息披露、專利權許可聲明等相關的內容。SAC起草的《國家標準涉及專利的處置規(guī)則》2010年1月起向相關部門征求意見,主要規(guī)定了標準中所稱“專利”的范圍;在標準制定/修訂過程中與專利有關的術語,例如：“必要專利”,“技術貢獻”等;標準中納入專利的要求、程序以及各利益相關方的責任與義務等。

從國際標準化組織和我國SAC的規(guī)定可以看出,幾乎所有的標準化組織都不負責對標準中所采用專利的內容和效力的確認。為了降低交易成本和統(tǒng)一市場秩序,標準化組織希望對專利權人的許可行為有一定的約束,使其在“公平、合理、非歧視”的基礎上進行許可。如果一項或多項專利被納入到某一標準中,則接受該標準的所有成員都需要使用該專利,但是需要得到專利權人的許可。

二、被技術標準所采用專利的權利濫用形式

(一)在標準制定過程中不事先披露專利權

為了保證合理的公共利益,多數(shù)標準化組織都規(guī)定在同等條件下優(yōu)先采用不具有專利權的技術方案。如果專利權人參與制定技術標準,并將其專利納入技術標準中,又想有效保護其專利,必須在制定標準的過程中申明標準的哪些部分是受其專利保護的。但是,部分專利權人在參與標準制定工作時,故意隱瞞其專利權狀況,等到該標準正式發(fā)布后,再要求專利保護,起訴標準的使用者侵犯了其專利權。這種行為將被視為專利權濫用。例如：美國DELL公司案。DELL公司于1991年獲得了關于“computer bus”的專利技術。1992年,DELL公司加入了聲頻電子標準聯(lián)合會(VESA)。DELL公司的代表參加了VESA的“VL-bus”標準制定工作組,在整個標準制定過程中,DELL公司的代表兩次書面聲明就其所知曉范圍的VL-bus標準不涉及DELL公司的專利。但是,在VESA正式發(fā)布該標準后,DELL公司起訴該標準的使用者侵犯了其專利權。美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會(FTC)審查認為：DELL公司故意不向VESA披露其專利權范圍,誤導該組織采用了與DELL公司專利權相沖突的VL-bus標準,DELL此后又企圖利用由該標準產(chǎn)生的市場利益,其行為構成對專利權的濫用。最終,DELL公司與美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會達成協(xié)議,無償許可其他生產(chǎn)商使用其專利技術。

(二)專利池組建中專利權濫用

許多標準都是在“專利池”的基礎上建立的。專利池(patent pool)是指為了彼此之間分享專利技術或者統(tǒng)一對外,通過幾個公司之間的技術交叉許可而形成一個正式或者非正式的聯(lián)盟組織③張平,馬驍：《標準化與知識產(chǎn)權戰(zhàn)略》,知識產(chǎn)權出版社2005年第2版。。通過交叉許可,使掌握互補性專利技術的專利權人可以更好地利用對方的技術,使專利權人的整體利益最大化。以專利池方式許可,可以一次性對多項專利進行許可,避免每項專利單獨進行許可談判。對于主持制定正式標準的標準化機構,在標準制定以及標準適用過程中始終處于“中立”地位,因此,在確定“必要專利”時通常比較客觀。對于在企業(yè)聯(lián)合許可的基礎上自發(fā)形成的事實標準,企業(yè)聯(lián)盟既是標準制定者,又是標準使用者或推行者,因此,在確定“必要專利”時,為了追求個別壟斷性企業(yè)或整個企業(yè)聯(lián)盟的經(jīng)濟利益,就有可能將“非必要專利”引入“專利池”中,構成專利權的濫用。

(三)標準中專利許可的專利權濫用

在某些行業(yè)中,產(chǎn)品技術的實現(xiàn)依賴于中間技術標準,例如：手機的充電兼容功能設計。如果涉及手機充電器的某些專利權人拒絕將其技術向第三人進行專利許可,那么該帶充電兼容功能設計的手機標準涉及的專利權人就會壟斷市場,構成專利權濫用。因此,在采用國際標準制定國家標準的過程中,以及用戶在采用國際標準生產(chǎn)產(chǎn)品的過程中,為了防止專利權人濫用專利,避免經(jīng)濟損失,有必要判斷標準中的專利是否為“必要專利”。

三、技術標準中必要專利的判斷

必要專利(Essential Patent)是指該專利技術是該標準所涉及產(chǎn)品或服務所必備的技術,是專利權人獨占的技術。

(一)必要專利的有效性判斷

判斷必要專利是否在保護期內維持有效。通常發(fā)明專利的保護期為20年,實用新型專利的保護期為10年,從專利申請日起算。如果專利超過了保護期,則專利無效。同時,各個國家或地區(qū)的專利組織均規(guī)定,在獲得專利權后,在保護期內如果不按時繳納年費,則該專利無效。另外,在獲得專利權后,如果有人提出該專利權無效的請求,并且專利權全部無效的決定生效的,則該專利無效。

判斷在行為發(fā)生地是否有專利保護。根據(jù)專利保護的地域性規(guī)定,如果使用標準中所述專利技術的行為發(fā)生地所在的某些國家或地區(qū)沒有授予該技術專利權,則該技術不受專利保護。如：可以通過與專利相關的國家或地區(qū)的知識產(chǎn)權官方網(wǎng)站,用專利文獻號檢索得到上述相關信息?？梢酝ㄟ^國家知識產(chǎn)權局網(wǎng)站(www.sipo.gov.cn)的“法律狀態(tài)查詢”檢索中國專利是否有效;通過美國專利商標局網(wǎng)站(www.uspto.gov)的“Check Status”檢索美國專利是否有效;通過歐洲專利局網(wǎng)站(www.epo.org)的“Register Plus”檢索在歐洲專利局專利申請的法律狀態(tài);同樣,其他國家或地區(qū)專利的法律狀態(tài)也可從相應的官方網(wǎng)站獲知。

(二)必要專利的不可代替性判斷

時間上的不可替代。該專利技術必須與當時要生產(chǎn)的產(chǎn)品或使用的方法有直接的聯(lián)系,生產(chǎn)產(chǎn)品時必然要用到該專利技術,而不能用其他技術或專利替代。但是,隨著技術的發(fā)展,用新技術替代該專利技術也是可能的。

是否可被改進技術替代。具有全新技術方案的開創(chuàng)性專利可以不依賴其他專利而單獨實施,是技術發(fā)展的基礎技術,可以成為該技術領域的必要專利?？梢愿鶕?jù)被后來的專利文獻所引用的情況來確認開創(chuàng)性的必要專利是否可被替代。開創(chuàng)性的必要專利被引用的越多,則越不可被替代。開創(chuàng)性的必要專利被引用的跨越時間越長,則越不可被替代。以本專利US5868855(公布日：1999-02-09;專利權人：KABUSHKI KA ISHA TOSH I BA)為例,說明如何檢索本專利的專利引文,獲得引用本專利技術的專利文獻(citing documents),并進行相關分析。通過歐洲專利局網(wǎng)站(www.epo.org)的“esp@cenet”檢索系統(tǒng)的高級檢索(Advanced Search)頁面的公布號(publication number)入口檢索,在檢索結果的頁面,如圖1所示,在“Cited documents”列表的下方,點擊“View all”,看到引用本專利US5868855的全部專利文獻列表(List of citing document)。

圖1 檢索結果的頁面

從引用本專利的專利文獻數(shù)量可知,有7件專利文獻引用了本專利,從US5994238(A) (公布日：1999-11-30)持續(xù)到US7439183 (B2)(公布日：2008-10-21),本專利被持續(xù)引用的時間跨度從1999年11月至2008年10月。不但引用本專利的專利文獻數(shù)量多,而且跨越時間長。從本專利被引用的數(shù)量看,符合不可被改進技術替代的條件。

從引用本專利的專利文獻的專利權人可知,在引用本專利的7件專利文獻中,有6個不同的專利權人,其中一個專利權人(SEIKO EPSON CORP)在2006年公開了兩件美國專利申請。說明本專利權人(KABUSHKI KA ISHA TOSH I BA)的技術處于本領域的領先地位。

從引用本專利的專利文獻的內容可知,在引用本專利的7件專利文獻中,被該領域技術人員認可的開創(chuàng)性專利技術是本專利技術涉及的“硅晶片刻蝕液”,其他技術都是在本專利基礎上發(fā)展起來的,如刻蝕方法、刻蝕設備等。

從上述分析可以看出,本專利US5868855不但是該技術領域開創(chuàng)性必要專利,而且不能被改進技術所替代。

四、關注必要專利的同族專利

如果在標準中采用了專利技術并公開了其專利文獻號,不但要清楚該專利技術的同族專利數(shù)量及其地域性分布,還要判斷同族專利與本專利的權利要求范圍是否相同,這樣有利于全面了解與本專利相關的世界范圍的專利保護狀況,增強專利許可的預見性。由至少一個共同優(yōu)先權聯(lián)系的一組專利文獻,稱為專利族(Patent Family)。在同一專利族中每件專利之間互為同族專利。仍然以本專利US5868855(專利權人為KABUSHKI KA ISHA TOSH I BA)為例進行相關說明。

同族專利的數(shù)量及其地域性分布分析。點擊圖1的“View I NPADOC patent family”,在檢索結果的頁面,看到本專利的同族專利列表(Family list)。從檢索結果可知,本專利有6件同族專利,分別在中國、德國、歐洲、日本、韓國和美國得到專利授權。

同族專利的內容分析。檢索到的6件同族專利主要涉及3個技術主題：硅(半導體)基板的表面處理液,硅(半導體)基板的表面處理方法和設備。其中,有4件僅涉及兩個技術主題(處理方法和處理設備),有兩件涉及3個技術主題。同族專利之間的內容可能相同,也有可能部分相同,要通過將各同族專利授權的權利要求書與本專利的保護范圍比較,來判斷同族專利是否與本專利相同,以確定在特定的國家或地區(qū)是否還要對同族專利進行專利許可。

五、對我國技術標準的制定/修訂及使用標準的建議

(一)在國家標準制定/修訂、用戶使用標準時關注必要專利

無論在我國通過等同采用或修改采用國際標準進行標準的制定/修訂過程中,還是在用戶采用標準生產(chǎn)的過程中,首先要通過相關的標準數(shù)據(jù)庫檢索標準中的專利信息,然后根據(jù)需要判斷標準所采用的專利是否必要專利。

確定是否需要進行必要專利的判斷。在標準的與本專利相關的文件,如“聲明”中,如果有“免費專利許可”的字樣,則可以直接免費使用該專利技術,不需要進行必要專利的判斷。

判斷是否為必要專利。在標準的與本專利相關的文件,如“聲明”中,如果有“在無歧視基礎上以合理的期限和條件談判專利許可”的表達,則要對該專利技術的有效性、不可替代性進行判斷。

必要專利的同族專利的判斷。在確定標準中所采用專利為必要專利的基礎上,還要關注該專利技術的同族專利的數(shù)量,并對其相應內容是否相同進行判斷。為在不同國家或地區(qū)簽署專利許可合同進行前瞻性的準備。

(二)積極參與國際標準的制定工作,推動我國技術標準成為國際標準

一方面,積極爭取成為國際標準制定工作組的成員。關注國際標準的“標準草案征求意見稿”文本中有關專利技術的內容,并進行必要專利的判斷,對于不是為必要專利的技術及時提出異議,以防止專利權的濫用。另一方面,在推動我國技術標準成為國際標準的過程中,也要注意知識產(chǎn)權的保護,對標準所采用的必要專利區(qū)分情況對待,避免出現(xiàn)專利免費許可和低價許可的情況,切實保護自身的利益。

總之,隨著科學技術的發(fā)展,人們對技術標準的重要性的認識和知識產(chǎn)權保護意識都不斷提高,專利技術會越來越多地融入到技術標準中。只要我們不斷努力,就一定能推動我國技術標準的發(fā)展,并使之逐漸成為國際標準,使其更好地為經(jīng)濟建設服務。

那英,國家知識產(chǎn)權局專利局專利文獻部數(shù)據(jù)加工管理處處長。