雷 鑫，胡 炯

（中南林業(yè)科技大學 政法學院，湖南 長沙 410004）

商標惡意申請的規(guī)制與對策

雷 鑫，胡 炯

（中南林業(yè)科技大學 政法學院，湖南 長沙 410004）

商標惡意申請是指行為人為牟取不當利益，將他人在先使用的商標或者他人擁有其他權利的標識搶先申請注冊，雖然我國商標法已對該行為進行了規(guī)制，但是立法過于抽象，操作性不強，導致商標注冊中惡意申請現(xiàn)象仍然大量存在，嚴重擾亂公平競爭的市場秩序。通過分析商標惡意申請形成的根源，提出預防商標惡意申請的對策。

商標；惡意申請注；規(guī)制對策

一、 商標惡意申請述評

商標惡意申請是指違背誠實信用原則，以攫取或不正當利用他人業(yè)已存在的商標商譽或潛在的商標商譽，以損害他人在先權利，或侵奪公共資源為目的而進行的商標注冊申請行為。

商標對于提升企業(yè)核心競爭力具有舉足輕重的作用。因此，惡意申請、“傍名牌”等不正當競爭行為，往往會嚴重破壞公平競爭的市場環(huán)境，根據(jù)相關數(shù)據(jù)顯示，2011年中國工商系統(tǒng)立案查處侵權假冒案件5.95萬件平均每年查處商標違法案件超過5萬件。2012年1至10月共審查商標注冊申請122萬件，其中駁回23萬件，相當一部分是惡意商標注冊申請。可見，我國亟待通過完善商標注冊法規(guī)對商標注冊中惡意申請行為加以扼制。

我國現(xiàn)行法律對商標注冊中惡意申請行為的法律規(guī)制主要是：我國現(xiàn)行商標法第三十一條規(guī)定：“申請商標注冊不得損害他人現(xiàn)有的其他在先權利，也不得以不正當手段搶先注冊他人已經使用并有一定影響的商標”。我國商標法對商標惡意申請行為的規(guī)定較抽象且不具體，缺乏可操作性，筆者認為界定商標注冊惡意申請行為應該符合以下幾個構成要件：

1.行為人主觀上為了謀取不正當利益

申請人謀取不正當利益這是認定商標注冊中惡意申請行為的主觀要件。將他人已經注冊并具有一定影響力的商標申請注冊并使用，嚴重侵犯了被申請人的商標權，而且擾亂了公平的市場交易秩序。行為人將他人已經使用并具有一定影響力的商標一旦申請注冊成功，此行為就相當于一種剽竊，并且是披著合法的外衣，掩人耳目，甚至反過頭來控告原商標使用人商標侵權。筆者認為，關于申請人的主觀惡意可以從以下幾個方面綜合衡量：一是申請人自己不使用該商標，甚至申請人沒有自己的產品，而是將申請來的商標轉手高價賣于他人，從中賺取高額的利潤；二是申請人商標注冊成功后，起訴原商標使用人商標侵權，并索取高額賠償費。因為即使申請人沒有打贏官司，也能利用訴訟期間贏得一段時間內的商標使用權，若打贏官司，更是兩全其美的事情，既能享有商標權，又能獲得高額的賠償費。

2.行為人客觀上使用了不正當手段

不正當手段是指不合理或不合法的手段。即申請人向商標評審委員會提供虛假的申請材料，或者不真實地填報了相關材料，誤導商標評審機構，以致商標申請成功。由于商標局不可能對所有材料的真實性進行審查，因此是否運用了不正當手段，應當在異議程序或者訴訟程序中由被申請人提出，并提供相關證據(jù)證明。哪些是不正當手段呢？第一，申請人利用被申請人怠于申請商標注冊的因素，明知某商標正在被使用，由于被申請人企業(yè)規(guī)模不大，認為暫時沒有必要申請商標注冊，或者由于資金不足、對自家產品信心不大、法律意識淡薄等原因，尚未進行注冊，申請人則利用此缺陷，搶先進行注冊；第二，申請人利用商業(yè)上的往來關系，曾經或現(xiàn)在與被申請人合作，對被申請人的經營范圍非常了解，在合作中偷偷搶先注冊他人商標，或者在合作后將商標搶先注冊；第三，申請人曾經或現(xiàn)在擔任其法律顧問、會計師、媒體記者等，在開展正常的管理工作中了解被申請人商標使用情況，并能夠預見未來收益，因此搶先注冊?？梢?，申請人利用不正當?shù)氖侄螕屜茸运松虡耍瑢崒儆煤戏ǖ姆绞窖谏w非法目的，違背了誠實信用原則。[1]

3.從后果上看侵犯了他人的在先權利

根據(jù)現(xiàn)有商標法的規(guī)定，惡意申請應該包括兩種情形，第一種情形就是侵犯他人在先的商標使用權。在這種情況下，被申請的商標已經被他人在一定范圍內的某種商品上已經使用，并獲得了一定的影響力。對于這種申請，筆者認為必須具備兩個條件。第一個條件是該商標必須是連續(xù)性使用，即已經使用并正在使用的商標。若該商標曾經使用過，而后來停止使用，則不構成商標的惡意申請。具體的時間點應以申請人向商標局提出申請之日起計算。第二個條件是該商標已經具有一定的影響力，至于影響力到底要多大才是達到了一定的影響力呢，這需要從商品的市場占有率、市場份額、廣告投入經費、消費者數(shù)量、產品的銷售額以及地域上的輻射面等方面來綜合衡量。第二種情形是侵犯了他人的其他在先權利。侵犯了他人其他在先權利的情形很廣泛，既包括他人（包括法人和組織）的在先權利，如姓名權、商號權、榮譽權等，也包括權利主體不夠明確的社會公共資源比如中央1套、嫦娥1號等。

4.商標申請注冊成功

若行為人進行了商標的申請注冊行為，但是尚未申請成功，仍在異議期內，則不構成商標惡意申請，被申請人可通過異議程序使其注冊不成功。但實踐中往往不盡如人意，被申請人很難在三個月的異議期內發(fā)現(xiàn)這一侵權行為，而是待申請人注冊成功之后，才發(fā)現(xiàn)自己的權利受到侵害。因此，商標申請注冊成功這一客觀要件不可或缺。

二、商標惡意申請的原因分析

在現(xiàn)實生活中，商標的惡意申請現(xiàn)象一直存在，并有愈演愈烈之勢，要想有效防治這一現(xiàn)象的發(fā)生，則必須先探究發(fā)生這一現(xiàn)象的內在原因。筆者認為，以下三個方面是最主要的原因。

1.權利人商標法律意識淡薄

眾所周知，商標是產品進入市場的通行證，但是商標的培育需要很長的時間和很大的投入，若能將他人已經培育好的商標申請注冊，在申請者眼中，將是一筆很大的財富。或者可以說是坐收漁翁之利，何樂而不為呢？再者，若申請成功，即使不用在自家產品上，也能轉手賣個好價錢，以從中賺取高額利潤。有的申請者甚至將這種行為視為一種職業(yè)，長期從事非法申請活動。

盡管我國法律對商標的惡意申請行為進行了規(guī)定，但不可否認的是，很多企業(yè)利用法律來保護自己權益的意識不強，不知道怎樣維護自身的權益。有些企業(yè)經營規(guī)模不大，尚處于起步階段，對自家產品沒有信心，認為暫時沒有必要進行商標的注冊，或者是由于對法律的不了解，不知道如何進行注冊。有的企業(yè)則是在注冊后沒有及時關注相關信息，在注冊商標到期之后，沒有進行商標的續(xù)展。這些都給了不法分子以可乘之機。

商標持有人的商標防御意識不強。有的商家不重視注冊聯(lián)合商標或防御商標，只在一類商品上注冊了商標，沒有在不同類商品上進行注冊。例如，A商標是食品類商標，某申請者在服裝類上申請了A商標，通過誤導消費者來實現(xiàn)申請者的非法目的。[2]

2.商標注冊環(huán)節(jié)忽略“使用”因素

我國商標法關于商標專用權取得采用注冊取得模式，盡管對商標使用有所涉及，但相關立法不健全，過于原則，關于商標使用因素的規(guī)定是遠遠不夠的，這種對“使用”的忽視造成了一系列的問題。諸如商標注冊行為缺乏誠信，商標惡意申請現(xiàn)象嚴重等等。惡意申請的本質是搶奪他人的商譽和市場，或利用他人的聲譽和影響侵占商譽和市場。典型的行為包括搶注他人使用的未注冊商標、翻譯國外知名商標、將名人的姓名注冊為商標等。例如，一夜走紅的林書豪面臨商標被搶注和域名被搶注的雙重困境。其名字“林書豪”被美國福布斯雜志評估價值約1億元人民幣，而無錫一家體育用品企業(yè)搶先注冊了“林書豪”商標，該企業(yè)注冊商標并非為了自己使用，而是看好該商標的升值空間，從中賺取高額利潤。這種商標“圈地”行為嚴重擾亂了市場競爭秩序，對誠信經營和公平競爭的市場競爭準則造成了嚴重的打擊。此外，商標法中規(guī)定的申請商標注冊的主體過于寬泛，只要是依法成立的企事業(yè)單位、社會團體、個體工商戶、個人合伙等，只要領取了營業(yè)執(zhí)照，不管其從事哪種經營活動，也沒有考慮使用因素，這樣的法律疏漏無疑給惡意申請者提供了良好的土壤。[3]

3.商標轉讓制度不完善

我國商標法第三十九條規(guī)定，轉讓注冊商標的，轉讓人和受讓人應當簽訂轉讓協(xié)議，并共同向商標局提出申請。第四十四條第四款規(guī)定，連續(xù)三年停止使用注冊商標的，由商標局責令限期改正或者撤銷其注冊商標?？梢姡覈虡朔ㄖ灰?guī)定了三年未使用即撤銷商標，并沒有對商標轉讓進行時間限制，行為人惡意申請商標注冊之后立馬轉手，無需進行使用，且轉讓沒有時間限制，將惡意注冊的商標轉讓既沒有商標閑置費的負擔，又能賣個好價錢，這種不盡合理的轉讓制度給了不法分子以可乘之機，在利益的驅使下，容易放縱行為人進行商標惡意注冊。

4.對商標惡意申請行為定性不明確以及規(guī)定不集中

我國對于規(guī)制商標惡意申請行為的立法較晚，因此許多具體事項規(guī)定得不太完善，還有待商標法律及相關法律法規(guī)的完善與修改。首先，對于惡意申請究竟是屬于哪一種性質？該如何進行規(guī)制？我國商標法均未明確規(guī)定。其次，對于惡意申請規(guī)定得很分散，比如，將惡意申請的界定和代理人惡意申請的界定分開規(guī)定，在實踐中很難具體認定某一行為是否構成惡意申請，容易造成誤判。

三、規(guī)制商標惡意申請行為的對策

從以上原因分析中可以得知，商標惡意申請行為的產生主要原是商標法律意識不強，我國相關法律法規(guī)不健全等。

1.提高商標所有人的商標保護意識

對企業(yè)進行知識產權法律知識培訓作為工商注冊登記的前置程序，讓每個企業(yè)在進入市場之前了解必要的商標法律常識，使其深知商標注冊的重要性，而不怠于商標注冊。

首先，強化在先使用人的商標法律意識。秉承“自愿注冊原則”和“申請在先原則”，在先商標使用人應對已經使用的商標盡快、及時注冊。在先使用人應密切關注商標局發(fā)布的《商標公告》，盡早收集商標使用的證據(jù)，以及能夠證明惡意申請的證據(jù)。若發(fā)現(xiàn)自己在先使用的商標存在被申請的情況，應及時申請異議或者提出爭議裁定請求，維護自己的合法權益。同時，在先使用人還應在成功阻止惡意申請之后，提交自己的商標注冊申請。

其次，利用法律的威懾力和預防作用，行為人惡意申請商標注冊，輕則駁回商標申請或撤銷商標，重則賠償經濟損失。通過宣傳惡意申請將承擔嚴重的法律后果，減少惡意申請行為發(fā)生的風險。

此外，在日常生活中，通過散發(fā)法律小冊子或者懸掛橫幅等途徑，宣傳惡意申請的危害性，提高公眾的法律意識。

2.商標注冊環(huán)節(jié)吸納“使用”因素

商標法應堅持既保護商標的注冊行為，又不損害在先使用人的權利原則。絕對注冊主義將會導致惡意注冊的產生，在申請的對象上，有外國企業(yè)申請中國商標，有中國企業(yè)之間申請，也不乏中國企業(yè)申請外國企業(yè)的商標。從申請的目的看，有申請后轉讓，獲取高額轉讓費，有的申請后自用，在同類產品競爭中侵占制高點，有的申請后并不使用，只是為了保住自己產品的市場份額。我國在立法上已經開始重視惡意申請行為，但是仍存在不盡完美之處。注冊主義追求形式合理，辦事效率高，但是忽略個別公平。而使用主義重視個別公平，卻缺乏效率，二者各有利弊。只有將二者有機結合起來，才能達到最佳效果。美國以前是實行使用主義，1984年Crocker National Bank & Cannadian Imperial of Commerce 案后，美國于1988年通過商標法修正案折衷采用使用主義和注冊主義。德國一直是實行注冊主義的國家，但從1994年開始，在確權制度上采用注冊和使用并行制度。美國和德國的立法實踐給了我們很好的啟示和借鑒作用。立足長遠，我國也應當采用注冊和使用并行的制度：申請人的商標專用權取得仍然是通過注冊取得，但該商標權可以因先使用人提出確切的先使用證據(jù)而被撤銷；先使用人可依規(guī)定在一定時間內提出先使用證明。這樣既可堅持注冊主義，又保護了先使用人的利益，極具靈活性，既效率優(yōu)先，也兼顧公平。[4-12]

為有效遏制商標惡意申請行為，我國商標法應首先明確規(guī)定申請商標注冊不得損害他人現(xiàn)有的其他在先權利，也不得以不正當手段搶先注冊他人已經使用并有一定影響的商標。首先應規(guī)制申請商標注冊的主體。將商標申請主體限制為實際使用或者有意圖使用該商標的民事主體。其次明確商標申請文件的內容。在商標申請文件中要求提供商標實際使用的相關證據(jù)或者意圖使用的聲明。明確規(guī)定提供虛假的實際使用證據(jù)或者意圖使用聲明所獲得商標注冊無效。最后將近似商標認定構成惡意申請。申請商標在相同或者類似商品上與他人在中國在先使用的商標相同或者近似，申請人因與該他人間具有合同、業(yè)務往來、地域關系或其他關系而明知該他人商標存在的，不予注冊。申請注冊的商標是抄襲他人在不相同或者不相類似商品上有較強顯著性且具有一定影響的注冊商標，容易導致混淆的，不予注冊。只有把近似商標同樣認定構成惡意申請，同時實行跨類保護，才能較好地限制了商標的注冊行為，達到有效遏制惡意申請行為。

3.完善商標轉讓制度

惡意申請商標的目的無非三種：第一種是將申請來的商標高價轉讓，從中賺取高額費用；第二種是將競爭對手的商標進行申請，以此來限制競爭對手進入相關市場，減少競爭；第三種為單純地將申請來的商標進行使用。而商標的真正價值在于使用，前兩種行為并沒有實際使用商標，因此應當成為法律規(guī)制的重點。第三種行為雖屬惡意申請，但實際使用，因此商標局在審查過程中，應當結合商標的市場價值進行綜合考量，不能簡單地撤銷商標。

法律應對申請后未使用商標的轉讓進行限制。現(xiàn)行法律規(guī)定商標注冊后三年內無正當理由未使用的予以撤銷，對于有正當理由的，可以繼續(xù)使用。因此，法律可以規(guī)定，商標轉讓行為只能在商標注冊并使用三年后進行，對于無正當理由三年內未使用的，不予轉讓；對于有正當理由的，三年內支付商標維持費用后，可以轉讓。對于轉讓商標的維持費應當逐月成倍增加，以此提高商標申請的成本。此外，在實踐中不乏代理機構慫恿被代理人申請商標的案例，大多數(shù)商標轉讓行為均為代理人或代理機構代辦，因此有必要合理規(guī)制代理人或代理機構的行為。法律可以規(guī)定嚴懲代理人或者代理機構慫恿被代理人惡意申請的行為，一經發(fā)現(xiàn)，即撤銷代理人資格或者吊銷代理機構營業(yè)執(zhí)照，終身禁止進入商標代理行業(yè)領域。

4.我國商標法應專章規(guī)定惡意申請行為

首先應當明確認定惡意申請行為為不正當競爭行為。我國現(xiàn)行的法律沒有對惡意申請的概念做出規(guī)制，更沒有明確商標申請行為的性質。商標惡意申請行為具備不正當競爭的特征，應屬不正當競爭行為：如前面所述，惡意申請一般有兩個目的：第一是單純牟利。通過商標申請，或逼迫使用人高價收購其注冊商標，或進行商標倒賣，或起訴使用人從而獲得賠償。第二是為了阻礙被申請商標的商品進入特定市場。商標一旦申請成功，企業(yè)則不得在一國或地區(qū)內使用此商標，否則構成侵權。因此，申請人是出于不正當競爭的目的進行惡意申請。再者，商標申請行為亦間接損害了消費者的利益。商標是將不同主體的商品或服務區(qū)分開來的標志，申請行為使消費者產生混淆，這間接損害了消費者的知情權和自主選擇權。因此，應當通過立法明確認定商標惡意申請行為為不正當競爭行為。

其次，我國商標立法對惡意申請行為規(guī)定得比較分散，勢必在實踐中給法律實務的判定帶來困難。因此，筆者認為應當將惡意申請行為進行專章規(guī)定。例如，商標法中關于在相同或相似的商品上使用與他人在先使用的相同或相似的商標；未經授權，代理人或者代表人以自己的名義將被代理人或者被代表人的商標進行注冊，被代理人或者被代表人提出異議的，不予注冊并禁止使用；申請人因與在先權利人具有合同、業(yè)務往來、地域關系或其他關系而明知該商標存在而申請注冊的，不予注冊；申請注冊的商標是抄襲他人在不相同或者不相類似商品上有較強顯著性且具有一定影響的注冊商標，容易導致混淆的，不予注冊。等等，可將這些條款放在一起集中規(guī)定，以免造成辦案人員的誤解。

通過以上措施規(guī)制商標惡意申請行為，商標法應堅持既保護商標的注冊行為，又不損害在先使用人的權利的前提下，積極保護商標注冊人的合法權益，既適合我國國情，又有利于社會主義市場經濟的有序健康發(fā)展。

[1] 朱成哲.惡意搶注的誘因及法律規(guī)制[J].黑龍江省社會主義學院學報,2009,(6):49-51.

[2] 胡開忠.商標法學教程[M].北京：中國人民大學出版社,2008: 20

[3] 楊葉璇.試論商標竊權行為及其懲治方法[J].中國工商管理研究,2005,(11):12-16.

[4] 宋林莉.解決商標搶注問題的法律分析[J].中華商標,2009,(11):36-38.

[5] 張序九.商標法教程[M]. 北京：法律出版社，1995.

[6] 嚴永和.論傳統(tǒng)知識的知識產權保護[M]. 北京：法律出版社，2006.

[7] 張 平.知識產權法詳論[M]. 北京：北京大學出版社，1994.

[8] 鄭成思.知識產權論[M]. 北京：社會科學文獻出版社，2007.

[9] 奚曉明，孔祥俊.最高人民法院知識產權審判案例指導（第三輯）[M]. 北京：中國法制出版社，2011.

[10] 莫守忠,王 曦,李 蓓. 發(fā)達國家運用知識產權助推戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展對我國的啟示[J].湖南財經學院學報,2012,(2):5-13.

[11] 喻少如，曾祥昌.關于我國專利獎勵若干問題的思考[J].中南林業(yè)科技大學學報（社會科學版）,2012,(6):73-76.

[12] 吳漢東.知識產權法[M]. 北京：中國政法大學出版社，2010.

Regulations and Countermeasures on the Behavior of Malicious Application to Trademark

LEI Xin, HU Jiong
(College of Political Science and Law, Central South University of Forestry & Technology, Changsha 410004, Hunan, China)

Trademark squatting refers to registering the mark being used by others or identif i cation of other rights possessed by others. Trademark law of China has regulated the behavior, but squatting still exists considerably, seriously disrupting the order of the market economy due to the low operability of the law. This article fi rst reviews the domestic and international legislation on squatting, explores the def i nition of malicious cybersquatting, and then analyzes the reasons for this phenomenon, and fi nally proposes how to prevent our trademark squatting behavior countermeasures.

trademark; malicious application; regulation measures

D923

A

1673-9272(2013)03-0117-04

2013-03-26

雷 鑫（1969-），男，湖南洞口人，中南林業(yè)科技大學政法學院教授，碩士生導師，研究方向：民商法學。

[本文編校：羅 列]