閆文軍 白靜文

美國專利審查中的“最寬合理解釋”

閆文軍 白靜文

專利審查過程中，美國專利商標局對專利申請中的權(quán)利要求進行解釋時采納 “最寬合理解釋”。美國聯(lián)邦巡回上訴法院在專利復(fù)審案件進行司法審查時，仍適用這一解釋規(guī)則。最寬合理解釋方便專利審查，并促使專利申請人使用準確的語言。但是，由于審查過程中的權(quán)利要求解釋方法與侵權(quán)訴訟中的權(quán)利要求解釋方法不同，有時會導(dǎo)致不公平的后果。由于我國的專利審查制度與美國有較大的差距，而最寬合理解釋方法本身也存在問題，我國不應(yīng)借鑒和模仿這種解釋方法。

專利審查 權(quán)利要求解釋 最寬合理解釋

在專利審查和侵權(quán)訴訟過程中，都可能需要對權(quán)利要求進行解釋。在美國，專利侵權(quán)案件中，法院限制性地解釋權(quán)利要求以確定其含義。而在專利審查過程中，則適用不同于侵權(quán)訴訟中的解釋方法——最寬合理解釋（broadest reasonable interpretation）。aIn Re Jason Arthur Taylor, Rebecca Ann Zeltinger, And John G.，484 Fed. Appx. 540; 2012 U.S. App. LEXIS 12053.

一、美國專利審查指南中權(quán)利要求解釋

美國專利法中并沒有關(guān)于專利保護范圍的規(guī)定，關(guān)于權(quán)利要求解釋的規(guī)則是通過判例確定下來的。美國“專利審查指南”（Manual of Patent Examining Procedure）在總結(jié)判例的基礎(chǔ)上規(guī)定了專利審查中的最寬合理解釋方法。

根據(jù)美國《專利審查指南》第2111節(jié)的規(guī)定，在專利審查過程中，待審專利權(quán)利要求應(yīng)給出與說明書一致的最寬合理解釋。專利商標局確定申請中專利權(quán)利要求的范圍時，不只是看權(quán)利要求的用語，還基于該領(lǐng)域普通技術(shù)人員根據(jù)說明書所給出的最寬合理解釋。例如，在In re Yamamotob740 F.2d 1569, 1571 (Fed. Cir. 1984).、In re Zletzc893 F.2d 319, 321 (Fed. Cir. 1989).案和In re Crishd393 F.3d 1253 (Fed. Cir. 2004).中，法院指出，在專利審查過程中，待審專利的權(quán)利要求應(yīng)盡量解釋得在可能的范圍內(nèi)越寬越好。在In re Prater案中e415 F.2d 1393, 1404-05, 162 USPQ 541, 550-51 (CCPA 1969).，權(quán)利要求保護的是對氣體進行質(zhì)譜分析所得出的數(shù)據(jù)進行分析的方法，這種方法包括通過將數(shù)據(jù)進行數(shù)學(xué)變換選擇進行分析的數(shù)據(jù)的步驟，審查員駁回了申請，認為使用筆和紙做記號的手工方法使這種方法沒有新穎性。法院支持了這種意見，認為權(quán)利要求并沒有限于機器的方式，權(quán)利要求的范圍包括了使用筆和紙做記號的手工方法。

另一方面，最寬合理解釋應(yīng)與該領(lǐng)域技術(shù)人員所可能得出的解釋一致。否則，就是不“合理”的。例如，In re Cortright案中，f165 F.3d 1353, 1359, 49 USPQ2d 1464, 1468 (Fed. Cir. 1999).權(quán)利要求中有一用中“restore hair growth”（恢復(fù)頭發(fā)生長”），專利申訴和抵觸委員會gBoard of Patent Appeals and Interferences，簡稱BPAI。2012年9月更名為專利審判與申訴委員會(Patent Trial and Appeal Board，簡稱PTAB)。按照最寬合理解釋，將其理解為恢復(fù)到原來的狀態(tài)。而聯(lián)邦巡回上訴法院認為，上述解釋是不合理的，說明書只是要求頭發(fā)有一些增長，但不必長到滿頭頭發(fā)的狀態(tài)。

二、美國適用最寬合理解釋的案例

在審查過程中，美國專利商標局采用最寬合理解釋方法，在復(fù)審無效程序中，審查員仍采用這樣的標準。如果對審查決定不服，上訴到聯(lián)邦巡回上訴法院，法院仍采用這一標準。hLauren Drake，Rebooting California: Initiatives, Conventions And Government Reform: Note: Preventing Inequity: Extending Issue Preclusion To Claim Construction During Reexamination Of Previously Litigated Patents，44 Loy. L.A. L. Rev. 749（2011）.聯(lián)邦巡回上訴法院對專利商標局解釋的“合理性”進行審查。

在提及最寬合理解釋方法的大多數(shù)案件中，美國聯(lián)邦巡回上訴法院的意見與專利商標局的意見是相同的，即大部分案件都維持了專利商標局對權(quán)利要求所做的最寬解釋。例如，在In re Paulseni案中，專利商標局和聯(lián)邦巡回上訴法院都認為，權(quán)利要求中的“電腦”指的是其普通含義。說明書只是描述了筆記本電腦的某些特點和性能。這種描述，與確立特別的界定，從而限制發(fā)明的范圍，使之具有與通常電腦不同的特點和性能還離得很遠。在In re Avid Identification Systems, Inc.j2013 U.S. App. LEXIS 438.案中，美國專利申訴和抵觸委員會員會認為，由于專利說明書沒有明確定義不可改變的數(shù)據(jù)（unalterable data），這一術(shù)語應(yīng)定義為“不容易改變的數(shù)據(jù)”。聯(lián)邦巡回上訴法院認為，說明書本身在定義“不可改變的數(shù)據(jù)”時使用了不同的術(shù)語。說明書中描述“不可改變的數(shù)據(jù)”永遠不需要改變的，有時描述為通常不能改變的，沒有連續(xù)的、明確的定義，專利申訴和抵觸委員會員會對“不可改變的數(shù)據(jù)”給出了與說明書一致的最寬合理解釋，對權(quán)利要求的解釋沒有錯誤。在In re Michael C. Scroggiek442 Fed. Appx. 547; 2011 U.S. App. LEXIS 19169.案中，對于權(quán)利要求中的“個人電腦”，專利商標局認為，根據(jù)字典的解釋，個人電腦的平常和普通含義指的是基于中央處理器構(gòu)建的供個人使用的電腦。說明書沒有對個人電腦進行重新界定，權(quán)利要求中的含義就是其平常和普通含義。聯(lián)邦巡回上訴法院認為，權(quán)利要求中只使用了個人電腦一詞，說明書中沒有進行界定，也沒有解釋其含義，在審查過程中也沒有修訂進行界定。雖然說明書中提到了使用網(wǎng)絡(luò)和郵件，但沒有將這些限制寫在權(quán)利要求中。因此，不能將權(quán)利要求中的個人電腦理解為在網(wǎng)絡(luò)環(huán)境中使用的電腦。在In re David T. Pelzl379 Fed. Appx. 975; 2010 U.S. App. LEXIS 9376.案中，涉案專利申請指向練習(xí)擊球的高爾夫球訓(xùn)練墊，訓(xùn)練墊的擊球表面上印有腳和球的位置標記。對比文件中的訓(xùn)練墊的擊球表面有縱線和橫線，形成網(wǎng)格，可以用來確定腳和球的位置。專利申訴和抵觸委員會認為申請的專利沒有新穎性。聯(lián)邦巡回上訴法院同意專利申訴和抵觸委員會的認定，認為權(quán)利要求1并沒有界定高爾夫訓(xùn)練墊上的標記實質(zhì)上包括第一、第二、第三腳標記和球位標記，而權(quán)利要求1只是記載實質(zhì)上包括“包括標記的表面”，而標記包括第一、第二、第三腳標記和球位標記。權(quán)利要求使用這種開放式的用語，應(yīng)解釋為表面上除了列舉的標記外，還可以有其他的。在In re Henry Gleizermm 356 Fed. Appx. 415; 2009 U.S. App. LEXIS 27379.案中，涉案專利涉及電子付款和實物交易的自動交易系統(tǒng)和方法，包括5個步驟，但權(quán)利要求沒有限定順序。專利權(quán)人主張，對比文件沒有披露5個步驟的順序，而其交易系統(tǒng)是有順序的。專利商標局認為，權(quán)利要求應(yīng)進行最寬合理解釋，將說明書中的順序讀入權(quán)利要求是不正確的。聯(lián)邦巡回上訴法院認為，步驟順序除非實際引述或暗示是不可缺少的，否則通常不能解釋為技術(shù)方案所必需。因此，聯(lián)邦巡回上訴法院支持了專利商標局的解釋。在In re Trans Tex. Holdings Corpn498 F.3d 1290 (August 2007).案中，涉案專利為“在通貨膨脹時調(diào)整存貸款帳目方法的投資管理系統(tǒng)”。爭議的權(quán)利要求中一個術(shù)語“responsive to the rate of inflation”（響應(yīng)通貨膨脹率）。專利權(quán)人主張，專利要求存貸款數(shù)額“連續(xù)地”一對一地與通貨膨脹率對應(yīng)，指的是只要有通貨膨脹率產(chǎn)生，就會做出相應(yīng)的調(diào)整。專利商標局和聯(lián)邦巡回上訴法院認為，權(quán)利要求只是要求“直接響應(yīng)”，說明書和審查檔案也沒有要求，只要每次出現(xiàn)通貨膨脹率，就立即做出調(diào)整。法院根據(jù)字典對“直接”解釋，認為根據(jù)最寬的合理解釋原則，它不限于在每次通貨膨脹率報告就立即做出調(diào)整，還包括在通貨膨脹率報告后“稍后”調(diào)整。 在In re Shonero2009 U.S. App. LEXIS 24828 (Fed. Cir.2009).案中，爭議專利涉及蜂窩輪胎內(nèi)襯層和充氣輪胎的氣室系統(tǒng)。權(quán)利要求有一個術(shù)語“密封和增壓的（“sealed and pressurized”）。專利申請人主張，其專利申請中的氣室與其他輪胎腔體是獨立密封的，專利申訴和抵觸委員會與聯(lián)邦巡回上訴法院認為，說明書描述了有密封氣室的發(fā)明，該密封氣室在結(jié)構(gòu)上獨立于輪胎腔體的其他部分。但專利權(quán)利要求書并沒有將發(fā)明限制為氣室通過內(nèi)胎或類似結(jié)構(gòu)密封，而只是要求氣室“密封和增壓”，因此，法院認為權(quán)利要求中的用語沒有限制“密封”為一特定結(jié)構(gòu)，而說明書也沒有明確限定氣室為一特定結(jié)構(gòu)。在In re PondpFed. Cir. Jan. 18, 2012.案中，權(quán)利要求書要求牙科沖洗頭“單一的一塊”（unitary one piece），聯(lián)邦巡回上訴法院支持了專利商標局的認定，說明書并沒有對“單一的一塊”進行明確的界定。說明書沒有給出用語的定義，也沒有使專利商標局的解釋不合理。說明書一個實施例披露了夾物模壓制造牙科沖洗頭的方式。因此，按照最大范圍的合理解釋，包括通過夾物模壓制造的產(chǎn)品也屬于“單一的一塊”。

在有些案件中，聯(lián)邦巡回上訴法院認為專利商標局的解釋太寬，是不合理的。例如，在In re Suitco Surface, Inc.q603 F.3d 1255, 1260 (Fed. Cir. 2010).案中，涉案專利涉及地板飾面材料，可以使用在運動場、保齡球道等由木板、油氈、水磨石或混凝土制成的地板的表面。該發(fā)明實質(zhì)上是通過帖粘層將薄塑料紙貼在地板表面。權(quán)利要求稱這種材料為“裝飾（finishing）地板頂表面的改進材料”。在雙方復(fù)審程序中，專利申訴和抵觸委員會認為，權(quán)利要求中的“裝飾地板頂表面的材料”為在結(jié)構(gòu)上適合放置在地板表面的材料。按照這種解釋，“裝飾地板頂表面的材料”可以指地板上的任何層，不管是不是最頂層或最后一層。聯(lián)邦巡回上訴法院認為，權(quán)利要求中明示用語要求裝飾地板頂表面的材料，除非是在表面的最后一層，否則不能裝飾頂表面。如果按照專利商標局的解釋，在木板、瓷磚、混凝土、薄塑料粘層等之上的地毯，都會使權(quán)利要求顯而易見，因為塑料粘層是其中的一層。這種解釋沒有合理地反映專利的用語和披露的內(nèi)容。確定最大范圍的合理解釋，“裝飾地板頂表面的材料”，指的是“在地板頂表面的清晰的、均勻的一層，是地板表面的最終處理部分或最終覆蓋層。而不是中間層、臨時層或過渡層。再如，In re Abbott Diabetes Care Inc.r696 F.3d 1142(Fed. Cir. 2012).案中，專利保護的是使用電化學(xué)傳感器提供血管中分析物含量信息的裝置和方法。對于權(quán)利要求中的“電化學(xué)傳感器”是否包括電線和電纜，專利申請人與專利商標局有不同意見。專利商標局認為，雖然說明書中批評了現(xiàn)有技術(shù)中的外部電線和電纜，說明書的實施例也不包括電線和電纜連接感應(yīng)控制單元，但沒有明確的限制性描述，說明現(xiàn)有技術(shù)中描述的電線和電纜也能實現(xiàn)權(quán)利要求中所說的電化學(xué)感應(yīng)的功能。因此，專利申訴和抵觸委員會對電化學(xué)傳感器給予了最寬合理解釋，認為包括電線和電纜。聯(lián)邦巡回上訴法院認為，專利申訴和抵觸委員會對電化學(xué)傳感器的解釋是不合理的，與權(quán)利要求書及說明書的用語不符。權(quán)利要求本身提示了不包括電線和電纜的連接性，說明書中提到的帶有電纜和電線的傳感器，是在批判現(xiàn)有技術(shù)時而發(fā)明的主要目的是提供“一種小巧、壓縮的操控傳感器的裝置，可以提供信息給分析器，而不必實質(zhì)性限制患者的活動或運動”。按照最寬合理解釋的原則，電化學(xué)傳感器應(yīng)正確解釋為不使用電線和電纜連接傳感器控制單元的分立式電化傳感器。再如，在In re Ntps654 F.3d 1279; 2011 U.S. App. LEXIS 15814; 99 U.S.P.Q.2D (BNA) 1481.案中，涉案專利涉及利用射頻接收機等從原始處理器到目標處理器發(fā)送電子信息的系統(tǒng)。權(quán)利要求1描述了從電子信箱系統(tǒng)的原始處理器向多個目標處理器中的一個發(fā)送原始信息的系統(tǒng)。權(quán)利要求中涉及的用語包括電子郵件信息（electronic mail message）和電子郵件系統(tǒng)（electronic mail system）。專利申訴和抵觸委員會將上述電子郵件信息解釋為格式化的文本信息，只要具有收件地址以確定收件人、地址或信息指向的目標就可以。而專利權(quán)人主張，電子郵件除了收件地址外，還包括發(fā)件人的身份識別信息、郵件主題、正文。聯(lián)邦巡回上訴法院認為，該領(lǐng)域普通技術(shù)人員會認為電子郵件信息必須能夠識別發(fā)件人以及主題。雖然專利申訴和抵觸委員會可以給出最寬合理解釋，但這種解釋不能與說明書和其他證據(jù)割裂。根據(jù)證據(jù)，對“電子郵件信息”的最寬合理解釋是在地址、能進入信息內(nèi)容、有來源標識、有主題的信息。因此，專利申訴和抵觸委員會的解釋寬得不合理。最后，撤銷了專利申訴和抵觸委員會的決定，發(fā)回重審。

還有個別的案件，雖然聯(lián)邦巡回上訴法院的多數(shù)法官支持專利商標局的認定，但少數(shù)法官持不同意見。例如，在In re Gravest69 F.3d 1147, 1152, 36 U.S.P.Q.2d (BNA) 1697, 1701 (Fed. Cir. 1995).案中，涉案專利是關(guān)于電子監(jiān)測系統(tǒng)和方法的，其中權(quán)利要求涉及到“同時監(jiān)測選定的多個連接點”。專利申訴和抵觸委員會員會認為，其含義是可以監(jiān)測輸入端和輸出端，但并不必同時監(jiān)測一個輸入端和多個輸出端。聯(lián)邦巡回上訴法院多數(shù)法官同意這種解釋，認為它是最寬的解釋，并且并沒有與專利披露內(nèi)容不一致。而持不同意見的法官Neis提出了更窄一些的解釋，認為爭議的內(nèi)容可以解釋為“同時監(jiān)測多個連接點或線中的每一個”，否則“同時”就是多余的。按照這一解釋，專利就是有效的。再如，在In re Robert Skvoreczu580 F.3d 1262 (Fed. Cir. 2009).案中，涉案權(quán)利要求中要求保護的技術(shù)方案“包括”“橫向設(shè)置縮進的鋼筋腿”等。盡管現(xiàn)有技術(shù)中的鋼筋腿沒有橫向設(shè)置的縮進，專利商標局仍認為由于權(quán)利要求中使用“包括”一詞，按照最寬合理解釋就包括現(xiàn)有技術(shù)的方案。聯(lián)邦巡回上訴法院認為，最寬合理解釋的并不包括給出法律上不正確的解釋。專利商標局的解釋是不正確的。雖然權(quán)利要求中使用了“包括”一詞，但權(quán)利要求已經(jīng)記載鋼筋腿具有橫向設(shè)置的縮進，不能解釋為包括沒有縮進的鋼筋腿。

還有個別案件中，合議庭成員多數(shù)改變了專利商標局的意見，但個別法官持不同意見。In re Buszardv504 F.3d at 1364, 84 U.S.P.Q.2d (BNA).案，案中專利涉及包含聚氨酯軟泡的阻燃劑組合物。權(quán)利要求中使用了“柔性聚氨酯泡沫體的反應(yīng)混合物”?，F(xiàn)有技術(shù)披露了剛性聚氨酯泡沫。專利商標局按照最寬合理解釋，認為“柔性聚氨酯泡沫體”包括“剛性聚氨酯泡沫”。聯(lián)邦巡回上訴法院的多數(shù)人意見認為專利商標局的解釋過寬，“柔性聚氨酯泡沫體”不包括“剛性聚氨酯泡沫”。但少數(shù)法官認為，多數(shù)人意見沒有正確地適用最寬合理解釋方法。專利申請人沒有對“柔性聚氨酯泡沫體”作出定義，專利商標局的解釋是寬的，并且也不是不合理的。

三、美國最寬合理解釋方法的適用及評價

（一）專利審查和侵權(quán)訴訟中適用不同的解釋

美國專利審查中的最寬合理解釋方法由來已久。聯(lián)邦巡回上訴法院及其前身（關(guān)稅與專利法院）以及專利商標局一直使用這一方法對審查中的專利權(quán)利要求進行解釋。wDawn-Marie Bey & Christopher A. Cotropia，The Unreasonableness Of The Patent Office's "Broadest Reasonable Interpretation" Standard，37 AIPLA Quarterly Journal 2009.關(guān)稅與專利法院在1953年的判決中指出：通過長時間以來的一系列判決，以下的原則已經(jīng)確立：在最初考慮專利是否應(yīng)授權(quán)時，不管是專利商標局的合議組還是法院，都不能將說明書中沒有明示的限制讀入權(quán)利要求中。并且，同樣還確立了要給出權(quán)利要求的最寬解釋。x201 F.2d at 954, 96 U.S.P.Q. (BNA) at 414..

聯(lián)邦巡回上訴法院認為，最寬合理解釋方法與地區(qū)法院審理專利侵權(quán)案件中對權(quán)利要求的解釋（授權(quán)后的解釋）是不同的、獨特的解釋方法。y054, 44 U.S.P.Q.2d (BNA) at 1027-28.如果專利商標局適用侵權(quán)案件中的解釋方法，將是無法逆轉(zhuǎn)的錯誤。zIn re Zletz, 893 F.2d 319, 321-22, 13 U.S.P.Q.2d (BNA) 1320, 1321-22 (Fed. Cir.1989).

另外，在對權(quán)利要求是否進行全新審查上，專利授權(quán)案件與專利侵權(quán)案件也是不同的。聯(lián)邦巡回上訴法院在審理針對地區(qū)法院上訴中，采用的是“全新”審查標準，而在審理針對專利商標局的上訴案件中，采用的是“合理性”審查標準。@7In re Morris, 127 F.3d 1048 (Fed. Cir. 1997).

（二）最寬合理解釋方法的合理性

美國學(xué)者認為，采用最寬合理解釋方法的主要理由是以下三個：

第一，可以減少專利授權(quán)后做出更寬解釋的可能，從而維護公共利益。在專利審查過程中采用最寬合理解釋方法，可以將全部合理解釋都考慮在內(nèi)。這樣，專利授權(quán)后，公眾可以認為，地區(qū)法院或其他人對于權(quán)利要求所做的任何解釋，專利商標局都已經(jīng)審查過了。這種標準，可以幫助專利商標局避免錯誤地認為專利申請符合授權(quán)條件，但地區(qū)法院將權(quán)利要求的范圍解釋得更寬。因此，這一標準可以避免專利局認為符合授權(quán)條件，但按照后來地區(qū)法院確定的專利保護范圍，專利缺乏新穎性或創(chuàng)造性。@8Dawn-Marie Bey & Christopher A. Cotropia，The Unreasonableness Of The Patent Office's "Broadest Reasonable Interpretation" Standard，37 AIPLA Quarterly Journal 2009.

第二，在審查過程中可以修改權(quán)利要求，申請人的利益并沒有受到損害。申請人并沒有被排除通過明示的權(quán)利要求用語，得到適當(dāng)?shù)谋Ｗo。@9同注釋@8。申請人可以通過修改或說明有爭議的權(quán)利要求，固定審查員的解釋。聯(lián)邦巡回上訴法院曾指出，最寬合理解釋方法促進書面材料的改進，使專利保護的內(nèi)容向公眾提供更精確的書面告知。當(dāng)權(quán)利要求可以修改時，模糊之處被確認，語言的范圍和含義得到闡釋，從而更清楚，使申請人得到與其實際貢獻相當(dāng)?shù)膶＠Ｗo。#0#0 See In re Zletz, 893 F.2d 319, 321-22, 13 U.S.P.Q.2d (BNA) 1320, 1322 (Fed.Cir. 1989).#1 See Morris, 127 F.3d at 1054, 44 U.S.P.Q.2d (BNA) at 1027-28.

第三，促進了審查員與專利申請人在審查過程中的溝通。在專利審查過程中，并不像在專利侵權(quán)案件中那樣假定專利權(quán)是有效的。一旦審查員駁回了專利申請，申請人要證明其申請是值得授予專利權(quán)的，就要對駁回作出答復(fù)，或修改專利申請文件、澄清權(quán)利要求。因此，最寬合理解釋方法促進了這種必要的溝通，在假定專利權(quán)有效之前使公眾注意到專利的保護范圍。#1#0 See In re Zletz, 893 F.2d 319, 321-22, 13 U.S.P.Q.2d (BNA) 1320, 1322 (Fed.Cir. 1989).#1 See Morris, 127 F.3d at 1054, 44 U.S.P.Q.2d (BNA) at 1027-28.

（三）對最寬合理解釋方法的批評

對于專利審查中采用與專利侵權(quán)訴訟中不同的最寬合理解釋方法，美國學(xué)者也提出了一些批評意見。有的學(xué)者指出，最寬合理解釋方法存在六個方面的不合理性：

第一，與專利法的規(guī)定不符。在整個專利法中，不管是關(guān)于專利性的規(guī)定，還是關(guān)于保護范圍的規(guī)定，都使用了“發(fā)明”一詞，其含義應(yīng)是相同的。而適用不同的解釋標準，意味著權(quán)利要求的范圍是不同的。按照最寬合理解釋，審查員所審查的發(fā)明的范圍，比侵權(quán)訴訟中法院所保護的發(fā)明的范圍更大。這種狀況違背了專利法關(guān)于發(fā)明這個統(tǒng)一的概念。

第二，與統(tǒng)一的上訴法院制度矛盾。國會設(shè)立聯(lián)邦巡回上訴法院，就是為了解決專利商標局與各地區(qū)法院在適用專利法上的不一致。最寬合理解釋打破了聯(lián)邦巡回上訴法院目標要建立的基本公平。法院在處理專利商標局的案件和地區(qū)法院的案件時，適用了不同的標準。在不同的階段，產(chǎn)生了不同的解釋。在侵權(quán)和無效中，權(quán)利要求的含義是不同的。這違反了基本公平。

第三，使審查員和法官回避了權(quán)利要求解釋中的棘手問題。按照最寬合理解釋的標準， 審查員不需要確定正確的解釋，只要確定“合理的”解釋就可以了。審查員不需要解決是否將說明書中的限制讀入權(quán)利要求的問題。因此，在審查過程中不會產(chǎn)生是否將說明書讀入權(quán)利要求的爭議，從而剝奪了公眾對權(quán)利要求含義的討論，而這種討論對于其后的解釋是有幫助的。

第四，導(dǎo)致駁回專利申請的不當(dāng)決定。適用最寬合理解釋方法，比專利侵權(quán)訴訟時所保護的范圍更大。二者相比存在灰色區(qū)域。如果現(xiàn)有技術(shù)或現(xiàn)有技術(shù)的變換物正好在灰色地域內(nèi)，則專利不能授權(quán)或無效。而按照侵權(quán)訴訟中地區(qū)法院的解釋，權(quán)利要求是有效的，因為沒有將不能授予專利權(quán)的客體包括在內(nèi)。這種情況下，駁回專利申請或認定專利權(quán)無效是不妥當(dāng)?shù)摹?/p>

第五，導(dǎo)致費時費力地修改權(quán)利要求。適用最寬合理解釋方法，導(dǎo)致大量修改權(quán)利要求，從而產(chǎn)生人力和物力浪費，影響發(fā)明人的權(quán)利（因修改導(dǎo)致禁止反悔限制了專利的保護范圍），增加了當(dāng)事人的費用，也增加了專利商標局的費用。

第六，標準本身是模糊的。審查指南描述了審查過程中權(quán)利要求解釋的最寬合理解釋方法，但對于如何適用這一標準的沒有進一步明確的說明，沒有給適用這一標準的審查員提供案例、標準和指導(dǎo)。#2#2 Dawn-Marie Bey & Christopher A. Cotropia，The Unreasonableness Of The Patent Office's "Broadest Reasonable Interpretation" Standard，37 AIPLA Quarterly Journal 2009.#3 Joel Miller，Claim Construction at the PTO -- The "Broadest Reasonable Interpretation，88 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y 279（2006）.#4 Lauren Drake，Rebooting California: Initiatives, Conventions And Government Reform: Note: Preventing Inequity: Extending Issue Preclusion To Claim Construction During Reexamination Of Previously Litigated Patents，44 Loy. L.A. L. Rev. 749（2011）.#5 同注釋#4。

有的學(xué)者認為，雖然最寬合理解釋方法要求做出的解釋是“合理的”，即與說明書相符的最寬合理解釋，并且這種解釋必須與該領(lǐng)域技術(shù)人員所達到的解釋相一致。但在實際適用中，審查員刪減了這一規(guī)則，只適用最寬解釋，不顧說明書以及本領(lǐng)域技術(shù)人員的理解。這種解釋有可能導(dǎo)致過寬的解釋，并且基于與要求保護的發(fā)明非常遙遠的對比文件而駁回專利申請。于是申請人復(fù)審或縮小權(quán)利要求，從而使其專利保護范圍不盡合理。#3#2 Dawn-Marie Bey & Christopher A. Cotropia，The Unreasonableness Of The Patent Office's "Broadest Reasonable Interpretation" Standard，37 AIPLA Quarterly Journal 2009.#3 Joel Miller，Claim Construction at the PTO -- The "Broadest Reasonable Interpretation，88 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y 279（2006）.#4 Lauren Drake，Rebooting California: Initiatives, Conventions And Government Reform: Note: Preventing Inequity: Extending Issue Preclusion To Claim Construction During Reexamination Of Previously Litigated Patents，44 Loy. L.A. L. Rev. 749（2011）.#5 同注釋#4。

另外，有的美國學(xué)者認為，在專利侵權(quán)訴訟中法院已經(jīng)對權(quán)利要求作出解釋的情況下，如果再按最寬合理解釋的標準審查效力問題，則會導(dǎo)致不公平的結(jié)果。最寬合理解釋方法的一個重要理由是，防止權(quán)利人在授權(quán)后再提出更寬的解釋方法。但馬克曼庭審后權(quán)利要求解釋并不存在這種情況，專利權(quán)人已經(jīng)進行了最寬合理解釋。#4#2 Dawn-Marie Bey & Christopher A. Cotropia，The Unreasonableness Of The Patent Office's "Broadest Reasonable Interpretation" Standard，37 AIPLA Quarterly Journal 2009.#3 Joel Miller，Claim Construction at the PTO -- The "Broadest Reasonable Interpretation，88 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y 279（2006）.#4 Lauren Drake，Rebooting California: Initiatives, Conventions And Government Reform: Note: Preventing Inequity: Extending Issue Preclusion To Claim Construction During Reexamination Of Previously Litigated Patents，44 Loy. L.A. L. Rev. 749（2011）.#5 同注釋#4。

四、對最寬合理解釋方法的思考

（一）最寬合理解釋方法與侵權(quán)訴訟中標準的區(qū)別

美國專利審查中的最寬合理解釋方法，不同于侵權(quán)訴訟中的權(quán)利要求解釋標準。在侵權(quán)訴訟中，一旦出現(xiàn)權(quán)利要求模糊不清之時，法院狹義解釋權(quán)利要求。法院試圖得到“正確”的權(quán)利要求解釋，其結(jié)果往往是比專利商標局的解釋更窄。侵權(quán)訴訟中對權(quán)利要求的解釋，對專利商標局并沒有約束力。#5#2 Dawn-Marie Bey & Christopher A. Cotropia，The Unreasonableness Of The Patent Office's "Broadest Reasonable Interpretation" Standard，37 AIPLA Quarterly Journal 2009.#3 Joel Miller，Claim Construction at the PTO -- The "Broadest Reasonable Interpretation，88 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y 279（2006）.#4 Lauren Drake，Rebooting California: Initiatives, Conventions And Government Reform: Note: Preventing Inequity: Extending Issue Preclusion To Claim Construction During Reexamination Of Previously Litigated Patents，44 Loy. L.A. L. Rev. 749（2011）.#5 同注釋#4。即使法院在侵權(quán)訴訟中對權(quán)利要求作出了解釋，之后涉及到專利權(quán)效力的爭議時，專利商標局仍可以做出與侵權(quán)訴訟中不同的解釋。

例如，在前述In re Trans Texas Holdings Corp.案中，在侵權(quán)訴訟和無效程序中就得出了不同的結(jié)論。在侵權(quán)訴訟中，法院認為，“響應(yīng)通貨膨脹率”指的是直接對已經(jīng)實際存在的通貨膨脹市場指數(shù)作出響應(yīng)，即要求與通貨膨脹率有持續(xù)的、一對一的對應(yīng)關(guān)系。在地區(qū)法院發(fā)布了權(quán)利要求解釋令后，雙方達成了和解。而在其后的單方復(fù)審程序中，專利商標局和聯(lián)邦巡回上訴法院適用最寬合理解釋方法認定，權(quán)利要求不限于在每次通貨膨脹率報告就立即作出調(diào)整。

美國聯(lián)邦巡回上訴法院在Phillips v. AWH Corp.#6#6 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005).#7 美國聯(lián)邦巡回上訴法院在Phillips v. AWH Corp案的判決中批評了這種過分強調(diào)字典含義，而忽視說明書作用的做法，認為這種做法導(dǎo)致專利保護范圍過寬。#8 法釋［2009］21號，2009年12月21日由最高人民法院審判委員會第1480次會議通過，自2010年1月1日起施行。#9 該司法解釋第2條規(guī)定：“人民法院應(yīng)當(dāng)根據(jù)權(quán)利要求的記載，結(jié)合本領(lǐng)域普通技術(shù)人員閱讀說明書及附圖后對權(quán)利要求的理解，確定《專利法》第59條第1款規(guī)定的權(quán)利要求的內(nèi)容?！?0 專利復(fù)審委員會WX16504號決定。$1 最高人民法院（2012）行提字第29號行政判決。$2 In re Robert Skvorecz，580 F.3d 1262 (Fed. Cir. 2009).案中重申了侵權(quán)訴訟中權(quán)利要求解釋的規(guī)則：專利權(quán)利要求中的術(shù)語應(yīng)“給予其普通和習(xí)慣的含義”。普通和習(xí)慣含義指的是該領(lǐng)域普通技術(shù)人員在發(fā)明作出時所理解的含義。該領(lǐng)域的普通技術(shù)人員在閱讀專利權(quán)利要求書時，不是只閱讀有爭議的術(shù)語所在的權(quán)利要求，而是在整個專利的背景上，包括專利說明書。將這一標準與本文所述的最寬合理解釋方法相比，可以看出，二者都借助說明書解釋權(quán)利要求用語的含義。在專利侵權(quán)訴訟中，需要根據(jù)該領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)說明書等證據(jù)所理解的含義，確定權(quán)利要求用語的“正確”含義。在審查過程中，需要看權(quán)利要求用語的最寬含義是否符合說明書的“合理”含義。如果說明書沒有明確界定權(quán)利要求用語的含義，則一般就認為是符合說明書的合理含義。但是，在侵權(quán)訴訟中，不能只是看說明書是否排除了字典的普通含義，使說明書只起到檢驗字典含義的作用。#7#6 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005).#7 美國聯(lián)邦巡回上訴法院在Phillips v. AWH Corp案的判決中批評了這種過分強調(diào)字典含義，而忽視說明書作用的做法，認為這種做法導(dǎo)致專利保護范圍過寬。#8 法釋［2009］21號，2009年12月21日由最高人民法院審判委員會第1480次會議通過，自2010年1月1日起施行。#9 該司法解釋第2條規(guī)定：“人民法院應(yīng)當(dāng)根據(jù)權(quán)利要求的記載，結(jié)合本領(lǐng)域普通技術(shù)人員閱讀說明書及附圖后對權(quán)利要求的理解，確定《專利法》第59條第1款規(guī)定的權(quán)利要求的內(nèi)容?！?0 專利復(fù)審委員會WX16504號決定。$1 最高人民法院（2012）行提字第29號行政判決。$2 In re Robert Skvorecz，580 F.3d 1262 (Fed. Cir. 2009).而按照最寬合理解釋方法，說明書只是起到檢驗最寬含義的作用。

（二）我國侵權(quán)訴訟和專利審查中的權(quán)利要求解釋

我國《專利法》第59條第1款規(guī)定了確定發(fā)明和實用新型專利保護范圍的方法。最高人民法院2009年頒布的《關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》#8#6 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005).#7 美國聯(lián)邦巡回上訴法院在Phillips v. AWH Corp案的判決中批評了這種過分強調(diào)字典含義，而忽視說明書作用的做法，認為這種做法導(dǎo)致專利保護范圍過寬。#8 法釋［2009］21號，2009年12月21日由最高人民法院審判委員會第1480次會議通過，自2010年1月1日起施行。#9 該司法解釋第2條規(guī)定：“人民法院應(yīng)當(dāng)根據(jù)權(quán)利要求的記載，結(jié)合本領(lǐng)域普通技術(shù)人員閱讀說明書及附圖后對權(quán)利要求的理解，確定《專利法》第59條第1款規(guī)定的權(quán)利要求的內(nèi)容?！?0 專利復(fù)審委員會WX16504號決定。$1 最高人民法院（2012）行提字第29號行政判決。$2 In re Robert Skvorecz，580 F.3d 1262 (Fed. Cir. 2009).規(guī)定了侵權(quán)案件中解釋權(quán)利要求的準則。#9#6 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005).#7 美國聯(lián)邦巡回上訴法院在Phillips v. AWH Corp案的判決中批評了這種過分強調(diào)字典含義，而忽視說明書作用的做法，認為這種做法導(dǎo)致專利保護范圍過寬。#8 法釋［2009］21號，2009年12月21日由最高人民法院審判委員會第1480次會議通過，自2010年1月1日起施行。#9 該司法解釋第2條規(guī)定：“人民法院應(yīng)當(dāng)根據(jù)權(quán)利要求的記載，結(jié)合本領(lǐng)域普通技術(shù)人員閱讀說明書及附圖后對權(quán)利要求的理解，確定《專利法》第59條第1款規(guī)定的權(quán)利要求的內(nèi)容?！?0 專利復(fù)審委員會WX16504號決定。$1 最高人民法院（2012）行提字第29號行政判決。$2 In re Robert Skvorecz，580 F.3d 1262 (Fed. Cir. 2009).這一準則與美國專利侵權(quán)案件中權(quán)利要求解釋的方法是基本一致的。而對于專利審查中的權(quán)利要求解釋，法律、法規(guī)和司法解釋并沒有明確的規(guī)定。上述司法解釋能否在專利審查中使用，也沒有統(tǒng)一的意見。從專利復(fù)審委員會的決定和法院的判決看，在專利審查和無效程序中以及后來的行政訴訟程序中，權(quán)利要求解釋的方法與侵權(quán)案件中的方法并沒有明顯的區(qū)別。例如，專利復(fù)審委員會曾在無效決定中指出，對于權(quán)利要求中的某一技術(shù)術(shù)語，如果說明書和權(quán)利要求書中沒有對其進行特別定義或說明，則應(yīng)當(dāng)按照該領(lǐng)域通常的理解方式對其進行理解或解釋。$#6 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005).#7 美國聯(lián)邦巡回上訴法院在Phillips v. AWH Corp案的判決中批評了這種過分強調(diào)字典含義，而忽視說明書作用的做法，認為這種做法導(dǎo)致專利保護范圍過寬。#8 法釋［2009］21號，2009年12月21日由最高人民法院審判委員會第1480次會議通過，自2010年1月1日起施行。#9 該司法解釋第2條規(guī)定：“人民法院應(yīng)當(dāng)根據(jù)權(quán)利要求的記載，結(jié)合本領(lǐng)域普通技術(shù)人員閱讀說明書及附圖后對權(quán)利要求的理解，確定《專利法》第59條第1款規(guī)定的權(quán)利要求的內(nèi)容?！?0 專利復(fù)審委員會WX16504號決定。$1 最高人民法院（2012）行提字第29號行政判決。$2 In re Robert Skvorecz，580 F.3d 1262 (Fed. Cir. 2009).0最高人民法院曾在專利行政判決中指出：利用說明書和附圖解釋權(quán)利要求時，應(yīng)當(dāng)以說明書為依據(jù)，使其保護范圍與說明書公開的范圍相適應(yīng)。$1#6 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005).#7 美國聯(lián)邦巡回上訴法院在Phillips v. AWH Corp案的判決中批評了這種過分強調(diào)字典含義，而忽視說明書作用的做法，認為這種做法導(dǎo)致專利保護范圍過寬。#8 法釋［2009］21號，2009年12月21日由最高人民法院審判委員會第1480次會議通過，自2010年1月1日起施行。#9 該司法解釋第2條規(guī)定：“人民法院應(yīng)當(dāng)根據(jù)權(quán)利要求的記載，結(jié)合本領(lǐng)域普通技術(shù)人員閱讀說明書及附圖后對權(quán)利要求的理解，確定《專利法》第59條第1款規(guī)定的權(quán)利要求的內(nèi)容?！?0 專利復(fù)審委員會WX16504號決定。$1 最高人民法院（2012）行提字第29號行政判決。$2 In re Robert Skvorecz，580 F.3d 1262 (Fed. Cir. 2009).可以認為，我國專利審查中并不存在美國采用的最寬合理解釋方法。

（三）我國是否借鑒最寬合理解釋方法的思考

在專利制度國際協(xié)調(diào)化的背景下，特別是在美國制度對于其他國家有較大影響的情況下，我國是否借鑒最寬合理解釋方法，是一個值得探討的問題。本文認為，我國不應(yīng)借鑒美國的最寬合理解釋方法。理由如下：

1.最寬合理解釋是一種便捷的方法，而不是一種科學(xué)的方法

美國聯(lián)邦巡回上訴法院曾經(jīng)指出，這種方法只是審查中的權(quán)宜之計，而不是權(quán)利要求解釋的規(guī)則。$2#6 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005).#7 美國聯(lián)邦巡回上訴法院在Phillips v. AWH Corp案的判決中批評了這種過分強調(diào)字典含義，而忽視說明書作用的做法，認為這種做法導(dǎo)致專利保護范圍過寬。#8 法釋［2009］21號，2009年12月21日由最高人民法院審判委員會第1480次會議通過，自2010年1月1日起施行。#9 該司法解釋第2條規(guī)定：“人民法院應(yīng)當(dāng)根據(jù)權(quán)利要求的記載，結(jié)合本領(lǐng)域普通技術(shù)人員閱讀說明書及附圖后對權(quán)利要求的理解，確定《專利法》第59條第1款規(guī)定的權(quán)利要求的內(nèi)容?！?0 專利復(fù)審委員會WX16504號決定。$1 最高人民法院（2012）行提字第29號行政判決。$2 In re Robert Skvorecz，580 F.3d 1262 (Fed. Cir. 2009).美國適用最寬合理解釋方法的一個理由是，專利侵權(quán)訴訟中解釋的范圍比專利授權(quán)時的范圍寬，會影響社會公眾利益。其邏輯依據(jù)是，如果專利審查時采用與侵權(quán)訴訟中相同的解釋方法，難免會出現(xiàn)侵權(quán)訴訟中解釋的范圍比審查時解釋的范圍寬的情況。審查中采用最寬合理解釋方法，可以一勞永逸地解決這一問題。侵權(quán)訴訟中解釋的范圍不可能再比審查時寬。因此，可以說審查中的最寬合理解釋方法是一種便捷的方法，并且可以節(jié)省審查工作量。但是，正如前述美國學(xué)者所指出的，最寬合理解釋方法存在不合理性和不確定性，足以說明這一標準是不科學(xué)的，會造成適用中的混亂，產(chǎn)生人力物力的浪費。

2.審查中和侵權(quán)訴訟中適用相同的解釋方法并不一定產(chǎn)生問題

審查中和侵權(quán)訴訟中適用相同的解釋方法，會不會出現(xiàn)美國所擔(dān)心的，侵權(quán)訴訟中解釋的范圍比審查時解釋的范圍更寬的情形呢？從理論上說，如果專利審查與無效程序的解釋是一樣的，其解釋的結(jié)果就是確定的和相同的，保護的范圍是一致的。即使出現(xiàn)了侵權(quán)訴訟中解釋的范圍比審查時解釋的范圍更寬的情形，利害關(guān)系人可以向?qū)＠麖?fù)審委員會申請宣告專利無效。如果專利復(fù)審委員會發(fā)現(xiàn)在審查時解釋的范圍不合適，可以參照法院的解釋審查該專利是否有效。從實踐看，我國目前專利審查中和專利侵權(quán)訴訟中采用的是基本相同的權(quán)利要求解釋方法，并沒有產(chǎn)生侵權(quán)訴訟時解釋的范圍比審查時寬的不合理的局面。

3.我國的專利審查制度不適合使用最寬合理解釋方法

美國審查中適用最寬合理解釋方法的另一個理由是，在專利審查過程中專利申請人可以對申請文件進行修改，有機會避免最寬合理解釋所帶來的不利影響。美國專利申請人在審查中有修改權(quán)利要求的機會，在授權(quán)后還可以通過單方復(fù)審程序和重頒程序?qū)?quán)利要求進行修改，適用最寬合理解釋方法，不會剝奪申請人使用恰當(dāng)?shù)臋?quán)利要求用語對其發(fā)明進行保護的機會。而我國的專利審查中，實用新型專利由于沒有實質(zhì)審查，專利局實質(zhì)上不進行權(quán)利要求的解釋，申請人也不可能有修改其專利申請的機會。專利授權(quán)后，專利權(quán)人無法主動提起修改權(quán)利要求。即使在他人提起無效宣告時，專利權(quán)人修改權(quán)利要求的方式也受到嚴格的限制。在這種情況下，如果在授權(quán)和無效程序中適用最寬合理解釋方法，就可能會出現(xiàn)由于權(quán)利要求用語的問題，而導(dǎo)致發(fā)明人的發(fā)明得不到法律保護的結(jié)果。

結(jié) 語

最寬合理解釋方法，只是美國特定專利制度和傳統(tǒng)下形成的權(quán)利要求解釋的方法。最寬合理解釋方法雖然有一定的合理性，但也帶來了與侵權(quán)訴訟中解釋標準不一致、解釋標準難以把握等問題。我國目前在專利審查中適用的權(quán)利要求解釋標準，與侵權(quán)訴訟中的解釋標準基本一致，同時也沒有出現(xiàn)侵權(quán)訴訟中確定的專利保護范圍寬于審查中的范圍，從而影響社會公眾利益的問題。在我國目前的專利審查制度下，沒有適用最寬合理解釋方法的余地。

Broadest reasonable interpretation is used to determine the claim during prosecution of a patent by USPTO, and in judicial review on patent examination cases by the United States Court of Appeals for the Federal Circuit. This standard can help patent offi ce examiners to review an application to determine the scope of the claim, and ask for applications which are more accurate in expression. However, it may lead to unfair consequences due to the difference between broadest reasonable interpretation and the interpretation rules in Infringement litigation. Taking into account the diversity in patent examination between China and the USA and the problem of broadest reasonable interpretation, it is not suggested to use such experience for reference in China.

patent exam; claim interpretation; broadest reasonable interpretation

閆文軍，中國科學(xué)院大學(xué)副教授

白靜文，中國科學(xué)院大學(xué)碩士研究生

本文是國家社科基金項目“專利保護范圍的國際比較（批準號10BFX075）”、“中國云計算知識產(chǎn)權(quán)問題與對策研究（批準號11&ZD179）”的階段性成果。