馮曉青

(中國政法大學民商經(jīng)濟法學院，北京 100088)

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商標通用名稱化及相關(guān)侵權(quán)問題研究
——以“金絲肉松餅”商標侵權(quán)糾紛案為考察對象*

馮曉青

(中國政法大學民商經(jīng)濟法學院，北京 100088)

商標通用名稱化會導(dǎo)致商標不再受到法律保護，具有正當理由。然而，正是基于商標通用名稱化的這種法律后果，在商標司法實踐中對涉案商標是否具有被通用名稱化的特征，應(yīng)當謹慎和從嚴，不能基于他人具有侵權(quán)性質(zhì)的使用而使得侵權(quán)蔓延后在一定的范圍內(nèi)注冊商標在相類似商品上被淡化和使用而認定注冊商標專用權(quán)人的商標成為通用名稱，從而不再受到法律保護。

商標 通用名稱 合理使用 商標侵權(quán)

引言

商品通用名稱是相對于商品特定名稱的術(shù)語。它通常是指按照本行業(yè)規(guī)范(國家標準、行業(yè)標準等)形成的規(guī)范的名稱，或者是依約定俗成而形成的商品名稱。商標通用名稱化對商標權(quán)人來說無疑是一個重大的損失。由于其重要性，在商標侵權(quán)糾紛中，在可能的情況下，被告一方往往主張原告的商標被通用名稱化，以此擺脫自己的侵權(quán)責任。法院一旦確認原告商標形成了通用名稱化的客觀事實，則訴訟將出現(xiàn)極大的逆轉(zhuǎn)，商標權(quán)人的利益很可能無法得到保障。因此，針對典型案件探討在商標侵權(quán)案件中相關(guān)通用名稱化及相關(guān)的商標侵權(quán)問題，具有較重要的實踐價值和學術(shù)意義。 福建省高級人民法院近期作出終審判決的“金絲肉松餅”商標侵權(quán)案就具有一定的代表性。本文即擬以此為考察對象，在簡要分析商標通用名稱化之理論證成后，就商標名稱通用化及相關(guān)的商標侵權(quán)理論和實務(wù)問題進行初步探討。

一、商標通用名稱化理論之證成

為了充分發(fā)揮商標的識別功能，防止商標資源浪費，我國《商標法》第49條規(guī)定：注冊商標成為其核定使用的商品的通用名稱或者沒有正當理由連續(xù)三年不使用的，任何單位或者個人可以向商標局申請撤銷該注冊商標。該條規(guī)定的商標使用是指“將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中，用于識別商品來源的行為”。商標通用名稱化是現(xiàn)實中商標使用的的一種負面現(xiàn)象。歷史上，一些曾經(jīng)非常知名的商標被通用名稱化后，造成了不可逆轉(zhuǎn)后果，原商標權(quán)人永遠喪失了商標權(quán)的保護，令人遺憾。從消費者的角度看，商標被通用名稱化則主要有以下原因：隨著企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，新產(chǎn)品層出不窮。在新產(chǎn)品進入市場階段，消費者一時還難以熟悉，于是很自然地以該商品的商標作為這類新產(chǎn)品的通用名稱；一些商品商標市場聲譽卓著，加上同行廠家習慣于將該商品商標作為同種商品的通用名稱，消費者也自然接受；還有是一些產(chǎn)品商標市場占有率大，加上廣告效應(yīng)，以致商標和產(chǎn)品名稱深深扎根于消費者心目中，難以避免消費者將商標當成這類產(chǎn)品的通用名稱。[1]P301-302

商標通用名稱化，如前面引用的我國在2013年修改的《商標法》所新增的規(guī)定，它可能引起商標被撤銷的法律后果。因此，對商標權(quán)人具有重大的利害關(guān)系。商標通用名稱化后，為何會導(dǎo)致商標可能被撤銷的后果，這是需要進一步明確的問題。筆者認為，這需要結(jié)合商標法的立法宗旨和商標保護的功能、作用兩方面加以理解。就我國商標法的宗旨而言，它是需要在有效管理和保護商標的基礎(chǔ)上，促成廠商改善商品或服務(wù)質(zhì)量，提高商標信譽，進而促進商品經(jīng)濟發(fā)展。商標立法宗旨的實現(xiàn)，建立在商標區(qū)別商品或服務(wù)來源的基本定位上。我國商標法規(guī)定，申請注冊的商標應(yīng)具有顯著性，便于識別，就是基于商標的這種功能定位。也正是商標的顯著性保障了商標區(qū)別商品或者服務(wù)來源作用的實現(xiàn)。由于商品通用名稱代表的是一類商品，而不是特定廠商的特定商品，因此商標法也明確規(guī)定商品通用名稱不能用于商標注冊，否則將會使被核準注冊的商標缺乏顯著性。在出現(xiàn)商標通用名稱化后，商標法對該商標的保護將失去基礎(chǔ)和正當性。因此，有必要在商標法中規(guī)定注冊商標成為其核定使用的商品的通用名稱的，該商標可以被依法撤銷。

二、注冊商標可否因為權(quán)利人未“及時行使權(quán)利”導(dǎo)致在一定范圍內(nèi)他人使用而應(yīng)認定為通用名稱化：“金絲肉松餅”商標侵權(quán)糾紛案的思考

商標司法實踐中，無論是商標侵權(quán)糾紛案件還是商標確權(quán)糾紛案件，涉及商標通用名稱化問題認定的案件并非罕見。在這些案件中，有的案件確實被法院認定為構(gòu)成了通用名稱，從而在該案中不再受到保護，有的案件則否定了一方(或多方)當事人提出的商標通用名稱化主張，認為涉案商標應(yīng)當獲得保護或者應(yīng)當獲得注冊。在形形色色的案件中，圍繞商標通用名稱化問題，根據(jù)商標通用名稱化的法理和我國相關(guān)司法解釋和政策規(guī)定，無非是要么基于法定的理由，要么基于約定俗成的理由進行評判。然而，最近福建省高級人民法院二審的“金絲肉松餅”商標侵權(quán)糾紛案①則在進行判決說理時，提出了一個頗為“新穎”的觀點：基于注冊商標所有人未及時行使權(quán)利，導(dǎo)致全國90多家相關(guān)食品企業(yè)均使用“金絲”肉松餅，在客觀上導(dǎo)致含有注冊商標“金絲”文字的“金絲肉松餅”成為一類餅的通用名稱并形成了相對穩(wěn)定的市場，從而判決“金絲”注冊商標在該案中不予保護。該案二審的核心觀點可以理解為：在相類似商品上他人未經(jīng)注冊商標所有人許可，使用與注冊商標“金絲”相同的文字作為肉松餅的名稱(“金絲肉松餅”)，由于使用者較多而形成了相對穩(wěn)定的市場，該注冊商標即可認定為通用化而不受保護。筆者認為，司法判決盡管是個案，但由于其反映了特定案件背后的相關(guān)法理，尤其是二審判決具有法律效力，判決依據(jù)的基本法理如果存在重大瑕疵，就會導(dǎo)致未來更多的同類案件受到不合理、不公平的處理，因此很有必要及時進行深入的探討。以下將在介紹和分析該案基本事實的基礎(chǔ)之上，對二審法院的主要觀點(尤其是上述核心觀點)進行剖析，以試圖明晰究竟如何理解和認定商標通用名稱化問題。為便于全面考察，也將對本案一審法院觀點加以評論。

(一)本案的基本事實②

原告鄧某于2011年7月29日申請了“金絲”商標注冊，2012年11月28日被核準，其注冊號為9780194，核定使用商品為第30類的糕點；包子；面包；花卷；饅頭；大餅；面粉制品等，該商標有效期截止2022年11月27日。原告獲得該注冊商標專用權(quán)后，先后在2014年1月20日、2014年5月14日許可廈門和晉江兩家公司使用其注冊商標“金絲”，生產(chǎn)“金絲肉松餅”。2014年3月12日，原告發(fā)現(xiàn)被告友臣(福建)食品有限公司(以下稱友臣公司)在市場上銷售帶有“金絲肉松餅”字樣的食品。友臣公司肉松餅包裝正面左上角為“友臣YOUCHEN及圖商標”，“金絲肉松餅”在中間豎向一字排開，其中“金絲”兩個字為金色，“肉松餅”三個字為紅色。原告還借助于公證處訪問阿里巴巴網(wǎng)、天貓網(wǎng)和淘寶網(wǎng)，發(fā)現(xiàn)在這些網(wǎng)站上有商家在銷售“友臣金絲肉松餅”，銷售額較大。顯示包裝上的圖片，左上方為友臣YOUCHEN及圖商標，“金絲肉松餅”字樣在中間橫向一字排開，其中“金絲”和“肉松餅”字體和顏色均有差別。

本案被告友臣公司是專門經(jīng)營糕點(烘烤類糕點)成立于2012年6月8日的食品企業(yè)。該公司申請獲得的注冊商標“友臣”核定使用的商品范圍為第30類的餅干；咖啡；糖；餡餅；玉米面；含淀粉食物；豆粉；冰淇淋等。2012年8月2日，友臣公司委托泉州市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所檢驗的樣品名稱為“金絲肉松餅”，商標為“友臣”，其生產(chǎn)日期為2012年8月2日。此外，友臣公司為打開“金絲肉松餅”產(chǎn)品的銷路，通過衛(wèi)星電視進行了廣告宣傳，主要內(nèi)容是：“友臣，金絲肉松餅的領(lǐng)導(dǎo)品牌”。2013年又在電動座椅、桌板、鏡框的紙質(zhì)廣告上顯示：友臣，“友臣，金絲肉松餅的領(lǐng)導(dǎo)品牌”。另外，一審法院還查明，國家商標局在2014年4月21日駁回了游某在第30類商品上申請注冊“金絲肉松餅”商標的注冊申請，理由是“該文字是商品的通用名稱，用在指定商品上容易造成消費者對商品的誤認，不易作為商標注冊”。原告基于其發(fā)現(xiàn)的事實向廈門市中級人民法院提起訴訟，請求判決被告友臣公司及銷售商某世貿(mào)分店立即停止侵權(quán)并賠償損失1000萬元。

(二)一審法院判理及原告的上訴理由③

一審廈門市中級人民法院判決認為：(1)原告在被告涉案商品上缺乏使用意圖，違背了商標法規(guī)定的誠實信用原則。原因是，注冊商標的使用應(yīng)當符合商標的真實使用意圖，由于《類似商品和服務(wù)分類表》中沒有“肉餡餅”或“餡餅”的類別，原告沒有為其第9780194號“金絲”商標指定此類商品，表明其沒有在此類商品上使用該商標的意圖，也“沒有證據(jù)證明在2013年7月之前，鄧某具有在餡餅或者肉餅商品上使用第9780194號‘金絲’商標的意圖和行為”，進而認為原告違背了《商標法》規(guī)定的誠實信用原則，在該案中不受保護。(2)被告根據(jù)《商標法》第59條規(guī)定享有正當使用權(quán)。理由是：“金絲”屬于漢語的慣用詞匯，其作為商標使用不能與漢語詞匯的正常使用相沖突。金黃色肉松作為主要原料的餡餅被稱為“金絲肉松餅”也符合漢語的通常表達，描述肉松餅的主要原料肉松的顏色和形態(tài)的特點。(3)被告在產(chǎn)品上突出標注了“YPOUCHEN及圖商標”，其廣告宣傳的主要內(nèi)容為“友臣，金絲肉松餅的領(lǐng)導(dǎo)品牌”，突出使用“友臣”商標，使得相關(guān)公眾和消費者能夠識別商品來源，加之“金絲”為漢語的通常表達，不會造成相關(guān)公眾的混淆和誤認?；谏鲜隼碛?，一審法院判決駁回了原告的全部訴訟請求。

針對一審判決及其上述理由，原告鄧某不服，向福建省高級人民法院提起上訴，要求撤銷原審判決，改判被告構(gòu)成侵權(quán)并賠償損失。其主要理由是：

(1)本案中被告友臣公司生產(chǎn)銷售的“金絲肉松餅”與原告屬于類似商品：根據(jù)最高人民法院《關(guān)于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第11、12條規(guī)定，認定商品是否類似，應(yīng)當以相關(guān)公眾對商品的一般認識綜合判斷，應(yīng)當依法考慮商品的功能、用途、生產(chǎn)部門、銷售渠道等是否相同或者具有較大關(guān)聯(lián)性，是否容易使相關(guān)公眾認為商品是同一主體提供的或者提供者之間存在特定的聯(lián)系。本案中注冊商標“金絲”核定使用的商品是“糕點”等，其與友臣公司生產(chǎn)的“肉松餅”都屬于大眾化食品范疇，無論在商品的功能、用途、生產(chǎn)部門、銷售渠道、消費對象等方面基本相同?；诖?，本案原告主張，即使不被當做相同商品，也至少應(yīng)當認定為類似商品。

(2) 商標權(quán)人行使禁止權(quán)，不需要考慮是否指定了在類似商品上獲得保護。商標禁用權(quán)的根本目的在于保護消費者權(quán)益，便于消費者明確區(qū)分商品來源，認購注冊商標標識的商品，不會產(chǎn)生混淆誤認。商標禁止權(quán)是商標權(quán)的應(yīng)有之義，不需要注冊商標權(quán)人在類似商品上有使用意圖和行為。按照一審法院的邏輯，注冊商標權(quán)人在注冊商標時在類似商品上沒有使用該商標的意圖和行為，因此不能獲得該注冊商標在類似商品上禁止他人使用與注冊商標相同或者相似的商標的權(quán)利。這種認定是不符合邏輯的，也嚴重違反常識。一審法院這樣做也嚴重違背了商標標識商品來源避免混淆誤認的本質(zhì)，侵犯了消費者的知情權(quán)等合法權(quán)益。進言之，根據(jù)《商標法》第57條第2款的規(guī)定可知，只要其他人未經(jīng)商標權(quán)人授權(quán)許可，在類似商品上使用與注冊商標相同或者類似的商標且容易導(dǎo)致混淆的，即構(gòu)成侵權(quán)。

(3)“金絲”、“金絲肉松”和“金絲肉松餅”都不是商品通用名稱。肉松餅是我國一種很常見的糕點類食品，在我國許多地方都有生產(chǎn)和銷售。一審法院認定：“金黃色的絮狀肉松被描述為‘金絲肉松’符合漢語的通常表達。金黃色肉松作為主要原料的餡餅被稱為‘金絲肉松餅’也符合漢語的通常表達，描述肉松餡餅的主要原料肉松的顏色和形態(tài)的特點?！比欢殉脊静]有足夠的證據(jù)證明“金絲肉松”和“金絲肉松餅”屬于國家標準或者行業(yè)標準規(guī)定的名稱，實際上肉松國家標準GB/T 23968-2009(原告一審證據(jù)42)并沒有金絲肉松這種肉松的種類。更重要的是，友臣公司也沒有提交證據(jù)證明“金絲”、“金絲肉松”和“金絲肉松餅”在我國已經(jīng)成為肉松或者肉松餅約定俗稱的稱呼。其提交的一些其他侵權(quán)企業(yè)使用了“金絲肉松餅”的“證據(jù)”，只能說明不只被告侵犯原告商標權(quán)。事實上，原告提起訴訟后，一些使用“金絲肉松餅”的企業(yè)紛紛停止使用了這種侵權(quán)性質(zhì)的表達，而那些國內(nèi)較大規(guī)模和影響的肉松餅企業(yè)則自始沒有使用“金絲肉松餅”字樣，則從另一個角度說明“金絲”絕不是對“肉松餅”的描述性使用。注冊商標“金絲”在肉松餅上使用具有顯著性和區(qū)別商品來源的作用。因此，一審法院的認定是錯誤的，沒有法律根據(jù)的，也與同類案件同類不同判，造成了法律適用上的不統(tǒng)一。

(三)二審法院觀點和判決④

針對原告的上訴，二審福建省高級人民法院確認了一審認定的基本事實，并查明被上訴人友臣公司在一審時提交了市場上購買的90多種名稱為“金絲肉松餅”的實物及照片。二審法院接受了上訴人主張的被告涉案產(chǎn)品與原告產(chǎn)品構(gòu)成類似商品的觀點，同時認為：(1)友臣公司至遲在2012年8月2日即生產(chǎn)出“金絲肉松餅”，且同時標注了其注冊商標“友臣”，該時間早于上訴人涉案注冊商標被核準時間。這說明其在生產(chǎn)銷售的產(chǎn)品上標注“金絲肉松餅”時并不知道上訴人已將“金絲”商標注冊于“糕點”等商品上，表明其是將“金絲肉松餅”作為商品名稱使用。(2)國內(nèi)市場上生產(chǎn)肉松餅的廠家有90多家，這些廠家均約定俗成地將“金絲肉松餅”作為商品的名稱使用，且均標記了各自廠家的商標以示區(qū)別不同的廠家，進而認為“金絲肉松餅”實際上已經(jīng)成為肉餡為金黃色絲狀肉松的一類餅的通用名稱。雖然原審法院將“金絲肉松餅”理解為直接表示肉松餅的主要原料確有不妥，上訴人對此點主張成立，但由于其未在注冊商標證頒發(fā)之日及時行使注冊商標的禁用權(quán)，客觀上導(dǎo)致含有注冊商標“金絲”文字的“金絲肉松餅”成為一類餅的通用名稱并形成了相對穩(wěn)定的市場。在這種情況下，上訴人雖然享有商標的禁止權(quán)，由于其不及時行使，現(xiàn)在“金絲肉松餅”已經(jīng)成為通用名稱情況下，其要求被上訴人停止侵權(quán)的請求有悖公理，不應(yīng)得到支持。本案中，上訴人許可他人使用“金絲肉松餅”由于時間短，且“金絲”在肉松餅上作為商標使用顯著性也較弱，缺乏知名度，而被上訴人及相關(guān)廠家已將“金絲肉松餅”作為產(chǎn)品名稱在全國范圍內(nèi)廣泛使用，尤其是被上訴人已經(jīng)在上訴人注冊商標授權(quán)之前即已開始使用，且經(jīng)過媒體的廣泛宣傳，已經(jīng)在市場上享有相當高的知名度，相關(guān)公眾不會將其與上訴人生產(chǎn)或上訴人相關(guān)聯(lián)，從而不會導(dǎo)致混淆誤認。(3)在上述前提下，被上訴人在其產(chǎn)品上將“金絲”和“肉松”標注為不同顏色，系基于商業(yè)廣告的考慮，在其標注自身注冊商標的情況下，相關(guān)公眾不會將其誤認為“金絲牌”的肉松餅。因而上訴人關(guān)于被上訴人的產(chǎn)品將“金絲”與“肉松餅”分別標注不同顏色構(gòu)成侵權(quán)的主張不能成立。同樣，被上訴人雖然將“金絲”商標的文字作為其商品名稱使用，但因為相關(guān)公眾不會產(chǎn)生混淆誤認，因而構(gòu)成侵權(quán)的主張也不成立。

(四)對本案一、二審法院判決理由的思考與評析

本案一二審都判決原告敗訴，認定友臣公司及其他被告行為不構(gòu)成商標侵權(quán)。其中一二審所持的基本立論和主要觀點，筆者認為頗值得深入思考和探討，因為這涉及對商標侵權(quán)、商標使用意圖與商標保護之間的關(guān)系、商標通用名稱化、商標正當使用、混淆與誤認的界定等重要問題，尤其是其中的商標通用名稱化問題，是本案二審判決的主要考量。故以下將以商標通用名稱化認定為重點，就上述問題加以探討。

1.商品相同或者相類似的判斷

本案由于不涉及注冊馳名商標保護，在認定被告是否構(gòu)成侵犯原告注冊商標專用權(quán)問題上，顯然應(yīng)當明確雙方的商品應(yīng)當屬于相同或者類似商品，否則被告即使是對原告“金絲”商標做相同或者近似的使用，也不存在侵權(quán)的基礎(chǔ)。因此，需要就原被告商品是否屬于相同或者類似商品加以探討。本案中，原告的注冊商標限定使用的商品類別為第30類“糕點；包子；面包；花卷；饅頭；大餅；面粉制品；以谷物為主的零食小吃”。而被告友臣公司的生產(chǎn)銷售的肉餡餅在包裝上明確標示為“烘烤類糕點”，從這個意義上講應(yīng)屬于糕點的下位概念，從概念的內(nèi)涵來說落入了原告注冊商標核定使用的商品范圍。如果不能從相同商品上下結(jié)論，則結(jié)合我國司法解釋相關(guān)規(guī)定，筆者認為兩者構(gòu)成類似商品也是合理的。具體分析如下：

最高人民法院《關(guān)于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第11條規(guī)定，《商標法》第57條第(2)項規(guī)定的類似商品，是指在功能、用途、生產(chǎn)部門、銷售渠道、消費對象等方面相同，或者相關(guān)公眾一般認為其存在特定聯(lián)系、容易造成混淆的商品；第12條規(guī)定，人民法院依據(jù)《商標法》第57條第(2)項規(guī)定，認定商品或者服務(wù)是否類似，應(yīng)當以相關(guān)公眾對商品或者服務(wù)的一般認識綜合判斷；《商標注冊用商品和服務(wù)國際分類表》、《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》可以作為判斷類似商品或者服務(wù)的參考。根據(jù)上述規(guī)定，判斷商品是否類似，主要應(yīng)基于相關(guān)公眾對商品及其相關(guān)屬性的認識加以評判。所謂相關(guān)公眾，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第8條的規(guī)定，是指與商標所標識的某類商品或者服務(wù)有關(guān)的消費者和與前述商品或者服務(wù)的營銷有密切關(guān)系的其他經(jīng)營者。根據(jù)其第9條、第10條與第11條的規(guī)定，商標混淆可能性的分析需要考慮相關(guān)公眾、商標的區(qū)分度及認識效果。只有相關(guān)公眾對商標與商品、生產(chǎn)者的關(guān)系產(chǎn)生誤認或者認為其來源與注冊商標的商品有特定的聯(lián)系，才能認定存在商標混淆可能性。最高人民法院在(2010)民提字第113號判決書中指出：“相關(guān)公眾一般是指全國范圍內(nèi)的相關(guān)公眾，但如果被指稱的行業(yè)或者商品由于歷史傳統(tǒng)、風土人情或者自然條件、法律限制等原因而被局限在特定地域市場或者其他相關(guān)市場內(nèi)，則以該相關(guān)市場的公眾作為判斷標準?！?/p>

在本案中，肉松餅與糕點的相關(guān)經(jīng)營者是零食銷售者，包括零售店與超市；消費者是不固定的大眾群體。從消費者的選擇來看，兩者作為零食，功能上可以相互替代，消費者很容易進行替代選擇，使得一類商品的消費群體向另一類商品流動，從而對上訴人與被上訴人的市場利益產(chǎn)生影響。因此，可以認定相關(guān)公眾容易產(chǎn)生混淆。在本案中，相關(guān)公眾是消費肉松餅的普通消費者，其施以普通注意力如果難以對被告生產(chǎn)銷售的產(chǎn)品與原告已經(jīng)許可他人生產(chǎn)銷售的“金絲肉松餅”相區(qū)分，就可以認定兩者為類似商品?！额愃粕唐泛头?wù)分類表》3006群組中具有糕點、餡餅商品名稱，但由于兩者都屬于零食，在功能、用途、生產(chǎn)部門、銷售渠道、消費對象等方面均具有相同的特點，如在銷售渠道方面兩者通常是擺放在一個區(qū)域供消費者選擇，因此認定兩者屬于類似商品是合理的。事實上，本案二審法院已經(jīng)明確肯定了這一點。只不過一審法院沒有正面論證這一問題。

2.使用意圖與注冊商標專用權(quán)保護的關(guān)系

從一般的商標法原理來說，商標申請注冊的主要目的在于使用，因為只有使用才能發(fā)揮商標的作用，逐漸樹立商標的信譽，進而實現(xiàn)商標的資產(chǎn)價值，提高商標的競爭力。但是，在商標專用權(quán)保護意義上，一個企業(yè)沒有在相類似商品上申請注冊同一商標，卻不能否認其有權(quán)借助于商標專用權(quán)的禁止權(quán)權(quán)能禁止他人在相類似商品上使用相同或者近似的商標。換言之，注冊商標所有人禁止權(quán)，不需要在類似商品上申請注冊相同或者近似的商標。本案一審中，法院判決強調(diào)原告在肉餡餅商品上沒有“使用意圖”，因而不能主張禁止被告針對肉松餅使用與其注冊商標相同的文字“金絲”。筆者認為，該觀點顯然是混淆了商標使用意圖與商標專用權(quán)、商標禁止權(quán)之間的關(guān)系，否定了商標禁止權(quán)在本案中的適用。事實上，商標禁止權(quán)與商標專用權(quán)的范圍并不完全相同，因為根據(jù)我國《商標法》規(guī)定“注冊商標專用權(quán)的保護范圍以核準注冊的商標和核定使用的商品為限”，而商標禁止權(quán)則涵蓋了禁止他人未經(jīng)許可在相同或者類似商品上使用相同或者金絲的商標，后者的范圍明顯大于前者。之所以如此，筆者認為是由商標制度的立法宗旨所決定的。商標法通過確保商標的顯著性而建立商標的信譽，以此促進廠商改善商品或者服務(wù)質(zhì)量，實施商標戰(zhàn)略取得市場競爭優(yōu)勢。這就必然要求防止和制止任何導(dǎo)致消費者混淆、誤認的行為。他人在相同或者類似商品上使用與他人注冊商標標識相同或者近似的標識，就很可能導(dǎo)致相關(guān)公眾的混淆誤認，從而損害商標權(quán)人的利益。因此，盡管商標專用權(quán)的范圍限于上述規(guī)定的內(nèi)容，商標權(quán)人卻可以基于商標禁止權(quán)擴大對其商標的保護。而其中擴大保護的部分(即商標專用權(quán)范圍以外的部分)就涉及類似商品上使用相同或者近似的商標。商標權(quán)人即使在涉案事件出現(xiàn)時仍然沒有在類似商品上使用的“意圖”，也不妨礙其基于商標禁止權(quán)追究侵權(quán)人的侵權(quán)責任。基于此，本案中原告無論是否在相類似商品“肉松餅”、“餡餅或者肉餡餅”上存在使用的意圖，均不會影響其主張權(quán)利。由此可見，一審法院判決說理“使用意圖說”的合理性值得商榷。事實上，一審法院斷言原告沒有在涉案類似商品上使用的意圖，本身也沒有充分的依據(jù)。二審法院對于一審法院的上述觀點未做糾正，留待我們進一步思考。

3.通用名稱及其判斷問題

本案一二審否認原告的主張應(yīng)當受到保護的一個關(guān)鍵理由均為“金絲肉松餅”中“金絲”是肉松餅一類餅的“通用名稱”。因此，以下需要深入探討“金絲”究竟是否為“肉松餅”的通用名稱。基于此，對在前述商標通用名稱化理論證成基礎(chǔ)上，剖析如何認定及相關(guān)法律適用是必要的。

商標法中的商標通用名稱分為法定通用名稱和約定通用名稱。根據(jù)2005年12月國家商標局和商標評審委員會制定的《商標審查及審理標準》規(guī)定，前者是指國家標準、行業(yè)標準規(guī)定的通用名稱，后者則是指約定俗成的商品的名稱，包括全稱、簡稱、縮寫、俗稱。我國一些涉及商標確權(quán)和商標侵權(quán)糾紛的司法判例對通用名稱的基本內(nèi)涵基本都達成了共識，強調(diào)通用名稱的廣泛性和規(guī)范性特征。如北京市高級人民法院的一份判決書指出： “商品的通用名稱是指為國家或者某一行業(yè)所共用的，反映一類商品與另一類商品之間根本區(qū)別的規(guī)范化稱謂。通用名稱應(yīng)具有廣泛性、規(guī)范性的特征。就通用名稱的廣泛性而言，其應(yīng)該是國家或者某一行業(yè)所共用的，僅為某一區(qū)域所使用的名稱，不具有廣泛性；就規(guī)范性而言，其應(yīng)該符合一定的標準，反映一類商品與另一類商品之間根本區(qū)別，即應(yīng)指代明確?！雹輰W術(shù)界則有觀點認為：商品通用名稱是指在某一范圍內(nèi)為相關(guān)公眾普遍使用的，反映一類商品與另一類商品之間根本區(qū)別的規(guī)范化稱謂，包括規(guī)范的商品名稱、俗稱以及簡稱。通用名稱既要規(guī)范化，又要得到相關(guān)公眾的普遍認同及使用，這不但是通用名稱的本質(zhì)特征，也是判定通用名稱的主要依據(jù)。此規(guī)范性，是指通用名稱應(yīng)能反映不同類型商品之間本質(zhì)區(qū)別。就普遍認同及使用而言，系指通用名稱應(yīng)為相關(guān)公眾所公知和共用。[2]還有觀點認為：通用名稱的本質(zhì)在于通用性而不是規(guī)范性，也不在于唯一性。[3]

一般地說，在發(fā)生糾紛時針對法定通用名稱的情況較好處理，對于約定俗成的通用名稱則由于判斷標準和認識不一而難以形成一致意見。不過，這并不妨礙我們在理論認識上的一致性。所謂約定俗成的通用名稱，是指相關(guān)公眾普遍認為特定名稱能夠指代某一類特定的商品。對于約定俗成的通用名稱，還存在著在多大地域范圍確定的問題。根據(jù)最高人民法院《關(guān)于審理商標授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見》第7條規(guī)定，原則上應(yīng)以全國通用為原則。不過，基于名稱形成的背景、歷史，加之考慮到我國地域遼闊的原因，在有些情況下不宜以全國通用為標準。這些情況主要是指基于歷史傳統(tǒng)、風土人情、地理環(huán)境等原因，如果相關(guān)市場較為固定，則亦可認為屬于通用名稱。例如，最高人民法院再審的山西沁州檀山皇小米發(fā)展有限公司等與山西沁州黃小米(集團)有限公司侵害商標權(quán)糾紛再審案就體現(xiàn)了這種觀點。[4]

就本案而言，“金絲肉松餅”中的“金絲”是否為肉松餅一類餅的通用名稱，則也需要從法定以及約定俗成方面加以考慮。從法定標準看，我國涉及食品的國家標準或行業(yè)標準均沒有“金絲肉松”和“金絲肉松餅”的商品通用名稱和通用的漢語表達。例如，《中華食品工業(yè)大辭典》不存在“金絲肉松”的肉松品種，在權(quán)威的詞典、工具書中也沒有關(guān)于“金絲肉松餅”的說法。即使是就“金絲”本身而言，也不能說是一審判決中所說的“漢語的通常表達”。以《現(xiàn)代漢語詞典》為例，并沒有“金絲”一詞。在《辭海》中則確有“金絲”的解釋：1.金制的線。2.樂器的金屬弦。3.借指弦樂器。4.借指《樂經(jīng)》。5.比喻柳樹的垂條。6.比喻飛濺之泉水。7.喻指煙草。這也說明“金絲”并非漢語中固定的常用詞匯。當然，在漢語中也有個別與其他詞語連接的術(shù)語，如金絲楠木、金絲猴、金絲雀，在個別文藝作品中則用來比喻“垂柳”、“飛濺之泉水”、“煙草”等。由此可見，“金絲”并非漢語的較為固定的通常表達，將“金絲肉松”、“金絲肉松餅”視為漢語的通常表達也就缺乏相應(yīng)依據(jù)。本案一審判決將其視為漢語通常表達是為被告不構(gòu)成侵權(quán)尋求不適當?shù)囊罁?jù)，因而是不可取的。換言之，本案中注冊商標“金絲”并不是肉松商品的通用名稱。以通用名稱主張被告不侵權(quán)難以成立。

在本案中，從第631432號、第5410385號商標檔案看，商標局將“金絲”作為商標在“肉松”上批準注冊，證明不存在“金絲肉松”的肉松品種。至于二審法院提到被上訴人在2014年4月21日在第30類商品上申請注冊“金絲肉松餅”商標時，商標局認為“該文字是商品的通用名稱，用在指定商品上容易造成消費者對商品的誤認，不宜作為商標注冊”，法院進而將其作為本案中“金絲”是“金絲肉松餅”通用名稱的重要依據(jù)之一。筆者則認為，我國商標審查實行個案審查原則，針對個案中所作出的結(jié)論，不能當然地適用到本案中。

本案二審法院對“金絲”是否為“金絲肉松餅”之通用名稱的判斷，還值得特別關(guān)注和思考的一個論證思路和立場的是：其認為原告由于在獲得商標注冊后，由于沒有及時行使權(quán)利，以致全國有90多家企業(yè)都在使用“金絲肉松餅”，從而在客觀上造成了金絲注冊商標中“金絲”成為了商品通用名稱。這由此導(dǎo)致原告再主張制止被告使用“金絲肉松餅”不具有合理性，從而駁回了原告(上訴人)的訴訟請求。筆者對此觀點不敢茍同，認為依據(jù)該觀點做出的判決不是依法保護商標權(quán)人的合法權(quán)益，而是通過法院判決形式為侵權(quán)人形成所謂“相對穩(wěn)定的市場”披上合法的外衣，非常不利于公平合理地保護商標權(quán)人的合法權(quán)益。具體理由如下：第一，上述觀點所持的事實依據(jù)不足。在本案中，并非全國很多做食品的企業(yè)都在使用“金絲肉松餅”生產(chǎn)銷售一類餅類食品，像雅客、盼盼、珠穆朗瑪?shù)却笮褪称菲髽I(yè)并未在“肉松餅”上使用金絲字樣，一些未經(jīng)授權(quán)的食品公司在上訴人開始維權(quán)后均已改名，不再使用“金絲”字樣。二審法院確認全國有90多家食品公司使用了“金絲肉松餅”，而事實上根據(jù)原告查明的事實，名單中一些企業(yè)成立日期與使用該“金絲肉松餅”日期有出入，有待進一步查明。即使假定二審確認的這90多家企業(yè)確實都使用了“金絲肉松餅”，那也只能證明原告被侵權(quán)現(xiàn)象的嚴重性和法院維權(quán)的緊迫性，而不能反過來據(jù)此認定原告的商標中文字“金絲”成為了“金絲肉松餅”的通用名稱。否則，就會在事實上使法院生效判決成為庇護侵權(quán)的溫床，權(quán)利人商標專用權(quán)的保護則失去最后一道防線。第二，上述觀點無論從商標法一般原理還是商標通用名稱化理論來說都不成立。從商標法一般原理來說，注冊商標所有人獲得商標專用權(quán)后，有權(quán)自行決定行使權(quán)利的時間和方式，有權(quán)決定其在何時、何地針對何侵權(quán)對象追究侵犯其注冊商標專用權(quán)的行為。如果按照二審法院的觀點和邏輯推理，任何一個商標權(quán)人在獲得商標注冊后一定時間內(nèi)(在本案中只有一年左右，因為原告獲得商標注冊一年左右即許可他人使用了)由于其商標在特定商品上使用具有較好的契合性(如本案“金絲”之于“肉松餅”)被同行競爭者看中并迅速使用和蔓延，由于其主張權(quán)利時已經(jīng)有些使用者，此時甚至在全國范圍內(nèi)形成了一定的市場規(guī)模，法院就不宜再追究這些使用者的侵權(quán)責任，因為該商標通過侵權(quán)人的使用而被視為通用名稱了。這種觀點和推論顯然具有很大的問題，因為侵權(quán)形成的所謂相對穩(wěn)定的市場規(guī)模以及其侵權(quán)造成的商標被淡化，恰恰是需要法院通過制止侵權(quán)正本清源的。如果法院還基于侵權(quán)的蔓延反而認可造成的侵權(quán)后果，豈不是本末倒置、是非不分了。從商標通用名稱化原理看，如前所述，本案中并不存在法定的約定俗成的通用名稱“金絲肉松餅”，那么只能從約定俗成方面加以判斷。但令人遺憾的是，二審法院根本沒有對是否屬于“約定俗成”的通用名稱進行分析，而是先入為主地套上“這些企業(yè)約定俗成”地將“金絲肉松餅”作為商品的名稱使用。由于將他人商標的使用解釋成通用名稱對商標權(quán)人具有重大利害關(guān)系，在解釋上顯然應(yīng)當從嚴而不是隨意，如約定俗成通用名稱一般應(yīng)當具有在全國范圍內(nèi)相關(guān)公眾普遍認為系指某類特定產(chǎn)品。而事實上，食品行業(yè)領(lǐng)域的巨頭均始終沒有使用“金絲肉松餅”，足以證明它不是約定俗成的通用名稱。

誠然，筆者并不否認這樣一種情況：權(quán)利人長期怠于行使權(quán)利，以致使用權(quán)利人商標的侵權(quán)產(chǎn)品蔓延，在客觀上導(dǎo)致權(quán)利人商標成為通用名稱。這種情況如引起糾紛，有可能被法院視為原告濫用權(quán)利而不受保護。但是，正如前面所強調(diào)的，由于商標通用名稱化對權(quán)利人利害關(guān)系重大，在涉及判斷是否存在商標通用名稱化問題時，法院應(yīng)當從嚴和謹慎。以權(quán)利人主張權(quán)利的時間為例，如果其發(fā)現(xiàn)侵權(quán)并向法院起訴要求制止時離獲得注冊商標所有權(quán)的時間不久，就不宜怪罪于權(quán)利人“沒有及時行使權(quán)利”而導(dǎo)致其商標被通用名稱化。就本案而言，權(quán)利人鄧某從獲得商標專用權(quán)到主張權(quán)利時間間隔并不長，尤其是其在獲權(quán)后不久實施了許可行為。因此，不宜認定其怠于行使權(quán)利而造成其商標被他人使用形成通用名稱化的后果應(yīng)當由其自身“買單”，反而確認被告和其他使用者行為的合法性。事實上，一些商標哪怕是被很多人不當使用了很長的時間，以致造成了通用名稱化的現(xiàn)象，有關(guān)主管機關(guān)仍然試圖予以挽救。例如。美國杜邦公司的FREON(氟里昂)制冷劑商標，美國克萊斯勒公司的Jeep(吉普)汽車商標，在國人心中很多是商品通用名稱。國家工商行政管理局發(fā)出通知，原吉普車改稱“越野車”，將原氟里昂改為“氟制冷劑”。還如，有些馳名商標甚至已經(jīng)被通用名稱化，也仍然通過采取補救措施予以挽回。如美國勝家(Singer)公司的Singer商標“失而復(fù)得”的經(jīng)歷就值得借鑒。筆者認為，原因在于，商標權(quán)作為一種私權(quán)，理應(yīng)受到法律的充分、有效的保護。在可能的情況下，這種充分、有效的保護不容打折扣，否則將難以充分維護其合法權(quán)益。法律和司法實踐只是基于公平和利益平衡考慮，針對特定情況下造成的商標通用名稱化不再予以保護。

4.正當使用及其使用方式正當?shù)膯栴}

本案中，一二審法院均主張被告使用屬于《商標法》規(guī)定的合理使用范疇。其實，即使性質(zhì)屬于商標合理使用范疇，也存在使用方式是否正當?shù)膯栴}。換言之，在原則上可以認定適用于商標合理使用范疇的前提下，也需要仔細評判涉案被告使用行為是否具有正當性。筆者認為正當性評判的關(guān)鍵在于：被告在其商品上使用包含原告注冊商標字樣時，不應(yīng)當起到標識商品來源的作用，以致使消費者誤以為該標識具有商標的功能。就本案而言，被告友臣公司在其生產(chǎn)、銷售的肉松餅外包裝及其小包裝上使用了“金絲肉松餅”幾個字，而且有意通過不同顏色和字體，以及位置確定突出“金絲”，給人的感覺是“金絲牌肉松餅”，或者使消費者誤以為其與“金絲”注冊商標的肉松餅有特定的聯(lián)系。雖然被告友臣公司同時在該商品包裝左上角上標記了“友臣”，并且在這兩個字右上角還打上了商標注冊標記(圓圈內(nèi)加一個大寫字母“R”)，但筆者認為這并不足以消除被告的侵權(quán)性質(zhì)。原因如下：第一，被告在涉案商品外包裝的字體大小、位置布局和顏色搭配，使得消費者會誤以為涉案商品為“金絲牌”。本案中涉案商品，被告商品包裝左上角上標記的“友臣”及商標注冊標記非常小，相對于字體大得多、位置顯眼的“金絲肉松餅”而言，在消費者視覺效果上，仍然是以“金絲”體現(xiàn)商品的。第二，被告在涉案商品上打上自己的商標名稱和涉嫌侵權(quán)商標名稱，不能當然地將他人名稱理解為不是商標，因為從企業(yè)品牌戰(zhàn)略、生產(chǎn)經(jīng)營戰(zhàn)略的角度看，完全可以在一個總商標下下設(shè)細分商標，形成產(chǎn)品的不同系列，這些不同的系列也屬于商標性質(zhì)的使用。筆者猜測，一二審法院之所以自信被告沒有侵犯原告注冊商標專用權(quán)，過于看重其在涉案商品上已經(jīng)使用了自己的商標名稱和標記是問題的關(guān)鍵之一。法院沒有再往前走一步，分析被告使用方式是否具有不正當性，結(jié)果導(dǎo)致最終評判的結(jié)果缺乏公正。

三、結(jié)論

商標通用名稱化不僅會導(dǎo)致在商標糾紛中注冊商標所有人的注冊商標專用權(quán)得不到有效保護，而且還可能導(dǎo)致商標專用權(quán)被撤銷的后果。因此，對于商標權(quán)而言，如何防止其自身來之不易的商標被通用名稱化，是值得高度重視的問題。但是，正因為商標通用名稱化對注冊商標所有人而言具有重大利害關(guān)系，在商標侵權(quán)訴訟中涉及是否存在商標通用名稱化問題時，應(yīng)當作出非常嚴格而謹慎的解釋，以免不適當?shù)負p害商標權(quán)人的合法權(quán)益，不利于商標法律制度的有效實施。從這個角度看，本案二審法院主張由于商標權(quán)人獲得注冊后未及時行使權(quán)利而導(dǎo)致其他一些企業(yè)使用“金絲”作為“肉松餅”的通用名稱，從而在客觀上形成了較為穩(wěn)定的市場格局，進而不再追究侵權(quán)人的侵權(quán)責任、商標權(quán)人的利益不再受到保護，其合理性值得商榷。

注釋：

① (2015)閩民終字第192號民事判決。

② (2015)閩民終字第192號民事判決。

③ (2015)閩民終字第192號民事判決。

④ (2015)閩民終字第192號民事判決。

⑤ 北京市高級人民法院行政判決書(2006)高行終字第188號。

[1]馮曉青.企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略[M].北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社,2008.

[2]尹紅強.商品通用名稱與商標權(quán)辨析[J].河北學刊,2014，2.

[3]吳新華.商標與商品通用名稱辨析[J].中華商標,2007,10.

[4]夏君麗，劉媛.產(chǎn)區(qū)特定的谷物名稱構(gòu)成通用名稱[J].人民司法,2014,10.

(責任編輯：黃春燕)

On Generic Name and Related Trademark Infringement Issues——A Perspective of “Watkins meat muffin” Trademark Infringement Disputes

FengXiao-qing

(School of Civil, Commercial and Economic Law, China University of Political Science and Law, Beijing 100088)

The generic name of the trademark will cause no longer be protected by law, which has a legitimate reason. However, just based on the common name of this trademark legal consequences, in the judicial practice of trademark involved whether a trademark is generic name of the feature, it should be cautious and strict, not based on others with the use of the infringing nature of the infringement so spread after registering a trademark within a certain range on a similar product it has been diluted and the use of trademarks registered trademark finds it become generic, and thus no longer protected by law.

trademarks; generic name; rational use; trademark infringement

1002—6274(2015)03—076—08

本文系作者承擔的國家社會科學基金重點項目“中國特色知識產(chǎn)權(quán)理論體系研究”(項目編號：11AZD047)階段性成果；中國政法大學優(yōu)秀中青年教師培養(yǎng)支持計劃項目階段性成果。

馮曉青(1966-)，男，湖南長沙人，法學博士，百千萬人才工程國家級人選，最高人民法院知識產(chǎn)權(quán)司法保護研究中心首屆研究員，中國政法大學知識產(chǎn)權(quán)法研究所所長、教授、博士生導(dǎo)師，研究方向為知識產(chǎn)權(quán)法、知識產(chǎn)權(quán)管理。

DF523.3 < class="emphasis_bold">【文獻標識碼】A

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