張小豐

蘇州大學王健法學院，江蘇 蘇州 215006

《商標法》已于2013年進行了第三次修訂，新法中相比較于同為知識產權的《專利法》和《著作權法》，缺乏對于商標侵權例外的專門規(guī)定，商標權的限制或商標侵權的例外規(guī)定雖有增加卻仍并未改變此前零星散布的局面。學說上我國對于商標侵權的抗辯事由研究也不夠深入。本文從新法出發(fā)結合司法實踐，以商標權的實質無效和商標權的權利限制為標準，將商標侵權的抗辯事由體系重作梳理和劃分，希望為今后的商標侵權研究作一腳注。

一、抗辯事由的界定

抗辯是訴訟中被告對抗原告的一種防御方式，抗辯有程序上抗辯與實體上抗辯之分。［1］抗辯事由是指“被告針對原告的訴訟請求而提出的證明原告的訴訟請求不成立或不完全成立的事實?！保?］抗辯與抗辯事由具有相似性和重合性，但抗辯并不等同于抗辯事由，抗辯事由是抗辯在實體法上的依據(jù)，［3］程序上的抗辯，如被控侵權人對原告指訴事實的否認、訴訟時效抗辯等不應納入抗辯事由范圍之內。因而本文商標侵權的抗辯事由研究也只限于實體法范圍之內。

二、商標權實質無效的抗辯事由

商標權實質無效抗辯是法律對形式合法而實質不合法的權利的不保護。商標權的取得我國采取注冊原則，但因審查失誤等原因而導致的不當注冊的現(xiàn)象并不少見，這便需要商標的無效宣告制度。學說上對商標無效多是從商標權確權和異議的視角出發(fā)［4］，而把實質無效作為抗辯事由的則極為鮮見。美國商標法認為商標權無效可以抗辯商標侵權，即當被控侵權人證明原告的注冊商標無效時，原告的侵權主張則喪失依據(jù)而不能成立。［5］我國商標無效宣告幾乎完全依賴于行政程序，司法機關對此采取了極其克制的態(tài)度。最高人民法院頒布的第46號指導案例一案的判決書中指出“鑒于‘魯錦’目前仍是合法有效的注冊商標……”［6］，司法的克制由此可見一斑。

商標侵權訴爭之時，不可避免會出現(xiàn)涉案商標為形式合法但實質無效的情形。然而商標無效宣告從申請到宣告一般長達2-4年，司法機關不可能全部中止訴訟等待商標評審委員會先作出決定。這種立場下，司法不能拒絕商標實質無效的審查，若被控侵權人能夠證明涉案商標實為無效提出抗辯，司法機關應當采納并判定不構成商標侵權。

商標無效制度可以分為絕對無效和相對無效［7］，絕對無效為《商標法》第44條所規(guī)定，在絕對無效情形下，任意被控侵權人都可以成立商標實質無效的抗辯事由。而在《商標法》第45條規(guī)定的相對無效的情形下，抗辯主體只限于45條中請求宣告無效的有權請求人。此外，相對無效時，商標實質無效抗辯的成立與否并不受本條規(guī)定中5年的時間限制。

三、商標權權利限制的抗辯事由

商標權的權利限制是為平衡商標權利人與社會公眾的利益，對商標權作出必要的限制。［8］其主要有正當使用、在先權利沖突、商標先使用、權利用盡、非商業(yè)性使用等。

(一)正當使用抗辯

正當使用又稱合理使用［9］，指若以正當?shù)姆绞绞褂帽緱l所規(guī)定范圍中的商標，應當視為侵權的例外，《商標法》第59條的規(guī)定是我國正當使用抗辯的法律依據(jù)。臺灣商標法對于正當使用要求限于善意［10］，而我國未明確予以規(guī)定，司法實踐中通常認為應當以善意方式行使［11］。筆者認為“正當”一詞本身既含有善意使用之要求。

依《商標法》第59條，正當使用范圍包括通用名、描述性標志、功能性、地名、地理標志等。這里值得提出的是功能性的正當使用。功能性原本是專利法之中的侵權抗辯，在美國 Stormy Clime Ltd.v.ProGroup，Inc.一案中，第二巡回法庭認可了外觀設計商標的功能性可作為商標侵權的抗辯［12］。我國先后增加了三維標志和聲音可以作為商標注冊，依《商標法》第59條第2款，被控侵權人可以對此類商標提出性質功能性、實用功能性、美學功能性［13］的功能性抗辯。

(二)在先權利沖突抗辯

《商標法》第9條第1款、第32條規(guī)定了商標受到他人在先權利的限制，在先權利的形成以權利合法和權利成立于商標申請日之前為前提。對于在先權利，應作廣義理解即未成為權利的“權益”也應當屬于權利的范圍。另外《商標法》已將先注冊商標和未注冊先用商標單獨規(guī)定保護，基于穩(wěn)定法律體系的考量，在先權利不包含注冊商標權和非注冊商標先用權。具體司法實踐中在先權利主要表現(xiàn)為姓名權、企業(yè)名稱、著作權、專利權、知名電影角色名等多種形式［14］。

(三)商標先使用抗辯

《商標法》第59條第3款規(guī)定了商標先使用抗辯，成立先使用抗辯應是“有一定影響力”的商標，且要在“原使用范圍”內使用。本條的“原使用范圍”，商標法及相關司法解釋均未明確限定。筆者認為，因為商品具有天然的流通性，商品商標的“原使用范圍”應當理解為原商品范圍，而服務商標則可以原使用范圍作為限定。

(四)權利用盡抗辯

權利用盡是知識產權中一項重要原則，指知識產權所有人或許可使用人一旦將知識產品合法流通后，原知識產權權利人所有的一些或全部排他權因此而用盡，商標權作為知識產權一種當然適用該原則。權利用盡可分為國內用盡和國際用盡，雖《商標法》中未明確規(guī)定，但我國通說和司法實踐都對商標權的國內權利用盡均不存爭議。對于國際用盡，若予以認可則意味承認平行進口。平行進口(parallel imports)指未經商標權利人同意，將國外合法生產、銷售的商品進口或銷售至某國或某地域的行為。學者多對平行進口持反對觀點［15］，但也有觀點認為應加以限制的認可［16］。日本學說認為當平行進口滿足①真品;②權利人內外的同一;③商品品質內外的同一時，其可以成為商標侵權的抗辯。［17］我國立法中缺乏平行進口的法律定位，這導致了司法實踐的混亂［18］。

另有觀點認為連帶使用也是對商標權的限制。［19］連帶使用指使用者為了說明有關的真實信息，在產品或服務中使用他人商標的行為。筆者認為，連帶使用是權利用盡的一種表現(xiàn)形式，實際是權利用盡的下位概念，無需將其單列于權利用盡之外。

(五)非商業(yè)性使用抗辯

商標權的保護并非是絕對化，非商業(yè)性使用抗辯則是對商標權的合理限制一種，當商標被用于非商業(yè)性使用時，使用人非因惡意不應當成立商標侵權。其主要的表現(xiàn)形式有新聞報道與評論、戲仿、字典詞典使用等。

四、商標侵權賠償損失的抗辯事由

《商標法》第64條規(guī)定了兩種商標侵權的賠償損失抗辯，本條規(guī)定表明此種情形時，被控侵權人雖已構成商標侵權，但可以對賠償損失進行免責，商標權利人只可以向其主張除賠償損失之外的其他請求，如停止侵害、消除影響等。

(一)未使用商標抗辯

《商標法》第64條第1款規(guī)定，被控侵權人可以商標權利人未實際使用商標行使抗辯。若商標權利人不能證明此前三年內實際使用過該商標或因侵權行為受到其他損失，被控侵權人則不承擔賠償責任。商標的使用在于表彰商品的來源和出處［20］，適用是商標的生命，注冊商標后若不使用，不僅完全喪失實質意義，同時也有礙于公共利益的保護和商標管理。這種商標的使用是有指非象征性實際性使用。［21］

(二)合法來源抗辯

依《商標法》第64條第2款規(guī)定，合法來源抗辯的主體只有銷售者，同時構成抗辯需滿足不知道銷售的是侵權商品和能證明該商品有合法來源。司法實踐中，對于銷售者不知侵權商品一般通過①商品的進貨價格;②商標的知名程度;③銷售者的經營規(guī)模、層次和專業(yè)化程度;④區(qū)分普通商品和特殊商品;⑤不存在其他可以推定為明知或應知的例外等以上外觀因素進行判斷。

五、結語

近年來商標侵權案件有不斷增多的趨勢，為保護商標權利人的合法權益，同時也為了維護市場的競爭秩序，亟需加深商標侵權理論的研究。商標侵權的抗辯事由是商標侵權理論的重要組成部分，其重要性不言而喻，而對于商標侵權抗辯事由的研究，我國多從個別列舉的角度出發(fā)，缺少體系性的探討。日益增多、日趨復雜的商標侵權新形勢下，需要從整體上、系統(tǒng)上對商標侵權抗辯進行進一步體系化、深化探討，完善商標侵權制度。

［1］楊立新，劉宗勝.論抗辯與抗辯權［J］.河北法學，2004(10):6.柳經緯，尹臘梅.民法上的抗辯與抗辯權［J］.廈門大學學報(哲學社會科學版)，2007(2):91.

［2］楊立新.侵權行為法［M］.上海:復旦大學出版社，2005:120.

［3］馮玨.論侵權法中的抗辯事由［J］.法律科學(西北政法大學學報)，2011(4):72.

［4］史新章.商標爭議制度的反思與完善［J］.政治與法律，2010(01):11.

［5］李明德.美國商標法［M］.北京:法律出版社，2003:320.

［6］山東省高級人民法院(2009)魯民三終字第34號民事判決書.

［7］曹博.商標注冊無效制度的體系化研究［J］.知識產權，2014(4):114.

［8］吳漢東等.知識產權基本問題研究(第二版)分論［M］.北京:中國人民大學出版社，2009:412.

［9］同［9］:412.

［10］臺灣商標法(民國94年)第三十條規(guī)定:“下列情形，不受他人商標權之效力所拘束:一、凡以善意且合理使用之方法，表示自己之姓名、名稱或其商品或服務之名稱、形狀、品質、功用、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用者.”

［11］何懷文.商標法:原理規(guī)則與案例討論［M］.杭州:浙江大學出版社，2015:315.

［12］［美］墨杰斯等著，齊筠等譯.新技術時代的知識產權法［M］.北京:中國政法大學出版社，2003:565-572.

［13］北京市高級人民法院知識產權審判庭.商標授權確權的司法審查［M］.北京:中國法制出版社，2014:119-125.

［14］浙江省高級人民法院課題組.關于商標侵權訴訟抗辯事由的調研［J］.法律適用，2012(1):84.

［15］宋毅，胡光志.平行進口構成商標侵權［J］.法學，1992(12):29.

［16］李小偉.論平行進口與商標權保護的關系［J］.中國專利與商標，1996(02):61.

［17］米山毅一郎.並行輸入における商標権侵害に関する一考察［J］.流通科學研究，2004，3(2):23.

［18］王靜.我國對商標平行進口問題應采取的原則——由兩起相似案件的不同判決引發(fā)的思考［J］.知識產權，2005(05):45.

［19］王蓮峰.商標法［M］.北京:清華大學出版社，2008:172.

［20］曾陳明汝.商標法原理［M］.北京:中國人民法學出版社，2003:136.

［21］同［9］:432.