米開拉·莫迪亞羅
在2014年出臺的兩個重要決定中,歐洲專利局的上訴委員會對“重復(fù)專利申請”問題作出了裁定。
在這兩個案例中,申請人都提交了歐洲專利申請以及基于原申請的分案申請。原申請中“瑞士型權(quán)利要求”獲得授權(quán),其權(quán)利要求具體為“使用活性成分X制備用于治療疾病Y的藥物”。在2007年歐洲專利公約2000版(EPC2000)生效前,此類將已知活性成分用作新用途的權(quán)利要求是可以使用的。但是,其分案申請卻因使用“以方法界定產(chǎn)品”的權(quán)利要求引發(fā)上訴。分案申請的權(quán)利要求為“用于治療疾病Y的活性成分X”,EPC2000改革后允許使用此類權(quán)利要求。
考慮到母申請和分案申請中的活性成分X和疾病Y均相同,歐專局上訴委員會的兩個決定所針對的問題在于上述情況中是否存在“重復(fù)申請”情形。在這兩個案例中,歐專局審查部門均駁回了分案申請,認為其構(gòu)成了被禁止的“重復(fù)申請”情形。
這兩個決定首先指出,歐專局擴大上訴委員會的一項決定中已經(jīng)就相關(guān)問題達成統(tǒng)意見,即雖然歐洲專利條約中沒有任何條款明確禁止重復(fù)授權(quán),但禁止重復(fù)授權(quán)這原則仍然是顯而易見的,因為在獲得相關(guān)權(quán)利要求的授權(quán)后,對同一事項的再次授權(quán)不會給申請人帶來任何法律利益。
因此在這種情況下,上訴委員會認為必須確認母申請與分案申請的申請主題是否真的相同。
基于上述考慮,上訴委員會得出結(jié)論:瑞士型權(quán)利要求“使用活性成分X制造用于治療疾病Y的藥物”應(yīng)被視為實現(xiàn)特定用途的制備方法,而EPC2000所允許的“用于治療疾病Y的活性成分X”應(yīng)被視為限定特殊用途的產(chǎn)品。因此,上訴委員會認為這兩類權(quán)利要求的范疇并不相同,對這兩類權(quán)利要求授予的保護也不相同。此外,上訴委員會認為雖然這兩類權(quán)利要求指向的化合物和治療用途均相同,母申請中的瑞士型權(quán)利要求還包括制備藥物的特性,而分案申請的權(quán)利要求并不涉及這點。
鑒于此,上訴委員會認為分案申請中的權(quán)利要求不同于母申請,因此在上述案例中不存在“重復(fù)申請”的情況。事實上,上訴委員會還論證說,并沒有顯著的客觀理由可以否認申請人能夠通過EPC2000申請獲得合法權(quán)益,也不能否認其能獲得不同于瑞士型權(quán)利要求(盡管有部分重疊)的法律保護。
上訴委員會在上述案件中的裁定能否獲得各成員國法院的認同?是否會對歐專局審查部門審查EPC2000相關(guān)權(quán)利要求帶來影響?這也是我們關(guān)心的問題。
翻譯:李鈺