對原申請不存在單一性缺陷的分案申請的審查

武廣濤

分案申請是一類特殊的專利申請，《專利審查指南》規(guī)定：“一件專利申請包括兩項以上發(fā)明的，申請人可以主動提出或者依據(jù)審查員的審查意見提出分案申請?！痹撘?guī)定沒有明確可以分案的原申請是否存在單一性缺陷，也沒有進一步明確兩項發(fā)明的具體含義。在審查實踐中存在原申請不存在單一性缺陷的分案申請，針對此類申請審查員的處理方式存在不同，本文對該類分案申請的審查從不同的角度進行探討，并給出了審查建議。

一、分案申請的由來

分案申請是從原申請中分割出來的一部分，其形式上雖然是一個新申請，但實際上和原申請具有同等地位，即申請日仍是原申請的申請日，如果原申請享有優(yōu)先權(quán)，則可繼承原申請的優(yōu)先權(quán)日。

分案申請的法律規(guī)定來自《專利法實施細(xì)則》第四十二條第一款，為什么要規(guī)定分案申請則要追溯到《專利法》。我國《專利法》第三十一條規(guī)定，專利申請需要符合單一性要求，對于不符合單一性要求時應(yīng)當(dāng)如何處理由《專利法實施細(xì)則》第四十二條第一款作出規(guī)定。因此，探討分案申請必然不能脫離開單一性，拋開單一性的分案申請必然背離了分案申請的立法本意。

在一件專利申請中，申請人實際公開了多項發(fā)明創(chuàng)造，并表達了希望就這些發(fā)明創(chuàng)造獲得專利保護的意愿，由于該申請不符合單一性的要求，也就不能在一件申請中得到保護。如果僅因為這一原因就迫使申請人僅僅保留其中一項發(fā)明創(chuàng)造，對其他發(fā)明創(chuàng)造只能隨后重新提出一件新的專利申請，以隨后的提交日作為其申請日，則申請人的利益就會受到損害。基于這一理由，《專利法實施細(xì)則》規(guī)定申請人可以隨后針對上述其他的發(fā)明創(chuàng)造提出一件特殊的專利申請，這就是所謂的“分案申請”。分案申請可以保留其原申請日或優(yōu)先權(quán)日，這樣就保證了專利申請人的正當(dāng)利益不受損害，這是我國分案申請制度的立法宗旨。

二、原申請不存在單一性缺陷的分案申請

目前存在一些分案申請，其本身并不存在單一性缺陷，符合授權(quán)條件，申請人在收到授予專利權(quán)通知書以后，辦理登記手續(xù)前，將原申請權(quán)利要求進行調(diào)整組合，或重新概括形成新的權(quán)利要求，提交分案申請。

審查過程中，針對此類分案申請是否成立存在兩種不同觀點。一種觀點認(rèn)為：此類分案申請?zhí)岢龅臅r機符合規(guī)定，《專利法》《專利法實施細(xì)則》《專利審查指南》中均沒有明文規(guī)定類似情況不能提出分案申請，因此分案成立；另一種觀點認(rèn)為：此類分案申請并不是為了克服單一性缺陷而提出的，與分案申請的立法本意相悖，分案不成立。

下文將針對上述兩種觀點嘗試從申請人、代理師、社會公眾和審查部門的角度分別進行討論。

第一，從申請人的角度。申請人在原申請收到授予專利權(quán)通知書和辦理登記手續(xù)通知書后，可以得知其原申請技術(shù)方案符合授權(quán)條件，此時提交分案申請，提交時機符合規(guī)定，分案申請與原申請雖然不存在單一性缺陷，但《專利法》《專利法實施細(xì)則》《專利審查指南》均沒有明文規(guī)定不能提交不存在單一性缺陷的分案申請。分案申請的權(quán)利要求與原申請的權(quán)利要求保護范圍不同，屬于不同的發(fā)明創(chuàng)造，由于原申請技術(shù)方案符合授權(quán)條件，分案申請的技術(shù)方案同樣很容易獲得授權(quán)，可以通過分案申請再獲得多件專利權(quán)。

第二，從代理師的角度。很多代理師存在這樣一個概念，并非僅限于出現(xiàn)有單一性問題時才能提出分案申請。特別是由于在發(fā)明實質(zhì)審查中，審查員一般不允許超出原權(quán)利要求范圍的修改（即使這種修改沒有超出《專利法》第三十三條規(guī)定的范圍），為了對原權(quán)利要求進行修改，改變原權(quán)利要求保護的范圍，代理師只好通過提交分案申請的形式對原申請進行修改。另外，對于涉外代理的代理師，由于受到美國分案申請的影響和委托人（申請人）的要求，也會在收到授權(quán)通知書后提交分案申請。

第三，從社會公眾的角度。此類分案申請對社會公眾是不利的。原申請辦理登記手續(xù)并公告后，社會公眾對其專利保護范圍有了明確了解，但是社會公眾在分案申請被公開或公告前并不能得知申請人還提交了分案申請，保護了一個類似的技術(shù)方案或者在原申請中已經(jīng)公開但是未要求保護的技術(shù)方案。社會公眾在實施該類似技術(shù)方案或者原申請中未要求保護的技術(shù)方案時可能并不侵犯專利權(quán)人的權(quán)利，但是在分案申請授權(quán)后則侵犯了專利人的權(quán)利。這種是否侵權(quán)的不確定性導(dǎo)致社會公眾無所適從，不利于社會經(jīng)濟的穩(wěn)定性和繼續(xù)創(chuàng)新的積極性。

第四，從專利審查部門的角度。原申請和分案申請實際上對現(xiàn)有技術(shù)的貢獻沒有實質(zhì)區(qū)別，審查部門在審查原申請時已經(jīng)分配審查員進行審查，如果對同樣技術(shù)內(nèi)容的分案申請重新分配審查員再次進行審查，則多個審查員針對多個技術(shù)方案無實質(zhì)區(qū)別的分案進行審查，浪費了審查資源。這種審查資源的浪費對其他申請人和社會公眾是不公平的，同時不同審查員進行審查也存在審查結(jié)論不一致的可能性。

三、法院對類似分案申請的判例

2020 年北京知識產(chǎn)權(quán)法院就上述情形的分案申請在審查階段作出的分案不成立的審查決定提出的行政訴訟所作出的行政判決，支持了分案不成立的作法。

北京知識產(chǎn)權(quán)法院(2020)京73 行初3088 號行政判決書涉及某公司不服國家知識產(chǎn)權(quán)局作出的分案視為未提出的行政復(fù)議決定。

該行政復(fù)議決定涉及該公司的一件分案申請，該分案申請的原申請被授予專利權(quán)，其限定的保護范圍確定，且符合單一性的要求。該公司在收到原申請授予專利權(quán)通知書和辦理手續(xù)登記通知書后，將原申請的權(quán)利要求簡單修改后，提出分案申請。國家知識產(chǎn)權(quán)局根據(jù)《專利法實施細(xì)則》第四十二條第一款的規(guī)定作出分案申請視為未提出通知書。該公司針對分案申請視為未提出通知書提出行政復(fù)議，國家知識產(chǎn)權(quán)局維持了分案視為未提出通知書。該公司不服該行政復(fù)議決定，向北京知識產(chǎn)權(quán)法院提起訴訟。

北京知識產(chǎn)權(quán)法院在行政判決書中認(rèn)為：《專利法實施細(xì)則》中的“兩項以上發(fā)明、實用新型或者外觀設(shè)計”值得是兩項或者兩項以上彼此獨立、不同的發(fā)明創(chuàng)造，并不表示申請人可以隨意將原申請權(quán)利要求的技術(shù)特征簡單修改或組合后，另行作為分案申請?zhí)岢觥?/p>

原申請權(quán)利要求與分案申請權(quán)利要求存在的差異較小，不足以構(gòu)成兩項或兩項以上彼此獨立、不同的發(fā)明創(chuàng)造，則原申請并未包括兩項以上實用新型，不符合分案條件。

四、此類分案申請的審查處理建議

對于此類分案申請，如何處理，主要從以下幾個方面考慮：

第一，分案申請的立法本意就是保護因原申請存在單一性缺陷而不能在原申請中得到保護的技術(shù)方案，避免申請人的利益損失。在原申請中，申請人做出的技術(shù)貢獻已經(jīng)明確記載，申請人也已經(jīng)明確了其請求保護的范圍，并且在原申請的審查過程中申請人有權(quán)利調(diào)整其保護范圍，申請人的利益可以在原申請中得到保護，不會造成損失。此類分案申請，其做出的技術(shù)貢獻沒有實質(zhì)變化，原申請完全能夠保護，不需要通過分案申請的方式再次要求保護。

第二，專利審查不僅涉及申請人與審查員雙方，還需要考慮社會公眾的利益，以及審查資源等問題。此類分案申請對社會公眾的不確定性和審查資源的浪費是不言而喻的。

第三，退而言之，此類分案申請請求保護的技術(shù)方案多是對技術(shù)特征進行了調(diào)整組合或重新概括，這些調(diào)整組合或重新概括的技術(shù)方案大多在原申請中沒有完全一樣的記載，存在分案申請超范圍的可能。即使分案成立，由于分案申請的技術(shù)方案超范圍仍需要修改，且修改后的技術(shù)方案很可能與原申請的技術(shù)方案相同而出現(xiàn)重復(fù)授權(quán)的問題，所以此類分案申請大多沒有授權(quán)前景。

綜上，如果原申請符合單一性要求，且分案申請的權(quán)利要求與原申請的權(quán)利要求屬于同一發(fā)明構(gòu)思，僅是將原申請權(quán)利要求的技術(shù)特征簡單修改或者組合后提出的分案申請，審查實踐中應(yīng)當(dāng)直接根據(jù)《專利法實施細(xì)則》第四十二條第一款作出分案視為未提出的審查決定。