姜小薇

從創(chuàng)造性審查淺議發(fā)明的“層次”

姜小薇★

在創(chuàng)造性審查過(guò)程中，常會(huì)出現(xiàn)審查員檢索到的最接近的現(xiàn)有技術(shù)較申請(qǐng)所記載的背景技術(shù)而言更接近該申請(qǐng)技術(shù)方案的情況，而申請(qǐng)人常常采取的應(yīng)對(duì)措施是通過(guò)保護(hù)范圍限縮的方式進(jìn)一步請(qǐng)求保護(hù)一個(gè)小的范圍。此時(shí)，在評(píng)價(jià)范圍經(jīng)限縮的權(quán)利要求是否具備創(chuàng)造性時(shí)，原始說(shuō)明書中對(duì)其進(jìn)行的客觀記載顯得尤為關(guān)鍵。即如果一項(xiàng)發(fā)明是大中有小的層疊關(guān)系，那么在專利申請(qǐng)文件的撰寫過(guò)程中，一定要明確地體現(xiàn)出層次感。

創(chuàng)造性 背景技術(shù) 最接近的現(xiàn)有技術(shù) 發(fā)明的層次

一、從對(duì)最接近的現(xiàn)有技術(shù)的確定引出的撰寫問(wèn)題

在使用“三步法”判斷專利申請(qǐng)創(chuàng)造性的過(guò)程中，3個(gè)步驟分別為：①確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)；②確定發(fā)明的區(qū)別特征和發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題；③判斷要求保護(hù)的發(fā)明對(duì)本領(lǐng)域的技術(shù)人員來(lái)說(shuō)是否顯而易見(jiàn)。①中華人民共和國(guó)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局.專利審查指南2010［M］.北京.知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社，2010：172-173.

申請(qǐng)人在撰寫專利申請(qǐng)文件所遵循的基本行文順序，與三步法有相近之處。首先，申請(qǐng)人在專利申請(qǐng)文件中會(huì)對(duì)背景技術(shù)進(jìn)行簡(jiǎn)要介紹，相當(dāng)于給出最接近的現(xiàn)有技術(shù)；其次，專利申請(qǐng)文件會(huì)載明該發(fā)明與背景技術(shù)相比的改進(jìn)之處，相當(dāng)于明確了區(qū)別特征所在，進(jìn)而申請(qǐng)文件中會(huì)說(shuō)明這種區(qū)別會(huì)帶來(lái)何種技術(shù)效果，解決何種問(wèn)題，通常會(huì)列舉具體實(shí)施方式來(lái)體現(xiàn)和證實(shí)該申請(qǐng)所取得的技術(shù)效果。

將判斷創(chuàng)造性的“三步法”和專利申請(qǐng)文件的行文順序比較可以看出，使用“三步法”評(píng)價(jià)創(chuàng)造性時(shí)，得出該申請(qǐng)不具備創(chuàng)造性的結(jié)論可以分為以下兩種情形：①專利申請(qǐng)文件載明的背景技術(shù)確實(shí)是審查員所確定的最接近的現(xiàn)有技術(shù)，但審查員認(rèn)為要求保護(hù)的發(fā)明對(duì)本領(lǐng)域的技術(shù)人員來(lái)說(shuō)是顯而易見(jiàn)的，即區(qū)別特征所帶來(lái)的技術(shù)效果和所解決的技術(shù)問(wèn)題是本領(lǐng)域技術(shù)人員容易想到的，申請(qǐng)人對(duì)其發(fā)明“高度”的估計(jì)有失偏頗；②審查員通過(guò)檢索重新確定了最接近的現(xiàn)有技術(shù)，比申請(qǐng)人定位的背景技術(shù)更接近該申請(qǐng)的技術(shù)方案，該申請(qǐng)與現(xiàn)有技術(shù)之間存在的區(qū)別特征就相應(yīng)發(fā)生了變化，在多數(shù)情況下，其實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題會(huì)隨之變化，如果審查員認(rèn)為在其確定的最接近的現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上，本領(lǐng)域技術(shù)人員不用付出創(chuàng)造性勞動(dòng)即可引入該區(qū)別來(lái)解決其實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題，則認(rèn)定發(fā)明不具備創(chuàng)造性。最接近的現(xiàn)有技術(shù)的重新認(rèn)定可能導(dǎo)致客觀技術(shù)問(wèn)題比申請(qǐng)?jiān)荚O(shè)想的要低。這樣的案例包括原始設(shè)定的問(wèn)題是提供一種改進(jìn)的產(chǎn)品、過(guò)程或方法，但是通過(guò)檢索并沒(méi)有證據(jù)證明請(qǐng)求保護(hù)的主題相對(duì)于最接近的現(xiàn)有技術(shù)有所提高，而且，也沒(méi)有證據(jù)證明其與相關(guān)的現(xiàn)有技術(shù)有很大差距。問(wèn)題就被重新確定為提供一種替換產(chǎn)品、過(guò)程或方法。②Guidelines for Examination in the EPO，Part G-Chapter Ⅶ-4，2014.11.針對(duì)這樣的審查意見(jiàn)，申請(qǐng)人常常會(huì)在請(qǐng)求保護(hù)的原始大范圍中進(jìn)一步限定出一個(gè)小范圍，并主張這樣的小范圍是最優(yōu)選的，比其他已經(jīng)放棄的技術(shù)方案的效果更為優(yōu)異，但是，這樣的主張是否能被接受呢？這就引出了本文所要討論的重點(diǎn)——在申請(qǐng)文件的撰寫過(guò)程中，要注意發(fā)明的層次。

二、從具體案例認(rèn)清發(fā)明層次的重要性

【案例1】

某申請(qǐng)的權(quán)利要求1為：

1.一種苯乙烯系樹(shù)脂組合物，含有（A）苯乙烯系樹(shù)脂、（B）苯乙烯系樹(shù)脂以外的熱塑性樹(shù)脂、（c1）改性苯乙烯系聚合物和/或（c2）聚碳酸酯系接枝聚合物、（D）其他添加劑。

該申請(qǐng)說(shuō)明書中載明的背景技術(shù)僅具有（A）、（B）兩個(gè)技術(shù)特征，說(shuō)明書聲稱該申請(qǐng)的改進(jìn)之處是加入改性苯乙烯系聚合物和/或聚碳酸酯系接枝聚合物能夠改善組分（A）和（B）的相容性，從而提高組合物的機(jī)械性能。具體實(shí)施方式部分記載了加入（c1）和/或（c2）組分之后與不加入這兩種組分的樹(shù)脂組合物機(jī)械性能的比較數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)表明（c1）和/或（c2）組分確實(shí)能改善組合物的機(jī)械性能。此外，說(shuō)明書中記載了組分（D）是著色劑等其他常用添加劑。

審查員通過(guò)檢索在“第一次審查意見(jiàn)通知書”中確定對(duì)比文件1為最接近的現(xiàn)有技術(shù)，對(duì)比文件1的技術(shù)方案中也涉及一種苯乙烯系樹(shù)脂組合物，其與權(quán)利要求1的技術(shù)特征逐一比較之后，在公開(kāi)了含有（A）苯乙烯系樹(shù)脂、（B）苯乙烯系樹(shù)脂以外的熱塑性樹(shù)脂、（c1）改性苯乙烯系聚合物或（c2）聚碳酸酯系接枝聚合物。因此，二者的區(qū)別特征就在于權(quán)利要求1還是用了其他添加劑（D）?；谶@一區(qū)別，該申請(qǐng)實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題就是如何改善組合物其他方面的特性，例如色澤。

可見(jiàn)，這種情況就屬于審查員確定的最接近的現(xiàn)有技術(shù)。與該申請(qǐng)載明的背景技術(shù)相比，現(xiàn)有技術(shù)距該申請(qǐng)更近了一步。由于在樹(shù)脂組合物中使用著色劑等其他添加劑是本領(lǐng)域常用的，本領(lǐng)域技術(shù)人員很容易根據(jù)需要選擇加入這些其他的添加助劑，因此，審查員得出權(quán)利要求1不具備創(chuàng)造性的結(jié)論。

然而，在答復(fù)“第一次審查意見(jiàn)通知書”時(shí)，申請(qǐng)人將權(quán)利要求1改為下述權(quán)利要求：

1.一種苯乙烯系樹(shù)脂組合物，含有（A）苯乙烯系樹(shù)脂、（B）苯乙烯系樹(shù)脂以外的熱塑性樹(shù)脂、（c1）改性苯乙烯系聚合物和（c2）聚碳酸酯系接枝聚合物、（D）其他添加劑。

申請(qǐng)人為什么要?jiǎng)h除“或”的技術(shù)方案，保留“和”的技術(shù)方案呢？事實(shí)上，在該申請(qǐng)的說(shuō)明書里，申請(qǐng)人特別提及了“通過(guò)合并添加（c1）改性苯乙烯系聚合物和（c2）聚碳酸酯系接枝聚合物，可以降低相分解的相間的界面的自由能，因此可以容易地控制兩相連續(xù)結(jié)構(gòu)的結(jié)構(gòu)周期、分散結(jié)構(gòu)中的分散粒子間距離，可以提高樹(shù)脂組合物的機(jī)械特性等”，并且在實(shí)施例中提供了同時(shí)使用（c1）和（c2）與擇一等量使用（c1）或（c2）的效果對(duì)比數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)證實(shí)了同時(shí)使用（c1）和（c2）比擇一等量使用（c1）或（c2）的效果有顯著提高。審查員經(jīng)過(guò)再次檢索，沒(méi)有檢索到同時(shí)使用組分（c1）和（c2）的技術(shù)方案，因此認(rèn)可了該申請(qǐng)的創(chuàng)造性。

從上面的案例可以看出，有時(shí)發(fā)明創(chuàng)造是分“層次”的。只有全面記載發(fā)明的全貌才能使申請(qǐng)人的權(quán)利得到充分的保護(hù)。如果上述發(fā)明的專利申請(qǐng)文件中并未記載同時(shí)使用（c1）和（c2）所取得的協(xié)同作用，那么審查員會(huì)認(rèn)為對(duì)比文件1已經(jīng)公開(kāi)了使用（c1）或（c2），本領(lǐng)域技術(shù)人員很容易想到同時(shí)使用組分（c1）和（c2），從而不認(rèn)可該申請(qǐng)的創(chuàng)造性。

下面，我們可以從另外一個(gè)案例看看如果撰寫時(shí)忽略了發(fā)明的層次而導(dǎo)致的結(jié)果。

【案例2】

某申請(qǐng)權(quán)利要求1為：

1.一種共軛二烯烴1/共軛二烯烴2/單乙烯基芳烴的三元無(wú)規(guī)共聚物的制備方法，其特征在于該三元無(wú)規(guī)共聚物中二烯烴單元的側(cè)基結(jié)構(gòu)含量低，其中聚合物中二烯烴單元的側(cè)基結(jié)構(gòu)含量為8%～15%，該方法包括如下步驟：

1）在惰性氣體環(huán)境下采用有機(jī)鋰為引發(fā)劑，以堿金屬醇鹽為助引發(fā)劑，在一種或多種烴類溶劑中，不使用路易斯堿類極性添加劑作為結(jié)構(gòu)調(diào)節(jié)劑，進(jìn)行共軛二烯單體1/共軛二烯單體2/單乙烯基芳烴單體共聚合，堿金屬醇鹽的用量基于活性鋰的摩爾比為0.025～0.2；其通式為：

R1（R2）（R3）COM（1）

通式（1）中M為堿金屬；R1為C4～C20烷基，C3～C20環(huán)烷基或環(huán)烯基；R2與R3為直鏈或帶支鏈的C1～C5的烷基……

該申請(qǐng)說(shuō)明書中記載了其技術(shù)重點(diǎn)在于使用了有機(jī)鋰與堿金屬醇鹽的二元引發(fā)體系，其載明的背景技術(shù)是僅使用堿金屬醇鹽作為住引發(fā)劑，而沒(méi)有披露有機(jī)鋰與堿金屬醇鹽的共用，該申請(qǐng)說(shuō)明書中強(qiáng)調(diào)了上述二元引發(fā)體系可以實(shí)現(xiàn)三元共聚物的無(wú)規(guī)共聚，并且盡量減少了二烯烴結(jié)構(gòu)單元的側(cè)基含量。

然而，審查員在檢索的過(guò)程中，檢索到了使用有機(jī)鋰與堿金屬醇鹽的二元引發(fā)體系用于多種烯烴共聚的對(duì)比文件1，并以此作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)評(píng)述該申請(qǐng)不具備創(chuàng)造性，該對(duì)比文件1的實(shí)施例載明的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)證實(shí)了其具有與該申請(qǐng)相近似的技術(shù)效果。此時(shí)，申請(qǐng)人主張，其具體發(fā)現(xiàn)了松油醇鉀的效果明顯優(yōu)于其他堿金屬醇鹽的效果。經(jīng)核實(shí)，其幾組實(shí)施例確實(shí)都只使用了松油醇鉀一種堿金屬醇鹽，但在原申請(qǐng)中并沒(méi)有記載過(guò)松油醇鉀相對(duì)于其他堿金屬醇鹽的優(yōu)異之處，也沒(méi)有任何比較數(shù)據(jù)能夠證明這一主張，加之對(duì)比文件1中使用的堿金屬醇鹽的結(jié)構(gòu)也與松油醇鉀相近似，因此，審查員沒(méi)有支持申請(qǐng)人的主張。

從這個(gè)案例可以看出，雖然該申請(qǐng)的實(shí)施例都是圍繞松油醇鉀進(jìn)行的，隱約能看出其重要性，但是在原申請(qǐng)中并沒(méi)有對(duì)其進(jìn)行明確的記載。如果在后續(xù)審查過(guò)程中再提出這一主張，在缺乏證據(jù)支持的情況下，那么是不能被認(rèn)可的。在該案中，即使申請(qǐng)人嘗試通過(guò)提交補(bǔ)充實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的方式主張這一效果，實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)也不一定能被接受，需要依據(jù)不同的具體情況具體對(duì)待。假設(shè)申請(qǐng)人確實(shí)在申請(qǐng)日之前就已發(fā)現(xiàn)了松油醇鉀的優(yōu)異之處，那么該申請(qǐng)實(shí)際上應(yīng)當(dāng)分為兩個(gè)層次：一是發(fā)現(xiàn)了有機(jī)鋰與堿金屬醇鹽并用的二元引發(fā)體系效果好；二是在前一層次的基礎(chǔ)上又發(fā)現(xiàn)了松油醇鉀比其他堿金屬醇鹽效果更好。然而，在撰寫的過(guò)程中，申請(qǐng)人在說(shuō)明書中沒(méi)有對(duì)發(fā)明中客觀存在的第二個(gè)層次進(jìn)行闡述和驗(yàn)證，加之其選擇的背景技術(shù)并不是真正意義上最接近的現(xiàn)有技術(shù)，這就很可能導(dǎo)致其權(quán)利不能得到應(yīng)有的保護(hù)。

三、總結(jié)、分析撰寫中如何把握發(fā)明的層次

申請(qǐng)人和審查員所確定的最接近的現(xiàn)有技術(shù)是他們?cè)u(píng)判技術(shù)方案創(chuàng)造性時(shí)的“立足點(diǎn)”，立足點(diǎn)的不同導(dǎo)致他們對(duì)技術(shù)方案有不同的評(píng)價(jià)。在撰寫專利申請(qǐng)文件的過(guò)程中，首先需要做好專利查新工作，確保“立足點(diǎn)”的正確；其次，需要展現(xiàn)發(fā)明全貌，撰寫時(shí)把握好發(fā)明的“層次”，并以翔實(shí)的數(shù)據(jù)進(jìn)行佐證，這樣，能夠避免申請(qǐng)人不必要的權(quán)利喪失。具體撰寫時(shí)，可注意以下幾點(diǎn)：

（1）發(fā)明的層次不僅僅體現(xiàn)在權(quán)利要求中，最為重要的是需要在說(shuō)明書中理清發(fā)明的層次，推薦使用以下用語(yǔ)描述發(fā)明的技術(shù)效果和解決的技術(shù)問(wèn)題：本申請(qǐng)一方面在于……另一方面在于……本發(fā)明還在于……。

（2）說(shuō)明書立足于背景技術(shù)，將不同層次的技術(shù)效果使用“剝筍式”的層層遞進(jìn)方式分別進(jìn)行闡述，井井有條，層次分明。

（3）多使用對(duì)比例來(lái)體現(xiàn)不同特征的技術(shù)效果，尤其多提供一些僅有一兩個(gè)變量的平行對(duì)比實(shí)驗(yàn)，從而充分證明這一兩個(gè)變量能為技術(shù)方案帶來(lái)何種更佳的技術(shù)效果，當(dāng)這一兩個(gè)變量恰恰就是區(qū)別特征時(shí)，這種實(shí)驗(yàn)結(jié)果將成為申請(qǐng)具備創(chuàng)造性的最好證據(jù)。

國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)。