淺談對(duì)創(chuàng)造性審查意見的答復(fù)

候金偉唐 宇曹斌宏

淺談對(duì)創(chuàng)造性審查意見的答復(fù)

候金偉★唐 宇★曹斌宏★

評(píng)判創(chuàng)造性過程中采用的“三步法”原則會(huì)不可避免地帶入主觀色彩，由此導(dǎo)致創(chuàng)造性的審查意見較難答復(fù)。本文提出申請(qǐng)人在進(jìn)行此類答復(fù)時(shí)，可以借鑒“三步法”原則，并通過一個(gè)實(shí)際案例分析了應(yīng)該如何運(yùn)用“三步法”原則答復(fù)關(guān)于創(chuàng)造性的審查意見，最后針對(duì)如何撰寫具體的意見陳述給出了參考性的建議。

創(chuàng)造性 審查意見 意見陳述 答復(fù) “三步法”

一、引 言

《專利法》第22條第1款明確規(guī)定：“授予專利權(quán)的發(fā)明和實(shí)用新型，應(yīng)當(dāng)具備新穎性、創(chuàng)造性和實(shí)用性?！蓖瑫r(shí)，目前的專利行政部門也是貫徹“以‘三性’為主線”的審查策略，而在“三性”中創(chuàng)造性是最具有爭(zhēng)議的?！秾＠ā返?2條第3款的規(guī)定：“創(chuàng)造性，是指與現(xiàn)有技術(shù)相比，該發(fā)明具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步?！币虼?，發(fā)明要滿足具有“突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)”和“顯著的進(jìn)步”兩個(gè)條件，才能被認(rèn)為具備創(chuàng)造性。

根據(jù)《專利審查指南》（2010版）第二部分第四章第2.2節(jié)的規(guī)定：“發(fā)明具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)，是指對(duì)所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員來說，發(fā)明相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)是非顯而易見的。如果發(fā)明是所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員在現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上僅僅通過合乎邏輯的分析、推理或者有限的試驗(yàn)可以得到的，則該發(fā)明是顯而易見的，也就不具備突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)?！币布?，具有“突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)”的判斷標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)際上就是要求發(fā)明具備“非顯而易見性”。在判斷發(fā)明是否具備創(chuàng)造性時(shí)，“三步法”原則是最普遍適用的原則，大部分關(guān)于創(chuàng)造性的審查意見都是采用“三步法”進(jìn)行評(píng)述的。因此，本文重點(diǎn)討論如何針對(duì)采用“三步法”評(píng)述創(chuàng)造性的審查意見作出答復(fù)。

二、如何理解與借鑒“三步法”原則

《專利審查指南》（2010版）第二部分第四章第3.2.1.1節(jié)中指出判斷發(fā)明是否具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)，就是要判斷對(duì)本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說，要求保護(hù)的發(fā)明相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)是否顯而易見，通?？砂凑找韵氯齻€(gè)步驟進(jìn)行：（1）確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)；（2）確定發(fā)明的區(qū)別特征和發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題；（3）判斷要求保護(hù)的發(fā)明對(duì)本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是否顯而易見。這就是我們所熟悉的“三步法”原則。并且，對(duì)于判斷發(fā)明是否具有“實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)”和“進(jìn)步”，以及是否“突出”和“顯著”，都涉及程度問題，這也會(huì)不可避免地增加評(píng)判創(chuàng)造性的主觀影響。眾所周知，設(shè)置“三步法”原則的目的就是為了使創(chuàng)造性的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)盡可能客觀和統(tǒng)一，不因人而異。

因此，筆者認(rèn)為申請(qǐng)人在答復(fù)有關(guān)創(chuàng)造性的審查意見時(shí)，同樣可以借鑒上述的“三步法”原則，來判斷審查員的意見是否合理，從而在意見陳述中作出恰當(dāng)?shù)拇饛?fù)。筆者認(rèn)為可以采取如下步驟：首先，判斷審查員作為審查基礎(chǔ)的對(duì)比文件是否公開了與該發(fā)明最接近的現(xiàn)有技術(shù)；其次，如果審查員作為審查基礎(chǔ)的對(duì)比文件確實(shí)為與該發(fā)明最接近的現(xiàn)有技術(shù)，則應(yīng)當(dāng)找出權(quán)利要求與該對(duì)比文件存在區(qū)別的技術(shù)特征，分析這些區(qū)別特征帶來了哪些技術(shù)效果、解決了哪些技術(shù)問題、對(duì)現(xiàn)有技術(shù)作出了哪些改進(jìn)；最后，在確定了區(qū)別特征和實(shí)際解決的技術(shù)問題后，接下來就要判斷權(quán)利要求限定的技術(shù)方案是否顯而易見。

判斷是否顯而易見的具體方法是：查看審查員引用的另外一份或者多份對(duì)比文件是否給出了教導(dǎo)或啟示。根據(jù)該教導(dǎo)或啟示，本領(lǐng)域技術(shù)人員可以將該區(qū)別特征應(yīng)用到該最接近的對(duì)比文件中，以解決該最接近的對(duì)比文件中存在的技術(shù)問題，獲得該發(fā)明的技術(shù)效果，從而形成該申請(qǐng)權(quán)利要求中限定的技術(shù)方案。如果不存在這樣的教導(dǎo)或啟示，則權(quán)利要求限定的技術(shù)方案具備《專利法》規(guī)定的創(chuàng)造性，此時(shí)可以不對(duì)權(quán)利要求進(jìn)行修改，但應(yīng)當(dāng)向?qū)彶閱T陳述具體意見，詳細(xì)說明“三步法”中哪一步存在問題，論述支持自己觀點(diǎn)的理由，必要時(shí)還可以爭(zhēng)取與審查員會(huì)晤，努力糾正審查員錯(cuò)誤的觀點(diǎn)，使其接受申請(qǐng)人關(guān)于權(quán)利要求具備創(chuàng)造性的意見。如果經(jīng)過分析發(fā)現(xiàn)審查員的理由較為充分，不對(duì)權(quán)利要求進(jìn)行修改難以說服審查員時(shí)，就應(yīng)當(dāng)按照審查員的建議，或者根據(jù)該發(fā)明的實(shí)際情況，對(duì)權(quán)利要求進(jìn)行修改。

三、由實(shí)際案例看“三步法”原則的運(yùn)用

（一）如何正確運(yùn)用“三步法”原則判斷發(fā)明是否具備創(chuàng)造性

1.案情簡介

申請(qǐng)?zhí)?01110351740.6，發(fā)明名稱變高度走行架梁機(jī)及架梁方法。該申請(qǐng)涉及一種變高度走行架梁機(jī)，現(xiàn)有技術(shù)中的門式起重機(jī)如圖1所示，主要包括頂部的起重機(jī)本體1，起重機(jī)本體1由桁架和位于桁架上的可移動(dòng)吊機(jī)構(gòu)成，在起重機(jī)本體下部固定連接有底座11，在底座11下方固定連接有兩上支撐腿8、9用于支撐和固定，整機(jī)裝配后類似“門”字形。其缺點(diǎn)就是在復(fù)雜的地況下，支架無法找到著力點(diǎn)，無法實(shí)現(xiàn)變高度走行和架梁作業(yè)。該申請(qǐng)為了解決前述問題，如圖2所示，將底座11延伸至起重機(jī)本體1前側(cè)，并且在底座11前端還設(shè)置有伸縮式前支撐腿10。

圖1 現(xiàn)有技術(shù)中門式起重機(jī)的結(jié)構(gòu)示意圖

圖2 該申請(qǐng)的變高度走行架梁機(jī)示意圖

該申請(qǐng)要求保護(hù)的權(quán)利要求1如下：

1.一種變度走行架梁機(jī)，包括底座（11）和位于底座（11）上的起重機(jī)本體（1），所述底座（11）下設(shè)置有支撐架，所述支撐架包括由后至前依次設(shè)置的后支撐腿（8）和中支撐腿（9），其特征在于：所述底座（11）延伸至起重機(jī)本體（1）前側(cè)，所述支撐架還包括固定安裝在底座（11）前端的伸縮式前支撐腿（10）；所述變高度走行架梁機(jī)工作時(shí)，先收起變高度走行架梁機(jī)的伸縮式前支撐腿（10），利用后支撐腿（8）和中支撐腿（9）走行至存梁區(qū)域，起吊梁體（3）；利用后支撐腿（8）和中支撐腿（9）走行至待架梁位置，伸出伸縮式前支撐腿（10）至支撐住地面；再利用后支撐腿（8）和伸縮式前支撐腿（10）走行至落梁位置架設(shè)梁體（3）。

該申請(qǐng)說明中記載的具體走行過程如下：先收起變高度走行架梁機(jī)的伸縮式前支撐腿（10），利用后支撐腿（8）和中支撐腿（9）走行至存梁區(qū)域，起吊梁體（3）；利用后支撐腿（8）和中支撐腿（9）走行至待架梁位置，伸出伸縮式前支撐腿（10）至支撐住地面；再利用后支撐腿（8）和伸縮式前支撐腿（10）走行至落梁位置架設(shè)梁體（3），具體可以參見圖3。

2.對(duì)比文件簡介

對(duì)比文件1為申請(qǐng)人在背景技術(shù)中提到的一份文件，也是一種門式起重機(jī)，如圖4所示，在現(xiàn)有門式起重機(jī)的基礎(chǔ)上在其底座上增設(shè)了第三個(gè)支架，三個(gè)支架處于同一平面上，位于最外側(cè)的第三支架能夠移動(dòng)伸縮，該門式起重機(jī)可以復(fù)雜地況下始終保持起重機(jī)支撐平穩(wěn)。

對(duì)比文件2是一種自由移動(dòng)門座塔式起重機(jī)，圖5是其可調(diào)高度支撐腿結(jié)構(gòu)示意圖，相鄰兩支支撐腿2.1高度固定、另相鄰兩支支撐腿2.2高度可以調(diào)節(jié)，可以調(diào)節(jié)高度支撐腿2.2由固定腿2.2.1、伸縮腿2.2.2、液壓伸縮裝置2.2.4和鎖扣固定裝置2.2.3組成，液壓伸縮裝置2.2.4頂升調(diào)整，高度調(diào)整級(jí)差為50mm、總調(diào)整量±300mm，確保起重機(jī)在傾斜地面工作時(shí)，如道路工作中，路面存在曲線超高的工況時(shí)上部結(jié)構(gòu)的水平，水平度由司機(jī)室水平指示器指示；可變高度支撐腿使起重機(jī)適應(yīng)兩側(cè)坡度較大（橫坡）路面，及跨度調(diào)節(jié)裝置調(diào)整輪組間的跨度適應(yīng)不同路面寬度，使適應(yīng)性得以提升。

圖4 對(duì)比文件1門式起重機(jī)的結(jié)構(gòu)示意圖

圖5 對(duì)比文件2可調(diào)高度支撐腿的結(jié)構(gòu)示意圖

3.實(shí)質(zhì)審查階段

原審查部門在“第一次審查意見通知書”中指出，權(quán)利要求1公開的門式起重機(jī)（相當(dāng)于權(quán)利要求1中的架梁機(jī)），其包括桁架1，卷揚(yáng)機(jī)4來回運(yùn)動(dòng)于桁架上，根據(jù)需要懸掛輸送橋梁施工過程中所需要的梁段模架等結(jié)構(gòu)件（桁架及其卷揚(yáng)機(jī)相當(dāng)于權(quán)利要求1中的起重機(jī)本體），第一支撐機(jī)構(gòu)2（說明書附圖公開了有兩組第一支撐機(jī)構(gòu)，相當(dāng)于權(quán)利要求1中由后至前依次設(shè)置的后支撐腿和中支撐腿），第一支撐機(jī)構(gòu)2和第二支撐機(jī)構(gòu)3構(gòu)成該門式起重機(jī)的支撐結(jié)構(gòu)。權(quán)利要求1與對(duì)比文件1的區(qū)別特征在于：（1）所述支撐架還包括固定安裝在底座前端的伸縮式前支撐腿；（2）該裝置還包括底座且起重機(jī)本體位于底座上。基于前述特征，該申請(qǐng)實(shí)際解決的技術(shù)問題是如何提供一種可以變高度的走行架梁機(jī)以實(shí)現(xiàn)其在不同高度上的走行問題。然而，上述區(qū)別特征（1）已經(jīng)被對(duì)比文件2所公開，對(duì)比文件2的可變高度支撐腿的高度可以調(diào)節(jié)，使起重機(jī)適應(yīng)在兩側(cè)坡度較大的路面，以適應(yīng)不同的路面寬度，其和該申請(qǐng)都涉及起重機(jī)械領(lǐng)域，其給出了通過可伸縮的支撐腿以適應(yīng)起重機(jī)在不同坡度上走行的技術(shù)啟示；而區(qū)別特征（2）則是本領(lǐng)域的常規(guī)技術(shù)手段。因此，權(quán)利要求1相對(duì)于對(duì)比文件1～2以及本領(lǐng)域的常規(guī)技術(shù)手段的結(jié)合不具備創(chuàng)造性。

申請(qǐng)人答復(fù)“第一次審查意見通知書”時(shí)在權(quán)利要求1中增加了技術(shù)特征“沿走行方向”。并且，申請(qǐng)人認(rèn)為，該申請(qǐng)與對(duì)比文件1、2的核心區(qū)別在于其行進(jìn)是采用走行的方式，而且是變高度走行，即通過伸縮式前支撐腿伸縮參與并實(shí)現(xiàn)變高度走行，說明書最后1頁對(duì)其走行的方法和原理進(jìn)行了描述；對(duì)比文件1、2其前進(jìn)的方式均只采用輪子行走，對(duì)比文件1的3個(gè)支撐的分布方向與走行的方向垂直，最外側(cè)的支撐只起支撐作用，不參與行走，對(duì)比文件2中支撐伸縮不是用于行走，其變高度只能用于適應(yīng)高低不平的地面。因此，權(quán)利要求1具備創(chuàng)造性。

原審查部門在“第二次審查意見通知書”中堅(jiān)持“第一次審查意見通知書”的審查意見，并且認(rèn)為，不論是垂直于走行方向還是沿著走行方向都是本領(lǐng)域技術(shù)人員可以根據(jù)實(shí)際行走需要進(jìn)行設(shè)定的。因此，權(quán)利要求1不具備創(chuàng)造性。

申請(qǐng)人在答復(fù)“第二次審查意見通知書”時(shí)將權(quán)利要求10中關(guān)于走行方式的限定補(bǔ)入到權(quán)利要求1中。并且，申請(qǐng)人認(rèn)為，權(quán)利要求1中限定了變高度走行架梁機(jī)的動(dòng)作方式，即：用后支撐腿和中支撐腿走行—用后支撐腿和前支撐腿走行—用后支撐腿和中支撐腿走行的變換過程；對(duì)比文件1其行走均靠一側(cè)的支撐機(jī)構(gòu)（第一支撐機(jī)構(gòu)）走行，另一側(cè)的支撐機(jī)構(gòu)（第二支撐機(jī)構(gòu)）不參與行走，而對(duì)比文件2其行走機(jī)構(gòu)始終不變。因此，對(duì)比文件1～2無法獲得該申請(qǐng)的有益技術(shù)效果。因此，權(quán)利要求1具備創(chuàng)造性。

原審查部門在“第三次審查意見通知書”時(shí)堅(jiān)持“第二次審查意見通知書”的審查意見，并且，認(rèn)為創(chuàng)造性的評(píng)價(jià)是針對(duì)權(quán)利要求限定的整體技術(shù)方案作出的，基于對(duì)比文件2公開的可伸縮支撐腿可行的作用，本領(lǐng)域技術(shù)人員容易想到利用后支撐腿和伸縮式前支撐腿走行至落梁位置后再固定。因此，權(quán)利要求1不具備創(chuàng)造性。

申請(qǐng)人在答復(fù)“第三次審查意見通知書”時(shí)沒有修改專利申請(qǐng)文件，申請(qǐng)人堅(jiān)持答復(fù)“第二次審查意見通知書”的意見陳述，并將該申請(qǐng)中描述走行過程的附圖3粘貼在意見陳述中進(jìn)行說明。

原審查部門在“第三次審查意見通知書”后作出駁回決定，決定中駁回理由和“第三次審查意見通知書”的意見相同，并且，針對(duì)申請(qǐng)人的意見陳述，原審查部門堅(jiān)持認(rèn)為不能孤立地看待對(duì)比文件1和2，出于對(duì)對(duì)比文件1中起重機(jī)不能適應(yīng)不同高度地面的改進(jìn)，審查員引入對(duì)比文件2加以結(jié)合，對(duì)比文件2公開了可變高度的支撐腿高度可以調(diào)節(jié)，以使起重機(jī)適應(yīng)兩側(cè)坡度較大的路面。在面臨對(duì)比文件1中起重機(jī)不能在不同高度地面行進(jìn)的問題時(shí)，本領(lǐng)域技術(shù)人員有動(dòng)機(jī)將其“第二支撐機(jī)構(gòu)”改進(jìn)為“可變高度的支撐腿”。

4.復(fù)審階段

申請(qǐng)人對(duì)國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局的駁回決定不服，請(qǐng)求復(fù)審。提出復(fù)審請(qǐng)求時(shí)，申請(qǐng)人并未修改專利申請(qǐng)文件，申請(qǐng)人堅(jiān)持對(duì)“第三次審查意見通知書”的意見陳述，認(rèn)為權(quán)利要求1具備創(chuàng)造性。

專利復(fù)審委員會(huì)經(jīng)合議后直接作出“撤銷駁回決定”，決定中對(duì)對(duì)比文件1、2公開的事實(shí)表示認(rèn)同，但是對(duì)于原審查部門認(rèn)定的“桁梁1及其上回來運(yùn)動(dòng)的卷揚(yáng)機(jī)4相當(dāng)于該申請(qǐng)中的起重機(jī)本體”持不同意見。合議組認(rèn)為，對(duì)比文件1和該申請(qǐng)的工作原理不同，理由如下：對(duì)比文件1的工作過程是“當(dāng)桁梁1穩(wěn)固后卷揚(yáng)機(jī)4回來運(yùn)動(dòng)于桁梁1上，根據(jù)需要懸吊輸送所需要構(gòu)件”，也即在工作過程中通過卷揚(yáng)機(jī)4回來運(yùn)動(dòng)于桁梁1來實(shí)現(xiàn)懸吊構(gòu)件的輸送；而該申請(qǐng)則是將起重機(jī)本體1固定在底座11上，起重機(jī)本體1在工作過程中不發(fā)生回來運(yùn)動(dòng)，其工作過程分為三步，“第一步，先收起變高度走行架梁機(jī)的伸縮式前支撐腿（10），利用后支撐腿（8）和中支撐腿（9）走行至存梁區(qū)域，起吊梁體（3）；第二步，利用后支撐腿（8）和中支撐腿（9）走行至待架梁位置，伸出伸縮式前支撐腿（10）至支撐住地面；第三步，再利用后支撐腿（8）和伸縮式前支撐腿（10）走行至落梁位置架設(shè)梁體（3）”。由此可見，對(duì)比文件1中通過卷揚(yáng)機(jī)4在工作過程中回來運(yùn)動(dòng)于桁梁1來懸吊輸送構(gòu)件，其支撐機(jī)構(gòu)在到達(dá)預(yù)定位置后并不存在“三步走行”的過程，而該申請(qǐng)通過前述的三步走行輸送梁體，其起重機(jī)本體1在工作過程中不需要回來運(yùn)動(dòng)，這種工作過程的不同決定了兩者在結(jié)構(gòu)上的不同。因此，對(duì)比文件1并沒有公開“利用后、中支撐腿走行至存梁區(qū)別，起吊梁本”，也沒有公開“利用后、中支撐腿走行至待架梁位置并固定架梁機(jī)”。雖然對(duì)比文件2公開的可變高度支撐腿結(jié)構(gòu)能夠給出通過調(diào)節(jié)支撐腿的高度以適應(yīng)于不同路面的技術(shù)啟示，但在前述教導(dǎo)下得到的技術(shù)方案也只是將對(duì)比文件1的支撐機(jī)構(gòu)設(shè)置成可變高度的支撐結(jié)構(gòu)以適應(yīng)起重機(jī)在不同坡度上保持水平的需求，這樣的技術(shù)方案明顯不同于權(quán)利要求1請(qǐng)求保護(hù)的技術(shù)方案，其工作過程與權(quán)利要求1中限定的具體過程也不同。并且，目前也沒有證據(jù)表明該區(qū)別特征是本領(lǐng)域的公知常識(shí)，且該區(qū)別特征也取得了有益的技術(shù)效果。因此，權(quán)利要求1相對(duì)于對(duì)比文件1～2以及本領(lǐng)域公知常識(shí)的結(jié)合不具備創(chuàng)造性的駁回理由不成立?；谝陨鲜聦?shí)和理由，撤銷原審查部門對(duì)該申請(qǐng)作出的駁回決定，由原審查部門繼續(xù)對(duì)該申請(qǐng)進(jìn)行審查。

（二）案例分析與小結(jié)

該案為國內(nèi)大公司申請(qǐng)的專利，整體具有授權(quán)前景，權(quán)利要求包括兩組，既保護(hù)產(chǎn)品又保護(hù)使用方法，從保護(hù)策略上講也是較為成功的，但是面對(duì)相同的權(quán)利要求，該案在實(shí)質(zhì)審查階段以不具備創(chuàng)造性為由被駁回，而在復(fù)審階段又以具備創(chuàng)造性被撤銷駁回決定，出現(xiàn)兩種截然不同的結(jié)果，原因何在？

筆者認(rèn)為，一方面是實(shí)審審查員似乎對(duì)于“三步法”的掌握和運(yùn)用過于表面化和機(jī)械化，對(duì)比文件1公開了前、中、后三條支撐腿，區(qū)別在于前支撐腿不能伸縮，對(duì)比文件2可調(diào)支撐腿能夠伸縮，兩者相結(jié)合得出包括前、中、后三條支撐腿且前支撐腿可伸縮的機(jī)構(gòu)，這個(gè)邏輯表面上看是沒有任何問題的，關(guān)鍵點(diǎn)就在于對(duì)比文件1的桁架及其上回來運(yùn)動(dòng)的卷揚(yáng)機(jī)能否相當(dāng)于該申請(qǐng)中的起重機(jī)本體，表面上看兩者可以相當(dāng)，但是實(shí)際上從工作過程來分析，兩者完成不同。權(quán)利要求1通過三步走行實(shí)現(xiàn)輸送構(gòu)件，對(duì)比文件1桁梁固定后保持不動(dòng)卷揚(yáng)機(jī)回來運(yùn)動(dòng)其上懸吊輸送構(gòu)件，即對(duì)比文件1在輸送構(gòu)件過程中沒有走行的必要和動(dòng)機(jī)。如果強(qiáng)行將對(duì)比文件1、2相結(jié)合，也無法得出權(quán)利要求1請(qǐng)求保護(hù)的技術(shù)方案。另一方面則反映了申請(qǐng)人和專利代理人對(duì)創(chuàng)造性的意見答復(fù)針對(duì)性不強(qiáng)，僅羅列權(quán)利要求的技術(shù)特征和達(dá)到的技術(shù)效果，沒有深度剖析對(duì)比文件，重點(diǎn)關(guān)注了是否給出結(jié)合啟示卻忽略了審查員采用的特征對(duì)比是否正確以及由此而得出的區(qū)別特征是否客觀，其實(shí)該案與其說沒有結(jié)合啟示，不如說是特征對(duì)比錯(cuò)誤更合適，審查員在錯(cuò)誤的特征對(duì)比上得出的區(qū)別特征必然是不客觀的，申請(qǐng)人和專利代理人與審查員爭(zhēng)論的焦點(diǎn)集中到了是否有結(jié)合啟示，忽略了最基本的特征對(duì)比。由于申請(qǐng)人和專利代理人與審查員都采取了錯(cuò)誤的方式導(dǎo)致該申請(qǐng)被駁回，雖然復(fù)審階段撤銷了駁回決定，但是卻延長了審批程序，浪費(fèi)了行政資源。

專利代理人和審查員對(duì)于專利申請(qǐng)文件的理解有時(shí)會(huì)存在偏差，這就需要通過雙方以審查意見通知書和意見陳述的方式進(jìn)行雙向的溝通，不斷糾正自己的認(rèn)知缺陷，最終達(dá)到或接近本領(lǐng)域技術(shù)人員的水平，從而客觀公正地得出是否具備創(chuàng)造性的結(jié)論。

筆者認(rèn)為，前述案例之所以實(shí)質(zhì)審查階段被駁回，原因就在于專利代理人或申請(qǐng)人沒有正確運(yùn)用“三步法”原則進(jìn)行意見陳述，首先是權(quán)利要求與最接近的現(xiàn)有技術(shù)的特征對(duì)比錯(cuò)誤，由此導(dǎo)致審查員與專利代理人或申請(qǐng)人的爭(zhēng)議焦點(diǎn)發(fā)生變化，脫離了最基本的事實(shí)認(rèn)定而得出結(jié)論顯然也是錯(cuò)誤的。其次，除了可以借鑒對(duì)于創(chuàng)造性評(píng)述的“三步法”原則之外，撰寫意見陳述時(shí)還應(yīng)當(dāng)突出重點(diǎn)，要有針對(duì)性，應(yīng)當(dāng)盡可能地從技術(shù)方案本身出發(fā)。另外，必要時(shí)修改專利申請(qǐng)文件，做到修改和意見陳述相互對(duì)應(yīng)，既要消除專利申請(qǐng)文件中確實(shí)存在的缺陷，又要為申請(qǐng)人爭(zhēng)取盡可能大的保護(hù)范圍。

四、建議和總結(jié)

創(chuàng)造性是一種社會(huì)意義上的概念，而不是一種簡單的對(duì)與錯(cuò)的邏輯概念。①尹新天.中國專利法詳解［M］.北京：知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社，2011：261-266.創(chuàng)造性的判斷包含兩個(gè)較為抽象的概念，對(duì)這兩個(gè)概念內(nèi)涵的確定是否得當(dāng)，將對(duì)專利制度的正常運(yùn)作、創(chuàng)新國家的建設(shè)以及經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展產(chǎn)生重要影響。申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)在答復(fù)有關(guān)創(chuàng)造性的通知書時(shí)提供有說服力的意見，促使審查員客觀公正地作出恰如其分的評(píng)判。

而在撰寫具體的意見陳述時(shí)，專利代理人則可以借鑒“三步法”原則，通過論據(jù)進(jìn)行充分的闡釋以說明發(fā)明的非顯而易見性，沒有論據(jù)支持只是一味簡單地強(qiáng)調(diào)其發(fā)明是“具備創(chuàng)造性”的方式對(duì)審查結(jié)論的作出并沒有任何實(shí)質(zhì)性的幫助。還需要提醒的是，專利代理人可以對(duì)申請(qǐng)的一些形式缺陷、撰寫格式等進(jìn)行修改，但是對(duì)于涉及創(chuàng)造性的技術(shù)問題可以與發(fā)明人進(jìn)行更多的討論，發(fā)明人是實(shí)際從事科研工作的人員，他們最了解發(fā)明技術(shù)方案、技術(shù)背景，最能夠準(zhǔn)確地挖掘出其發(fā)明與對(duì)比文件之間的實(shí)質(zhì)性區(qū)別，并能根據(jù)其對(duì)所屬技術(shù)領(lǐng)域的了解闡釋這種區(qū)別導(dǎo)致的技術(shù)方案、技術(shù)效果的差異，而這些內(nèi)容正是在意見陳述書中最有說服力的論據(jù)。

專利申請(qǐng)能否被授權(quán)，針對(duì)審查意見通知書的答復(fù)是否得當(dāng)起著至關(guān)重要的作用。每一個(gè)專利申請(qǐng)文件最初提交時(shí)都不可能是完美的，申請(qǐng)人或?qū)＠砣藨?yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀審查意見通知書，并作出必要的修改和進(jìn)行有效的意見陳述，做到有的放矢、有理有據(jù)，使審查員更容易理解申請(qǐng)的發(fā)明思路和申請(qǐng)人本意，澄清技術(shù)中的疑難之處。同時(shí)，審查員在運(yùn)用“三步法”時(shí)也應(yīng)當(dāng)盡量客觀、公正，不摻雜主觀因素，站在“所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員”的角度上，對(duì)發(fā)明所屬的技術(shù)領(lǐng)域、所要解決的技術(shù)問題和達(dá)到的技術(shù)效果有一個(gè)整體的把握，既保護(hù)申請(qǐng)人的合法權(quán)益，又不損害社會(huì)公眾的利益，兼顧公平和效益。

國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作北京中心。