從一個(gè)復(fù)審案例探討國(guó)內(nèi)專利申請(qǐng)的“清楚”問題

李 敏張占江魏 靜

從一個(gè)復(fù)審案例探討國(guó)內(nèi)專利申請(qǐng)的“清楚”問題

李 敏★張占江★魏 靜★

如何對(duì)國(guó)內(nèi)申請(qǐng)人自己撰寫的發(fā)明專利申請(qǐng)的“清楚”問題進(jìn)行審查一直是審查員面臨的難題。筆者通過對(duì)一個(gè)復(fù)審案例的實(shí)質(zhì)審查過程以及復(fù)審過程中的問題和相關(guān)做法進(jìn)行分析、探討，并據(jù)此提出了針對(duì)此類申請(qǐng)的審查建議。

國(guó)內(nèi)申請(qǐng) 復(fù)審案例 審查建議

一、前 言

《專利法》第26條第4款規(guī)定：權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)以說明書為依據(jù)，清楚、簡(jiǎn)要地限定要求專利保護(hù)的范圍。國(guó)內(nèi)專利申請(qǐng)，尤其是申請(qǐng)人自己撰寫的專利申請(qǐng)，由于部分申請(qǐng)人對(duì)《專利法》的理解和撰寫水平有限，專利申請(qǐng)文件通常會(huì)有較多“不清楚”的缺陷，申請(qǐng)人收到審查意見通知書之后不清楚如何克服該類問題，修改后又引起了新的超范圍等問題，使得專利申請(qǐng)不易被授權(quán)甚至被駁回，因此歷來(lái)是專利審查的難點(diǎn)。本文以一個(gè)復(fù)審案例為例，對(duì)其實(shí)審和復(fù)審過程進(jìn)行了詳細(xì)剖析，探討一下對(duì)這類專利申請(qǐng)“清楚”問題的審查。

二、案 例

（一）基本案情

發(fā)明名稱為“一種低振動(dòng)樹葉吹吸機(jī)的改進(jìn)”，申請(qǐng)?zhí)枮?01110146616.6，申請(qǐng)日為2011年5月24日，2012年1月6日進(jìn)入實(shí)質(zhì)審查，于2012年7月13日進(jìn)行了主動(dòng)補(bǔ)正，提交了經(jīng)過修改的權(quán)利要求書，以下僅討論獨(dú)立權(quán)利要求1的審查，原始提交的權(quán)利要求1為：

1.一種低振動(dòng)樹葉吹吸機(jī)的改進(jìn)，包含加裝活動(dòng)的輔助手柄，集塵袋支架及扎口的改進(jìn)，大身上殼出塵口加柔和片，吹葉輪加刃口，電路加保險(xiǎn)和雙開關(guān)，及吹吸機(jī)內(nèi)外加消聲減振材料及蜂巢，滾輪改為可轉(zhuǎn)向，以及把單伸出管改為多伸出管或柔性折疊管；所述的改進(jìn)的低振動(dòng)樹葉吹吸機(jī)，由自攻螺釘（1），……，多伸出管（48）所組成；其特征是：所述的自攻螺釘（1）是……；……在所述的大身上殼（2）和大身底殼（24）的輔助手柄部位，依此裝有……；所述的輔助手柄的輔助手把蓋（40）上，設(shè)有……；所述的加有保險(xiǎn)防護(hù)的安全電路，由……組成；所述的調(diào)速器（12）由……組成；在吹吸機(jī)內(nèi)外及在吹吸機(jī)的多處加有減震消聲材料，以及設(shè)多處減振消聲蜂巢結(jié)構(gòu)；改進(jìn)的吹吸機(jī)的附件內(nèi)加設(shè)……；所述的吹葉輪加設(shè)有刃口，含……；裝配時(shí)用激光照準(zhǔn)的工裝，吹葉輪（16）作后處理，并測(cè)動(dòng)平衡。

由于該專利申請(qǐng)的公布文本的權(quán)利要求1整整占滿一頁(yè)多，而且該專利申請(qǐng)的說明書附圖也比較多，在此對(duì)權(quán)利要求1的內(nèi)容進(jìn)行了部分省略，并僅列出兩幅具有代表性的附圖，如圖1和圖2所示。

圖1

圖2

（二）審查過程

1.實(shí)質(zhì)審查部分

2012年11月12日審查員發(fā)出“第一次審查意見通知書”，指出（僅列出與駁回相關(guān)的內(nèi)容）：（1）權(quán)利要求1刪除了“裝配時(shí)用激光照準(zhǔn)的工裝，吹葉輪（16）作后處理，并測(cè)動(dòng)平衡”，造成修改超范圍。（2）權(quán)利要求1中“所述的加有保險(xiǎn)防護(hù)的安全電路”等的描述不清楚。“第一次審查意見通知書”后，申請(qǐng)人對(duì)權(quán)利要求書進(jìn)行了修改，把部分不清楚的技術(shù)特征直接刪除，部分不清楚的缺陷并沒有進(jìn)行修改，另外進(jìn)行了主動(dòng)修改，導(dǎo)致出現(xiàn)新的不清楚的缺陷。

2012年12月14日審查員發(fā)出“第二次審查意見通知書”，指出：（1）權(quán)利要求1刪除了“吹吸機(jī)內(nèi)外加消聲減振材料及蜂巢”等導(dǎo)致修改超范圍。（2）權(quán)利要求1中“包含加裝活動(dòng)的輔助手柄，集塵袋支架及扎口的改進(jìn)”的描述不清楚?！暗诙螌彶橐庖娡ㄖ獣焙?，申請(qǐng)人將因不清楚缺陷刪除的技術(shù)特征予以恢復(fù)，但仍存在“第一次審查意見通知書”指出的“不清楚”的缺陷，同時(shí)沒有針對(duì)審查員在“第二次審查意見通知書”中指出的“不清楚”進(jìn)行修改。

2013年3月8日審查員發(fā)出“駁回決定”，指出：權(quán)利要求1中“在吹吸機(jī)內(nèi)外加消聲減振材料及蜂巢，及在吹吸機(jī)的多處加有減震消聲材料，以及設(shè)多處減振消聲蜂巢結(jié)構(gòu)”的描述“不清楚”，導(dǎo)致該權(quán)利要求保護(hù)范圍不能準(zhǔn)確確定，因此不符合《專利法》第26條第4款的規(guī)定。

2.復(fù)審部分

2013年3月19日申請(qǐng)人提交了復(fù)審請(qǐng)求，同時(shí)對(duì)權(quán)利要求書進(jìn)行了修改，又一次將“駁回決定”中指出的“不清楚”的技術(shù)特征“在吹吸機(jī)內(nèi)外加消聲減振材料及蜂巢，及在吹吸機(jī)的多處加有減震消聲材料，以及設(shè)多處減振消聲蜂巢結(jié)構(gòu)”刪除，同時(shí)克服了另一處技術(shù)特征“包含加裝活動(dòng)的輔助手柄，集塵袋支架及扎口的改進(jìn)”的“不清楚”缺陷。

合議組總結(jié)了實(shí)質(zhì)審查過程中體現(xiàn)出來(lái)的問題主要有：審查意見不夠明確、修改建議不夠全面和具體、溝通不夠充分，以及申請(qǐng)人的修改態(tài)度不夠認(rèn)真等。鑒于上述原因，且考慮復(fù)審流程不宜過長(zhǎng)，復(fù)審過程中合議組對(duì)該申請(qǐng)進(jìn)行了全面的梳理和審查，采取了各種方法提高審查效率。

具體地，對(duì)修改“超范圍”的原因進(jìn)行了詳細(xì)的說理，對(duì)申請(qǐng)人克服修改“超范圍”的修改方向進(jìn)行了建議，使得申請(qǐng)人可以一并克服“超范圍”和“不清楚”的缺陷。對(duì)每一處“不清楚”的技術(shù)特征的位置進(jìn)行了詳細(xì)說明，并一一對(duì)“不清楚”的原因進(jìn)行了更為詳細(xì)的說理，并提出了具體的修改建議。

“復(fù)審?fù)ㄖ獣辈捎萌缦卤硎隼纾海?）修改后的權(quán)利要求1刪除了……，而該申請(qǐng)所要解決的技術(shù)問題是：實(shí)現(xiàn)吹吸機(jī)的低振動(dòng)性和低噪音，解決上述技術(shù)問題正是通過在吹吸機(jī)內(nèi)外加消聲減振材料及蜂巢，即刪除的上述技術(shù)特征是實(shí)現(xiàn)該申請(qǐng)所要解決的技術(shù)問題所必不可少的。刪除了上述技術(shù)特征導(dǎo)致所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員看到的信息與原申請(qǐng)記載的信息不同，刪除了上述技術(shù)特征后的技術(shù)方案并沒有記載在原申請(qǐng)文件中，也不能根據(jù)原申請(qǐng)記載的信息中直接地、毫無(wú)疑義地確定。因此，該修改超出了原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍，不符合《專利法》第33條的規(guī)定。建議將原始權(quán)利要求1第2～3行記載的技術(shù)特征“及吹吸機(jī)內(nèi)外加消聲減振材料及蜂巢”恢復(fù)即可克服修改“超范圍”的缺陷，倒數(shù)第3～4行記載的技術(shù)特征與第2～3行記載的技術(shù)特征含義基本相同，因而倒數(shù)第3～4行記載的技術(shù)特征不必恢復(fù)……

為提醒申請(qǐng)人修改完全和避免出現(xiàn)新的主動(dòng)修改，審查員還在“復(fù)審?fù)ㄖ獣敝刑嵝焉暾?qǐng)人對(duì)于“復(fù)審?fù)ㄖ獣敝兄赋龅母鞣N問題，應(yīng)細(xì)心閱讀并認(rèn)真修改權(quán)利要求。最后，建議申請(qǐng)人對(duì)修改仍存在疑問時(shí)可致電合議組進(jìn)行溝通或者在答復(fù)“復(fù)審?fù)ㄖ獣睍r(shí)也留下準(zhǔn)確的聯(lián)系方式（電話或者電子郵箱）。

申請(qǐng)人答復(fù)“復(fù)審?fù)ㄖ獣睍r(shí)，提交了新的權(quán)利要求書，一次性克服了“復(fù)審?fù)ㄖ獣敝兄赋龅乃腥毕?，合議組撤消了駁回決定，使得案件重新返回實(shí)質(zhì)審查部門進(jìn)行審查。

三、分析與總結(jié)

該案具有國(guó)內(nèi)專利申請(qǐng)存在的一些典型問題：（1）權(quán)利要求書基本按照說明書的表達(dá)和篇幅進(jìn)行撰寫，幾乎對(duì)吹吸機(jī)的全部零部件進(jìn)行了羅列；（2）權(quán)利要求書中使用了較多的自造詞匯和錯(cuò)別字，表達(dá)繁復(fù)冗長(zhǎng)，存在多處“不清楚”，很難理順權(quán)利要求的條理；（3）在認(rèn)為申請(qǐng)日提交的申請(qǐng)文件還不完善的情況下，在非修改階段對(duì)申請(qǐng)文件進(jìn)行修改，使得專利申請(qǐng)文件修改“超范圍”，提高了審查難度；（4）對(duì)于不能完全理解的審查意見，僅能克服部分缺陷，同時(shí)又進(jìn)行了主動(dòng)修改，且修改比較隨意；（5）沒有留下手機(jī)或電話的聯(lián)系方式，無(wú)法進(jìn)行高效溝通。

總結(jié)上述案例的實(shí)審和復(fù)審過程，淺談一下關(guān)于國(guó)內(nèi)申請(qǐng)人撰寫的發(fā)明申請(qǐng)的不清楚問題的審查的幾點(diǎn)體會(huì)：（1）需要結(jié)合說明書和附圖對(duì)申請(qǐng)文件進(jìn)行更為細(xì)致、深入的反復(fù)理解，這是對(duì)這類申請(qǐng)進(jìn)行審查的基礎(chǔ)，也是能對(duì)其作出全面和正確的審查的前提；（2）審查意見的理由需要書寫得更加詳細(xì)，最好指出存在缺陷的技術(shù)特征的具體位置，例如權(quán)利要求1第4行和第6行共2處，最好給出每處缺陷的修改建議，如果對(duì)這類申請(qǐng)的“不清楚”或“超范圍”等問題把握不準(zhǔn)，可以嘗試多與別人討論；（3）對(duì)申請(qǐng)人的修改態(tài)度進(jìn)行適當(dāng)提醒，有助于申請(qǐng)人重視對(duì)專利申請(qǐng)的修改，提高審查意見通知書的審查效率；（4）電話溝通的必要性，無(wú)論是在理解發(fā)明階段還是發(fā)出審查意見通知書之后，均可以電話與申請(qǐng)人溝通，以避免因理解不到位或溝通不暢而發(fā)出錯(cuò)誤的審查意見或決定，可以通過補(bǔ)正的方式減少發(fā)出審查意見通知書的次數(shù)，如果沒有電話或手機(jī)聯(lián)系方式，可以在“第一次審查意見通知書”中提出該溝通建議。

通過上述案例我們不難看出，實(shí)審審查員如果能與申請(qǐng)人進(jìn)行更有效的溝通，該案件不會(huì)被駁回而進(jìn)入一輪復(fù)審流程，可以節(jié)省申請(qǐng)人的時(shí)間、精力和財(cái)力，也可以節(jié)約國(guó)家的行政資源。當(dāng)然由于部分國(guó)內(nèi)申請(qǐng)人對(duì)于《專利法》的了解程度較低，即使發(fā)出正確、細(xì)致的“審查意見通知書”，申請(qǐng)人仍然可能不理解或者不按照審查意見對(duì)專利申請(qǐng)文件進(jìn)行修改。審查員有責(zé)任去付出更多的耐心幫助國(guó)內(nèi)申請(qǐng)人，盡量避免出現(xiàn)因形式問題而使發(fā)明得不到保護(hù)的情況，真正做到“善意審查”。通過對(duì)此復(fù)審案例中申請(qǐng)人、實(shí)審審查員、復(fù)審合議組的做法剖析，希望能夠給專利代理人一點(diǎn)啟迪，以便更好地提高專利撰寫水平，提高國(guó)內(nèi)專利申請(qǐng)的授權(quán)率。

以上只是筆者個(gè)人的一點(diǎn)拙見，不當(dāng)之處，請(qǐng)批評(píng)指正。希望借此給類似案件的審查提供一些有價(jià)值的參考。

國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作北京中心。