謝青軼

基于專利審查高速路的跨國專利糾紛解決研究

謝青軼*

我國企業(yè)在拓展海外市場的過程中頻頻遭遇專利糾紛和爭端,應對的根本之策是立足自身根基,建立起強大自主創(chuàng)新能力和完備的海外專利布局。專利審查高速路(PPH)是近年來廣受關注的一項專利審查局際合作機制,該機制為我國企業(yè)更高效、便捷、低成本的獲得國外專利授權鋪設了一條新的通道。我國申請人和專利從業(yè)者應更好地運用該機制實現海外專利戰(zhàn)略布局,有效應對和解決跨國專利糾紛。

專利審查高速路;跨國專利申請;專利糾紛

一、引言

隨著中國經濟的快速發(fā)展,越來越多在國內市場上取得成功的中國企業(yè)將目光瞄向了廣闊的海外市場,然而我國企業(yè)在試圖“走出去”的過程中,卻不得不面對知識產權保護壁壘這一國際市場難以克服的準入障礙①代中強:《現階段我國企業(yè)頻遭知識產權壁壘的原因及對策》,載《中央財經大學學報》2010年第2期。。很多外國公司基于自身雄厚的技術儲備、對專利制度的透徹理解和專利戰(zhàn)術的熟練運用,通過專利糾紛和訴訟對我國企業(yè)頻頻發(fā)難,對我國企業(yè)的運營和國際化進程帶來巨大的不利影響。以美國337調查為例,2001年至2014年,美國國際貿易委員會(ITC)發(fā)起涉及中國企業(yè)的337調查近150起,占該期間調查總數的1/3②徐全紅:《美國對華337調查的發(fā)展趨勢》,載《集美大學學報(哲學社會科學版)》2015年第2期。,我國直接涉案企業(yè)約200多家,涉及的下游企業(yè)多達上萬家。不僅是在發(fā)達國家, 2014年12月11日,小米公司在印度被愛立信印度子公司告上法庭,隨后德里高等法院通過了一項單方面禁令,要求小米暫時不得銷售、推廣、制造或進口涉嫌侵犯愛立信專利的相關產品①趙麗敏、劉鵬.:《智能手機企業(yè)遭遇國際專利壁壘的現狀與對策》,載《對外經貿實務》2015年第2期。。無論是我國企業(yè)頻繁遭遇337調查,還是小米公司在印度收到的禁令,都顯示了我國企業(yè)在海外市場的專利糾紛風險呈快速增長趨勢。

面對耗時長、花費大的跨國專利糾紛,我國企業(yè)不能消極避讓而應積極應對,其根本之策仍是立足自身根基、提升創(chuàng)新能力、建立完備的海外專利布局②王建軍、李水鳳、潘雪冬:《中國企業(yè)在美遭遇知識產權爭端及應對策略研究》,載《國際貿易》2014年第12期。,然而在赴其他國家進行專利申請的過程中我國企業(yè)也面臨著巨大的困難,例如國外昂貴的專利申請費用以及漫長的專利審批周期。解決這些問題的一項有效途徑是利用專利審查高速路(Patent Prosecution Highway,PPH)機制,該機制為我國企業(yè)更高效、便捷和低成本的獲得國外專利授權提供了一條新的通道③佘力焓、朱雪忠:《專利國際申請的費用及其控制策略研究——基于專利審查高速路的研究視角》,載《情報雜志》2014年第10期。。本文旨在對PPH機制的發(fā)展進行梳理和分析,并就如何利用PPH快速獲得專利授權提出若干策略,以期幫助我國申請人和專利從業(yè)者更好地運用該機制實現海外專利布局,有效應對跨國專利糾紛。

二、PPH機制及其發(fā)展歷程

作為一種針對跨境專利申請的加快審查機制④國家知識產權局專利局審查業(yè)務管理部組織編寫:《專利審查高速路(PPH)用戶手冊》,北京知識產權出版社,第1頁。,PPH機制的基本概念是:如果一國/地區(qū)的專利局認為一件專利申請的至少一項或多項權利要求可授權,申請人根據專利局間的PPH協議,即可請求其他專利局就該申請的對應申請進行加快審查⑤Paolo Trevisan.,Experiences with the Patent Prosecution Highway(PPH)at the USPTO,http://www.jpo.go.jp/ppph-portal/events/2014%20USPTO%20presentation. pdf,下載日期:2015年6月8日。。該機制的目的在于:加強各專利局之間對彼此的檢索和審查工作成果的利用,減少不必要的重復勞動,提高專利審查質量和效率,并使申請人快速、有效地獲得授權⑥譚凱:《PPH與美日歐加快審查制度對比探討》,載《中國發(fā)明與專利》2012年第1期。。

迄今為止,全球共有41家國家/地區(qū)專利局參與到了PPH合作網絡中,各局共受理PPH請求16萬件①各PPH參與局信息及相關數據請參閱:http://www.jpo.go.jp/ppph-portal/index. htm.,下載日期:2016年8月23日。。我國國家知識產權局(SIPO)自2011年11月1日與JPO啟動PPH試點項目以來,相繼與USPTO、德國專利商標局(DPMA)、韓國知識產權局(KIPO)、EPO等20家全球主要國家/地區(qū)專利局建立了PPH合作關系,我國PPH對外合作網絡已初具規(guī)模。截至2015年年底,我國專利申請人已就2851件專利申請向國外專利機構提出了PPH請求,PPH以其高效、快捷、方便的優(yōu)勢,正在被越來越多的國內企業(yè)所認可和接受②王康:《國知局:2014年中國專利審查工作紀實(上)》,http://www.nipso.cn/ onews.asp?id=24763,下載日期:2015年6月10日。。

PPH機制從概念提出到現在已有近10年時間,其間經歷了若干發(fā)展階段,其內涵和外延愈趨豐富,形式日益多樣,規(guī)則也不斷細化,其發(fā)展與演進主要經歷了以下幾個階段:

(一)概念提出:“巴黎公約”路徑PPH

PPH概念最早由JPO與USPTO提出,兩局于2006年7月3日宣布共同啟動PPH試行項目,由于該項目僅涉及按照《保護工業(yè)產權巴黎公約》(以下簡稱“巴黎公約”)向兩局遞交的申請,PCT申請(包括進入國家階段的PCT申請)、臨時申請、植物和外觀設計申請、再頒申請和再審程序不可參與此項目③謝靜、夏佩娟:《美國和日本開通專利審查高速公路》,載《中國發(fā)明與專利》2006年第8期。,因此也被稱為巴黎公約路徑PPH。

該項目的啟動和成功實施奠定了PPH機制的基礎,隨后各專利局間的PPH協議基本沿用了這一理念,即申請人在多個國家提交相同或相近似的申請時,如果首次提交申請的專利局,即首次申請局(Office of First Filling,OFF)認為申請至少一項或多項權利要求可授權,只要其相關后續(xù)申請滿足一定條件,包括兩件申請的權利要求充分對應、OFF工作結果可被二次或后續(xù)申請局(Office of Second Filling,OSF)獲得等,申請人即可請求OSF加快審查對應的后續(xù)申請④桂林:《我國專利審查高速路(PPH)項目情況介紹》,載《電子知識產權》2013年Z1期。。具體而言,該項目提出了以下幾個PPH的基本原則和要求:

1.“首次申請”原則

申請人一般只能基于其提交首次申請的專利局(OFF)的工作結果向其后續(xù)提交申請的專利局(OSF)提出PPH請求⑤國家知識產權局專利局審查業(yè)務管理部組織編寫:《專利審查高速路(PPH)用戶手冊》,北京知識產權出版社,第161頁。。該原則主要是基于應在專利局間進行互惠(reciprocal)和平衡(balanced)的工作共享這一理念①Alfred Spigarelli,IP5 STRATEGY ON TIMELINES,http://www.fiveipoffices. org/industry-consultation/june2012-1/Timeliness.pdf,下載日期:2015年6月8日。Shinjiro Ono,Substantive Patent Harmonization and Japan’s Stance,https://www.law.washington. edu/casrip/symposium/Number8/CM%20-%20Ono.pdf,下載日期:2015年6月8日。,但是由于各專利局的審查制度和審查周期存在差異,OFF并不是總能早于OSF做出審查結果,這在某種程度上限制了申請人使用PPH機制,因此在PPH機制的后續(xù)發(fā)展中對該原則也進行了調整。

2.申請之間的對應關系

申請人如想在OSF提出PPH請求,必須證明OFF已審查的在先申請和擬提出PPH請求的后續(xù)申請之間的對應關系。這種對應關系主要是基于巴黎公約所規(guī)定的國際優(yōu)先權制度,即在先申請應是構成后續(xù)申請優(yōu)先權要求基礎的申請,或是由構成優(yōu)先權要求基礎的申請派生出的申請(例如分案申請)②趙麗敏、劉鵬.:《智能手機企業(yè)遭遇國際專利壁壘的現狀與對策》,載《對外經貿實務》2015年第2期。。隨著后續(xù)PPH協議中引入“國際專利合作條約”(PCT)路徑,申請間對應關系的理解也變得越來越寬泛③桂林、段立彥、宋獻濤、衛(wèi)李賢:《如何在中國利用PPH加速審查》,載《中國專利與商標》2014年第2期。。

3.可專利性/可授權的審查意見

提出PPH請求的另一個前提條件是:一項或多項權利要求被OFF認定為具有可專利性/可授權,這通常是指OFF的審查員在最新的審查意見中明確指出權利要求是可授權的,也就是說即使該申請尚未得到授權,但只要獲得了OFF具有可專利性的正向審查意見即可滿足該項要求④國家知識產權局專利局審查業(yè)務管理部組織編寫:《專利審查高速路(PPH)用戶手冊》,北京知識產權出版社,第79頁。。在早期的PPH協議中,最新的審查意見只能是各專利局國內階段的工作成果⑤“最新的審查意見”通常包括:審查意見通知書、授權決定、駁回決定、復審及無效通知書等。,不包括各局作為國際檢索單位(ISA)和國際初審單位(IPEA)在PCT國際階段的工作成果,在PPH機制后續(xù)發(fā)展中,工作成果的范圍也得到了擴大。

4.權利要求的充分對應

所謂權利要求的充分對應是指:向OSF提出PPH請求的后續(xù)申請的權利要求范圍必須與OFF決定的可授權的權利要求范圍實質一致或范圍更?、迿嗬蟊Ｗo范圍僅由于翻譯和權利格式造成的差異可以被允許。參見 趙麗敏、劉鵬.:《智能手機企業(yè)遭遇國際專利壁壘的現狀與對策》,載《對外經貿實務》2015年第2期。。該原則與前述申請的對應關系原則都是為了確保OFF的審查意見對OSF可用性,即明確OFF的審查意見所針對的權利要求和要求OSF進行加快審查的權利要求是相互對應的。為此申請人可能需要縮窄權利要求的保護范圍甚至放棄一部分權利要求,而放棄的這一部分權利要求可能本是可以在OSF獲得授權的,此時申請人不得不在更快速的專利獲權和更寬泛的授權范圍之間進行抉擇①曾慶梅:《專利審查高速公路項目及其制度化思考——兼論擬議中的全球專利制度》,湘潭大學2013年碩士論文,第18頁。。

5.雙邊協議的合作模式

美日PPH試點確立的另一個PPH原則是基于雙邊協議的點對點合作模式,即PPH協議僅在兩個專利局間生效,通常不涉及第三局。該原則的產生可能是基于專利局間對于彼此審查質量和效率的互信,只有具備較高互信水平的雙方,才會承諾基于對方的工作成果進行加快審查。在較長的時間內,后續(xù)的PPH協議均采用了這種雙邊合作的模式,于是PPH的全球合作呈現出一種典型的網絡式布局。但因為各雙邊協議對于申請適格性、權利要求對應性、文件提交、請求修改等方面的規(guī)定往往存有差異,PPH規(guī)則呈現出一定程度的“碎片化”,申請人在提出請求時必須了解各局PPH協議的不同要求和限制,這也給申請人使用PPH機制帶來了一定的困難②趙晨:《專利審查高速路(PPH)的新發(fā)展》,http://www.chinaipmagazine.com/ journal-show.asp?id=1913,下載日期:2015年6月10日。。

(二)路徑擴展:PCT路徑的引入

在初始階段,只有巴黎公約路徑的申請才能提出PPH請求,PCT申請是不包括在PPH協議框架內的,這無疑限制了PPH機制的使用,因此各專利局在后續(xù)的PPH協議中嘗試將PCT制度與PPH機制進行融合,這得到了世界知識產權組織(WIPO)的支持,WIPO總干事Francis Gurry先生曾表示:“對PPH和PCT的這種和睦關系表示歡迎?！雹踂IPO:《2011年WIPO大會總干事的報告》,http://www.wipo.int/export/sites/ www/about-wipo/zh/dgo/pdf/dg_report_a49.pdf,下載日期:2015年6月10日。在PPH安排中寫入PCT包括以下兩種情形:

1.基于PCT國家階段工作成果的PPH

在該路徑下,如果一件PCT國際申請,分別進入了兩個或多個國家的國家階段(包括A國和B國),只要A國專利局對該A國國家階段的申請已經做出了具有可專利性/可授權的審查意見,申請人即可以根據兩局間的PPH協議,利用該審查意見向B國專利局請求就B國國家階段的申請進行加快審查①林蕾:《對于中日PPH的淺析》,載《中國發(fā)明與專利》2014年第3期。。雖然該類PPH將“申請對應關系”的適用范圍擴展到了PCT申請,但與上述巴黎公約路徑PPH類似,都是以專利局所做出的國內工作成果作為PPH請求的基礎,因此這兩種情形也被統稱為“常規(guī)PPH”②分別被稱為“巴黎公約路徑常規(guī)PPH”和“PCT路徑常規(guī)PPH”。。需要注意的是,由于是以PCT申請作為對應關系的橋梁,因此在該路徑下,即使首先做出國內審查結果的在先局并不是首次申請局也不影響在后續(xù)局提出PPH請求,“首次申請”原則的要求已經被淡化。

2.基于PCT國際階段工作成果的PPH

2010年年初,EPO、JPO及USPTO三局同意開展為期兩年的PCT—PPH試行項目。根據該項目的要求,一件PCT國際申請,如果在國際階段由國際檢索單位或國際初審單位出具了一份包含可專利性/可授權意見的國際階段的最新工作結果(簡稱“國際階段工作成果”),就可以憑借這份國際階段工作結果向審查該申請國內/地區(qū)階段的專利局提出PPH請求③國際階段工作成果包括:國際檢索單位的書面意見(WO/ISA)、國際初步審查單位的書面意見(WO/IPEA)和國際初步審查報告(WO/IPER)。國家知識產權局專利局審查業(yè)務管理部組織編寫:《專利審查高速路(PPH)用戶手冊》,北京知識產權出版社,第16頁。。此種途徑PPH與常規(guī)PPH相比最大的區(qū)別在于將提出PPH請求的基礎進行了擴展,“具有可專利性/可授權的審查意見”不再局限于專利局的國內工作成果,各局在PCT國際階段的工作成果同樣可以在PPH機制下被其他專利局所利用④有的專利局也允許以其自身完成國際階段工作成果為基礎要求對其國內階段的申請?zhí)岢鯬PH請求。,因此該路徑也被稱為PCT—PPH。

常規(guī)PPH最大的限制在于在先審查結果的可及性,即當申請人希望向某一專利局提出加速審查請求時,首次申請局或PCT申請其他國家階段的指定局尚未做出審查結果⑤Potts,Christopher,The Patent Prosecution Highway:A Global Superhighway to Changing Validity Standards,http://ssrn.com/abstract=1959587,下載日期:2015年6月20日。,申請人就無法提供在先的可專利性/可授權的審查意見,而PCT—PPH則較好地解決了這一難題。當PCT申請進入國家階段時,通常已經獲得了國際檢索報告及國際初審報告,而且申請人對該申請的市場前景也有了較為明確的評估,這時根據肯定性的國際階段工作成果提出PPH請求,將能在最短的時間內幫助申請人進行專利決策,實現其市場目標。正如Gurry先生所說:“在PPH安排中寫入PCT,為PCT申請人增加了一個有意義的層面和選擇?！雹賅IPO:《2011年WIPO大會總干事的報告》,http://www.wipo.int/export/sites/ www/about-wipo/zh/dgo/pdf/dg_report_a49.pdf,下載日期:2015年6月10日。

(三)突破“首次申請”原則:PPH MOTTAINAI模式

如前所述,“首次申請”原則和在先審查結果的可及性問題極大地限制了“巴黎公約”路徑下的PPH請求,因此各專利局也開始嘗試引入新的理念來解決這一問題。

JPO自2011年7月15日起啟動了名為PPH MOTTAINAI②MOTTAINAI為日文詞,其含義為當某個東西或者資源的內部價值沒有被合適地應用時而覺得浪費的遺憾感。的試點項目,參與者包括日本、美國、英國、加拿大、澳大利亞、芬蘭、俄羅斯和西班牙八國的知識產權機構,該試點的核心內容就是放松對于“首次申請”原則的要求③Clara N.Jimenez.,PPH 2.0:Global Prosecution in the Fast Lane,http://www. finnegan.com/files/upload/Newsletters/Full_Disclosure/2013/November/FullDisclosure_ Nov13_Print.pdf,下載日期:2015年6月20日。。在該項目下,申請人只要收到了任一局的可授權意見,無論該局是OFF還是OSF,申請人都可以向其他局就對應申請?zhí)岢鯬PH請求。不難看出,PPH MOTTAINAI已經突破了“首次申請”原則,只要申請之間具有對應關系,申請人就不僅可以用某一OSF的審查意見要求其他OSF進行加快審查,也可以用OSF的審查意見要求OFF進行加快審查④趙晨:《專利審查高速路(PPH)的新發(fā)展》,http://www.chinaipmagazine.com/ journal-show.asp?id=1913,下載日期:2015年6月10日。。這意味著PPH請求的提出已經不再受限于申請?zhí)峤坏南群箜樞?而僅僅取決于完成審查意見的先后順序。各專利局也普遍開始用在先審查局(Office of Earlier Examination,OEE)和在后審查局(Office of Later Examination,OLE)的概念替代原有的OFF和OSF。PPH MOTTAINAI模式的引入使PPH機制對申請人更為友好,更有利于申請人實現“一局授權,多局加快”⑤國家知識產權局專利局審查業(yè)務管理部組織編寫:《專利審查高速路(PPH)用戶手冊》,北京知識產權出版社,第163頁。。需要注意的是,PPH MOTTAINAI模式仍基于專利局間的雙邊協議。

(四)PPH規(guī)則和合作模式的一體化:五局PPH(IP5 PPH)和全球PPH (Global PPH)

雖然PPH MOTTAINAI模式的引入使得PPH請求不再受限于OFF的審查意見,但申請人仍需要考慮在先審查局(OEE)和PPH目的局(即在后審查局OLE)之間的雙邊協議情況,這仍為申請人使用PPH機制設置了限制。與此同時,隨著PPH合作局的不斷擴展,各專利局所需維護的雙邊PPH合作協議也越來越多,這給各局也帶來了不小的工作負擔。因此無論是從降低PPH規(guī)則差異性角度出發(fā),還是為了減少各專利局維護雙邊協議的成本,人們開始日益關注PPH規(guī)則和合作模式的一體化。

2014年1月,全球出現了兩個由多個專利局參與的PPH合作協議,即中美歐日韓五局參與的五局PPH試點(IP5 PPH)和19個國家/地區(qū)的專利局參與的全球PPH試點(Global PPH,GPPH)①美、日、韓三局同時參與了兩個合作協議。關于GPPH的詳細信息可參考:http:// www.jpo.go.jp/ppph-portal/globalpph.htm,下載日期:2015年6月10日。。按照上述兩個協議的規(guī)定,只要申請擁有相同的最早日(優(yōu)先權日或者申請日),且協議的任意參與局已做出審查意見(無論是國內工作成果還是PCT國際階段成果),指明該申請的權利要求具有可專利性,申請人即可用該審查意見為基礎要求其他該協議的參與局就對應申請進行加快審查②Paolo Trevisan,Experiences with the Patent Prosecution Highway(PPH)at the USPTO,http://www.jpo.go.jp/ppph-portal/events/2014%20USPTO%20presentation. pdf,下載日期:2015年6月8日。。此外,IP5 PPH和GPPH的參與局無須與其他參與局單獨簽訂雙邊協議,只要參與上述兩個協議中,即可與各協議的所有參與局開展PPH合作。

IP5 PPH和GPPH的出現意味著PPH的合作方式不再限于專利局間的點對點合作,而是擴展為多邊合作的多元化模式③當雙邊PPH與IP5 PPH或GPPH并存時,申請人可優(yōu)先選擇IP5 PPH或GPPH,因其適用范圍更大,手續(xù)更方便。。上述兩協議均包括常規(guī)PPH、PCT—PPH和PPH MOTTAINAI模式,并通過設置一些“最低標準”的方式,在一定程度上提升了各局PPH請求規(guī)則的一致性。此外,若兩個以上參與局經審查確定具有可專利性的權利要求保護范圍不同,申請人還可根據其需要的保護范圍在各局的審查結果中進行選擇,并基于選擇后的審查結果再向其他參與局提出加快審查請求④Nick Godici,The Patent Prosecution Highway,http://www.bskb.com/docs/PPHighway-NG-32310.pdf,下載日期:2015年6月8日。。這些都為申請人使用PPH機制帶來了更多的便利和策略選擇。

回顧PPH的發(fā)展歷程可以發(fā)現,隨著PCT—PPH、PPH MOTTAINAI的逐步引入以及IP5 PPH和GPPH的出現,除“權利要求的充分對應”以外,包括“首次申請”原則等PPH初始階段的一些限制或要求均得到了不同程度的放松,PPH機制的便捷性和靈活性得到了顯著的提高。

三、PPH機制在應對跨國專利糾紛中的作用

專利糾紛是國際市場博弈的重要手段,國內企業(yè)想要參與國際競爭,專利糾紛是無法回避的挑戰(zhàn),而保有必要規(guī)模的海外專利組合無疑是有效應對跨國專利糾紛的有效手段。雖然我國企業(yè)日益重視研發(fā)和對知識產權的保護,但往往面臨起步較晚以及專利儲備不足的困難,因此對于希望實現海外市場擴張的企業(yè)而言,快速地實現海外專利積累已成為迫切的需要。

然而企業(yè)進行專利積累的途徑較為有限:一種方式是通過海外專利收購來實現專利儲備,這種方式雖然較為快捷,但往往成本較高且很難確保收購專利的質量和適用性,而且很難通過收購獲得核心專利;另一種則是通過專利申請進行海外專利布局,即通過“巴黎公約”路徑或PCT路徑就自主研發(fā)的技術赴國外提交專利申請,進而獲得專利授權,但這種方式往往耗時較長,且由于專利權的“地域性”特征,即使在本國已經獲得授權或者在PCT國際階段獲得正向審查意見的專利申請也無法確保在國外獲得授權,因此存在一定的不確定性。如前所述,專利審查高速路為我國企業(yè)更高效、便捷、低成本的獲得國外專利授權提供了一條新的通道,其對于有效應對專利糾紛的作用體現在以下幾個方面:

(一)申請被加快審查,更迅速地獲知審查意見

通常各國/地區(qū)專利局在決定專利申請的審查順序時都遵循順序審查的原則,即按照專利申請?zhí)峤换蛘咛岢鰧彶檎埱蟮捻樞蜻M行審查。例如美國《專利審查程序手冊》中規(guī)定:對于一般的美國專利申請,應按照其美國有效申請日(effective U.S.filing date)的先后順序進行審查,且除特殊規(guī)定外,不允許調整這樣的先后審查順序①USPTO,MPEP(Manual of Patent Examining Procedure,E8R9)§708,37 C.F.R. §1.102(a)。。而PPH請求一旦被通過,PPH申請將在后續(xù)審查局得到一種類似于“插隊”的待遇,即得到后續(xù)審查局的優(yōu)先處理,從而能夠更迅速地獲知審查意見進而獲得授權。以USPTO為例,其審查的平均結案周期為29個月,而PPH申請從提出請求到結案的周期僅為14個月②數據來源:http://www.jpo.go.jp/ppph-portal/statistics.htm,下載日期:2015年6月8日。。這無疑將有益于申請人的市場開拓并盡快得到對其創(chuàng)新投入的回報。特別是對于生命周期較短的技術領域的發(fā)明創(chuàng)造,例如電子、軟件和信息技術等,或者已經成熟且極易面臨競爭對手侵權的技術領域的發(fā)明創(chuàng)造,快速的審查和授權將幫助申請者人盡早就其發(fā)明得到完全的專利保護,降低被侵權或發(fā)生糾紛的可能性①文家春:《專利授權時滯的延長風險及其效應分析》,載《科研管理》2012年第5期。。

(二)答復審查意見通知書次數減少,申請成本降低

由于PPH申請已由在OEE進行了審查,并且申請的全部或部分權利要求已經得到了可授權的肯定性意見,而OLE需要審查的權利要求均需要與OEE可授權的權利要求充分對應,因此OLE的后續(xù)審查過程將被簡化。這是由于申請人在OEE的審查過程中,已通過修改、意見陳述等方式克服了OEE的審查意見所指出的形式和實質缺陷,OLE在審查時所要面對的通常是已經限定在合理范圍中的權利要求和較為完善的申請文件,因此OLE的審查意見發(fā)文次數自然會減少。仍以USPTO為例,就其受理的PCT國家階段申請而言,結案時的平均通知書發(fā)文次數為2.4次,而PCT—PPH申請的發(fā)文次數僅為1.6次②數據來源:http://www.jpo.go.jp/ppph-portal/statistics.htm,下載日期:2015年6月8日。。通知書次數的減少,意味著代理服務費和翻譯費用減少,據USPTO統計,通過巴黎公約PPH,平均每件申請可節(jié)約7907美元的相關費用;通過PCTPPH,平均每件申請可以節(jié)約10,591美元③USPTO,The Benefits of the Patent Prosecution Highway,http://www.jpo.go.jp/ torikumi/t_torikumi/pdf/user_seminar/us_pph_synpo.pdf,下載日期:2015年6月8日。。另外,許多專利局為鼓勵專利申請人應用PPH機制,不需要申請人繳納任何額外費用即可提出PPH請求④僅有KIPO要求繳納少量的PPH請求費。,并且大部分專利局還允許申請人使用機器翻譯來翻譯所需提交的部分文件,這也進一步降低了申請人的請求成本。獲權成本的降低無疑有益于專利權人擴大專利積累的規(guī)模,這也意味著在專利糾紛中將獲得更為有利的地位。

(三)申請審查結果的可預期性提高,被授予專利權的可能性增加

通過PPH機制,申請人可以對自己申請的審查結果有更明確的預期。如前所述,由于PPH申請的權利要求已經獲得了OEE的認可,因而相比于非PPH申請而言,PPH申請被授予專利權的可能性明顯增加。在USPTO,發(fā)明申請的平均授權率為53%,而常規(guī)PPH申請的授權率為87.9%,PCT—PPH的授權率更高達90.3%⑤數據來源:http://www.jpo.go.jp/ppph-portal/statistics.htm,下載日期:2015年6月8日。。PPH申請授權可預期性的提高,為申請人制定市場規(guī)劃以及專利糾紛應對策略提供了有效的決策基礎。

(四)審查質量較高,專利權更為穩(wěn)定

需要說明的是,PPH機制下較少的通知書次數和較高的授權率并不是因為審查標準的降低,而是因為PPH申請權利要求數目和保護范圍的縮小,以及通過申請人修改使權利要求更符合授權標準。實際上,PPH機制有利于專利審查質量的提高①戴琳:《專利審查高速路(PPH)的發(fā)展狀況與優(yōu)勢分析》,載《中國發(fā)明與專利》2014年第7期。。在PPH機制下,雖然OLE仍舊要對具體的PPH申請按照本國專利法進行實質審查或者履行其他的審查程序②黃德海、李志東、竇夏睿:《中美發(fā)明專利申請加快審查程序比較研究》,載《2014年中華全國專利代理人協會年會第五屆知識產權論壇論文集(第一部分)》。,但通過參考OEE的檢索和審查成果,不僅能夠減少OLE審查員不必要的重復工作,也使其對現有技術的檢索更為準確和全面,進而提升其審查的質量,在后的專利授權也因此更為穩(wěn)定。此外,通過PPH機制,申請人在各專利局能獲得比較一致的權利保護范圍,也便于其維護和行使專利權,避免不必要的專利糾紛和爭端。

總而言之,申請人通過PPH機制能以更快的速度、更低的成本在多個國家/地區(qū)的專利局獲得更優(yōu)質的專利審查以及更穩(wěn)定的專利授權,這將有效地提高專利權人在應對專利糾紛時的主動性和有效性。

四、利用PPH機制應對跨國專利糾紛的策略

隨著PPH參與規(guī)模的持續(xù)擴展,合作機制的日趨成熟,其快捷性和易用性也不斷提高,因此我國企業(yè)在充分評估專利糾紛風險的基礎上,可以嘗試將PPH作為其跨國專利糾紛解決方案的有機組成部分,充分利用PPH的優(yōu)勢實現多元化的跨國專利布局,并依托專利儲備有效應對與競爭對手的專利糾紛和爭端。具體來說,申請人可綜合考慮以下幾方面因素來確定利用PPH機制應對跨國專利糾紛的策略:

(一)如何確定采用PPH機制的專利申請以及PPH請求的提出時機

為了更好地使用PPH機制應對專利糾紛,需要評估哪些專利申請需要使用PPH機制:

首先,要考慮申請所涉及技術領域的商業(yè)模式和專利糾紛特點。如前所述,PPH機制非常適于電子、軟件和信息技術等生命周期較短的技術領域,但就醫(yī)藥這類通常對審查周期不敏感的技術領域而言,PPH也有用武之地,例如受藥品注冊限制較少的原料藥企業(yè)就可充分利用PPH機制來應對專利糾紛風險。

其次,要考慮申請擬覆蓋的國家/地區(qū)專利局的審查效率和開展PPH合作的情況③例如是否參加了IP5 PPH和GPPH這種多邊合作協議或者與哪些專利局建立了雙邊PPH合作。,申請人可選擇審查較快的專利局作為OEE,并通過PPH機制縮短在審查速度較慢的專利局(OLE)的審查周期①MMH,The Patent Prosecution Highway(PPH)—What Is It and How Can Your Company Take Advantage Of It?,http://www.millermatthiashull.com/inbrief/news_new/ 4/THE-PATENT-PROSECUTION-HIGHWAY.pdf,下載日期:2015年6月8日。;此外,各局的審查質量、在專利客體及其他實體授權標準方面特殊要求等也可能對使用PPH帶來影響。

再次,要考慮自身和潛在糾紛對手的生產、流通及銷售的產業(yè)鏈布局,例如對于為配合海外產品上市或已出現較為明顯的糾紛風險而需要盡快獲得授權的申請,PPH無疑就是很好的選擇;但對于更強調保護范圍的核心專利,則需要考慮PPH權利要求對應性對保護范圍的潛在限制。

在確定需要使用PPH機制的專利申請后,還需要評估在何時提出PPH請求。對于技術生命周期較短的申請,盡快獲權至關重要,因此需要在獲得OEE的授權性審查意見后及時提出PPH請求。但考慮到提出PPH請求后,申請的審查周期較短且具有較強的預期性,申請人也可以根據對專利糾紛風險的分析,選擇恰當時機提出PPH請求,這樣不僅可以避免因早期授權而暴露自身的市場策略,也可以謀劃在專利糾紛的關鍵時間節(jié)點獲得專利授權,以取得應對糾紛的主動性。各國專利局對于提出PPH請求時機也有一定的限制,通常是不能晚于收到第一次申請意見通知書之日,在使用PPH機制時對此也應充分注意。

(二)如何盡快獲得OEE的審查意見

在確定需要借助PPH通道的申請后,就應考慮如何在OEE盡早獲得可授權的審查意見,申請人可借助各局自由的加快審查制度以及PCT途徑來實現這一目標:

1.利用SIPO的優(yōu)先審查制度

我國申請人首先可以考慮利用SIPO的優(yōu)先審查制度。根據2012年8月1日起實施的《發(fā)明專利申請優(yōu)先審查管理辦法》,國家知識產權局根據申請人的請求對符合條件的發(fā)明專利申請予以優(yōu)先審查,自優(yōu)先審查請求獲得同意之日起一年內結案。申請優(yōu)先審查的條件包括:申請人應當啟動實質審查程序,即發(fā)明專利申請限于已經公開、已經提出實質審查請求并繳納實質審查請求費,并應提供由具備專利檢索條件的單位出具的符合規(guī)定格式的檢索報告等②關于該辦法的具體要求請參閱:http://www.sipo.gov.cn/zwgg/jl/201310/ t20131023_837456.html,下載日期:2015年6月8日。。通過申請優(yōu)先審查,申請人可以在一年內即獲得審查結果,如果結果是具有可專利性,申請人就可以以此為基礎通過常規(guī)PPH途徑向其他與SIPO有合作關系的專利局提出PPH請求。采用優(yōu)先審查的一個好處是申請人需要首先向SIPO提交對申請的檢索報告,這既有利于申請人更好地判斷申請的授權前景,SIPO在該檢索報告基礎上所做出的審查意見也更為全面,有利于申請人在OLE獲得授權①鄭旋律、朱雪忠:《專利審查高速路影響后續(xù)申請局專利積壓的機理研究》,載《情報雜志》2014年第12期。。但該制度也存在一定的弊端,申請人需要在18個月保密期結束前就提前公開自己的申請,這也可能對申請人的利益帶來一定的損失。

2.利用其他專利局的加快審查程序

在PPH MOTTAINAI模式下,即使申請人首先向SIPO遞交申請,也可利用其他專利局(OSF)的審查意見作為PPH請求基礎,并借助各OSF特有的加快審查機制來盡快獲得審查意見,可利用的程序包括:USPTO的加速審查程序(Accelerated Examination,AE)、Track 1優(yōu)先審查程序(Track 1 Prioritized Examination,Track 1)②關于USPTO各加快審查程序的詳細介紹,參見黃德海、宋融冰、嚴恩薇、竇夏睿:《美國專利申請加快審查程序:解決USPTO滯后審查的現行有效方式》,載《電子知識產權》2014年第1期。,JPO的加快審查制度和快速信息發(fā)布策略(JPFIRST)項目③關于JPO各加快審查程序的詳細介紹,參見譚凱:《PPH與美日歐加快審查制度對比探討》,載《中國發(fā)明與專利》2012年第1期。,EPO的加快審查(PACE)項目,KIPO的快速審查制度(fasttrack system)④關于EPO和KIPO加快審查項目的詳細介紹,參見何艷霞:《國外專利加快審查機制及其對我國的借鑒研究》,中國政法大學2010年碩士論文,第15～22頁。,以及加拿大知識產權局(CIPO)的“特別訂單”(special order)程序等⑤Stephanie A.Melnychuk,David H.Takagawa,GPPH:More Than a Two Lane (Patent Prosecution)Highway,http://www.patentable.com/gpph-two-lane-patentprosecution-highway/,下載日期:2015年6月8日。。通過這一模式,申請人在OLE的選擇上不需受限于SIPO的合作伙伴,并可以充分利用GPPH協議的便利性。

3.充分利用PCT制度

申請人也可以考慮充分利用PCT國際階段的工作成果。根據PCT實施細則的規(guī)定,申請人最早在優(yōu)先權日起9個月時即可收到ISA的國際檢索報告,最晚也不會超過優(yōu)先權日起16個月⑥PCT實施細則第42.1條規(guī)定:“制定國際檢索報告或者提出條約第17條(2)(a)所述宣布的期限為自國際檢索單位收到檢索本起3個月,或者自優(yōu)先權日起9個月,以后到期者為準?！薄４藭r,申請人就可根據該檢索報告的內容決定是否及何時啟動國家階段申請的加快審查。需要注意的是,根據PCT細則的規(guī)定國際檢索單位可以對部分技術方案不進行檢索,因此將無法就涉及這部分方案的權利要求提出PPH請求,此外如果作為PPH請求基礎的PCT國際階段工作成果的第VIII欄記錄有任何意見,申請人也需要注意OLE在PPH協議中對此項內容的要求。申請人在上述過程中也應及時和OEE(包括ISA和IPEA)的審查員溝通、加快答復的速度、縮短通知書次數,為在OLE的后續(xù)PPH申請爭取更多的時間。

(三)如何考慮適合PPH機制的權利要求撰寫方式

獲得OEE的可授權審查意見后,申請人仍需進一步結合OLE的專利法和審查規(guī)則,明確適合在OLE提出PPH請求的權利要求保護客體和撰寫方式。一方面,OLE只是利用OEE的審查成果,因此如果PPH申請涉及OLE與OEE在專利制度上的差異點時,OLE仍可能拒絕OEE已經授權的權利要求。另一方面,PPH機制要求在OLE和OEE的權利要求應“充分對應”,但各OLE對“充分對應”的要求可能存有差異,因此申請人也需根據OLE的要求以合適的方式撰寫權利要求。①Donna O.Perdue,Take The Patent Prosecution Highway To Save Time Money Patening The Same Invention In Different Countries,http://www.pillsburylaw.com/ siteFiles/Publications/5A8C5DD74BA2BCFA44E3FD07B4898F3A.pdf,下載日期:2015年6月10日。

結 語

在全球價值鏈分工背景下,包括專利在內的知識產權不僅是決定國際分工地位的關鍵因素②李俊、李鋼、崔艷新等:《從“科技興貿”向“知識產權強貿”邁進》,載《國際貿易》2015年第1期。,更是用以爭奪和維護國際貿易份額的有力武器。我國企業(yè)在拓展海外市場的過程中,難免會面臨各種專利糾紛和爭端。考慮到PPH機制在應對跨國專利糾紛中的作用,我國政府及企業(yè)應當共同努力,使該機制能夠更好地服務于我國企業(yè)的訴求:

一方面,我國政府特別是專利管理部門應結合企業(yè)“走出去”的需要,積極拓展PPH合作網絡,使其覆蓋我國企業(yè)海外申請的主要目的國;同時,強化和各PPH伙伴局的溝通與合作,確保PPH協議的有效實施,并積極參與PPH機制合作規(guī)則的制定,盡量減少對我國企業(yè)提出PPH請求的不利限制,進一步提升PPH機制的可用性;此外,還應加強對企業(yè)使用PPH機制的宣傳和引導,使更多的中國企業(yè)了解PPH機制及其使用策略,使其在赴國外進行專利申請的過程中能夠有效利用該機制。

另一方面,我國企業(yè)也應進一步提升應對專利糾紛的意識和準備,結合自身的市場策略,盡早謀劃海外專利布局,通過充分利用PPH機制,以更快的速度、更低的成本獲得更穩(wěn)定的多國專利保護,及時積累專利儲備,迅速補強專利短板,為有效應對和解決潛在的專利糾紛和爭端贏得先機。

*作者系清華大學法學院2012級博士研究生,國家知識產權局主任科員。