摘 要：判斷一個人是否享有專利先用權(quán)，離不開對“原有范圍”的界定，而在界定“原有范圍”過程中應(yīng)該采取何種標(biāo)準(zhǔn)的問題在理論界中一直頗受爭議。本文將首先介紹界定“原有范圍”的兩種標(biāo)準(zhǔn)，其次分析目前我國采取的量化標(biāo)準(zhǔn)的缺陷，最后提出修改建議。

關(guān)鍵詞：先用權(quán)；原有范圍；量化標(biāo)準(zhǔn)；質(zhì)化標(biāo)準(zhǔn)

1 關(guān)于“原有范圍”的界定標(biāo)準(zhǔn)

目前，國內(nèi)外對專利先用權(quán)制度中的“原有范圍”的界定有兩種標(biāo)準(zhǔn)，一是量化標(biāo)準(zhǔn)，二是質(zhì)化標(biāo)準(zhǔn)。

（一）量化標(biāo)準(zhǔn)

量化標(biāo)準(zhǔn)是指先用權(quán)人在他人取得專利權(quán)后，繼續(xù)制造原有的相同產(chǎn)品或者使用相同的方法的范圍以其在他人專利申請日前已有的生產(chǎn)規(guī)模及該生產(chǎn)規(guī)模所能達(dá)到的產(chǎn)量為標(biāo)準(zhǔn)，超出該規(guī)?；蛘弋a(chǎn)量即被視為侵犯專利權(quán)人的專利權(quán)。舉一個簡單的例子：甲酒瓶廠（先用權(quán)人）使用A設(shè)備（被乙申請的專利）生產(chǎn)酒瓶，在乙酒瓶廠（專利權(quán)人）專利申請日之前已經(jīng)有一家工廠和五十臺A設(shè)備，這些設(shè)備每日能實(shí)際最大限度地生產(chǎn)酒瓶總量一千個。根據(jù)量化標(biāo)準(zhǔn)，甲在乙取得專利權(quán)后（此時設(shè)定甲滿足取得先用權(quán)的所有構(gòu)成要件），只能使用該酒瓶廠和該五十臺A設(shè)備生產(chǎn)酒瓶，每日生產(chǎn)數(shù)量最多為一千個。甲酒瓶廠不可以以增設(shè)分廠或者增加生產(chǎn)線等擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，也不可以使用該設(shè)備生產(chǎn)其他物品，如盤子、杯子等。同理，技術(shù)方法也是如此，若原來是用于食品行業(yè)，在專利申請日后改用于化工行業(yè)，也是不被允許的。

我國有不少學(xué)者支持對“原有范圍”采取量化標(biāo)準(zhǔn)。著名學(xué)者湯宗舜認(rèn)為“產(chǎn)量一般不高于專利申請?zhí)岢鰰r的產(chǎn)量”。文希凱認(rèn)為“產(chǎn)品生產(chǎn)數(shù)量不得超出原有的范圍”。馮曉青先生和劉友華先生認(rèn)為“就產(chǎn)量而言，不得超過專利權(quán)人提出專利申請時原有設(shè)備可以達(dá)到的生產(chǎn)能力”。雖然上述各位學(xué)者的表述上有所不同，但他們想表達(dá)的均是對“原有范圍”的界定采取“量化標(biāo)準(zhǔn)”，即先用權(quán)人在他人專利申請日后可通過各種方法最大限度地發(fā)揮原有設(shè)備的生產(chǎn)能力來提高產(chǎn)量，但不能通過添置新的設(shè)備以此擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模來增加產(chǎn)量。

（二）質(zhì)化標(biāo)準(zhǔn)

質(zhì)化標(biāo)準(zhǔn)是指先用權(quán)人在他人取得專利權(quán)后，繼續(xù)制造原有的相同產(chǎn)品或者使用相同的方法的范圍以其在他人專利申請日前原有的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域范圍為標(biāo)準(zhǔn)，可以在原有的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域內(nèi)繼續(xù)實(shí)施相關(guān)的技術(shù)，隨意地?cái)U(kuò)大產(chǎn)能，但是超出原有的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域范圍即被視為侵犯專利權(quán)人的專利權(quán)。例如， 甲酒瓶廠獨(dú)立完成一項(xiàng)技術(shù)革新并對此享有先用權(quán)，那么根據(jù)質(zhì)化標(biāo)準(zhǔn)，甲酒瓶廠可以在生產(chǎn)酒瓶的領(lǐng)域內(nèi)運(yùn)用該項(xiàng)新技術(shù)發(fā)展生產(chǎn)，并且可以通過增加生產(chǎn)線、增設(shè)分廠等方式擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，而不是最初只做了生產(chǎn)一萬箱酒瓶的準(zhǔn)備就永遠(yuǎn)只限制其生產(chǎn)一萬箱酒瓶。但是這項(xiàng)新技術(shù)當(dāng)然是不被允許用于生產(chǎn)盤子和杯子的。

日本學(xué)者紋谷暢男將“原有范圍”解釋為：“（1）已實(shí)施或者準(zhǔn)備實(shí)施的發(fā)明的范圍；（2）實(shí)施事業(yè)目的范圍”。他認(rèn)為：“只要事業(yè)相同，先用權(quán)人可以擴(kuò)大設(shè)備”。紋谷暢男稱該觀點(diǎn)并非其個人一家之言，同時也被日本大審院的判決所確認(rèn)。同時，日本的學(xué)者吉藤幸朔也支持該標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)為“只要是在其事業(yè)目的的范圍之內(nèi)，實(shí)施規(guī)模不一定非要同申請時的規(guī)模一樣，可以隨意擴(kuò)大”。其中“事業(yè)目的的范圍”是對先用權(quán)人的后繼實(shí)施行為的限制。在我國，隨著社會經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，不少學(xué)者認(rèn)為量化標(biāo)準(zhǔn)已不能滿足社會的需求，因此提倡對“原有范圍”采取質(zhì)化標(biāo)準(zhǔn)。其中，最具代表的是陳美章教授，他認(rèn)為：“‘原有范圍是指產(chǎn)品繼續(xù)使用原有技術(shù)所能達(dá)到的生產(chǎn)能力”。學(xué)者王凌紅認(rèn)為，先用權(quán)人的實(shí)施范圍以“生產(chǎn)經(jīng)營范圍”為宜[1]。

2 我國關(guān)于“原有范圍”的現(xiàn)行立法及其存在的問題

為了實(shí)現(xiàn)專利權(quán)人與專利技術(shù)先用人之間的利益平衡，我國和多數(shù)采用專利先申請制度的國家一樣，設(shè)定了先用權(quán)制度。根據(jù)我國《專利法》第69條第二款規(guī)定，“在專利申請日前已經(jīng)制造相同產(chǎn)品、使用相同方法或者已經(jīng)作好制造、使用的必要準(zhǔn)備，并且僅在原有范圍內(nèi)繼續(xù)制造、使用的”的專利技術(shù)先用人可以依法主張先用權(quán)，無須承擔(dān)專利侵權(quán)責(zé)任。

針對此法條，2009年12月21日最高人民法院頒布的《關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》（以下簡稱“2009年司法解釋”）的第15條第二款規(guī)定，“有下列情形之一的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定屬于專利法第69條第（二）項(xiàng)規(guī)定的已經(jīng)作好制造、使用的必要準(zhǔn)備：（一）已經(jīng)完成實(shí)施發(fā)明創(chuàng)造所必需的主要技術(shù)圖紙或者工藝文件；（二）已經(jīng)制造或者購買實(shí)施發(fā)明創(chuàng)造所必需的主要設(shè)備或者原材料”。從該司法解釋可以看出，這兩種情形是“或者”的關(guān)系，也就是說，專利技術(shù)先用人只要滿足其中一種情形，即可被視為已經(jīng)做好“制造、使用的必要準(zhǔn)備”。如果該專利技術(shù)先用人在原有范圍內(nèi)繼續(xù)實(shí)施，便可以依法享有先用權(quán)。

然而，第三款強(qiáng)調(diào)“專利法第69條第（二）項(xiàng)規(guī)定的原有范圍，包括專利申請日前已有的生產(chǎn)規(guī)模以及利用已有的生產(chǎn)設(shè)備或者根據(jù)已有的生產(chǎn)準(zhǔn)備可以達(dá)到的生產(chǎn)規(guī)?！保鞔_規(guī)定“原有范圍”被局限于“已有的生產(chǎn)規(guī)?！焙汀耙延械纳a(chǎn)設(shè)備”，換言之，明確規(guī)定“原有范圍”適用量化標(biāo)準(zhǔn)。專利技術(shù)先用人的生產(chǎn)經(jīng)營在專利申請日之前必須是已經(jīng)形成生產(chǎn)規(guī)?；蛘咭呀?jīng)有生產(chǎn)設(shè)備的。

根據(jù)2009年司法解釋第15條第二款和第三款，我們現(xiàn)實(shí)中會遇到這樣的一個棘手問題。假設(shè)專利技術(shù)先用人在他人專利申請日之前已經(jīng)完成實(shí)施發(fā)明創(chuàng)造所必需的主要技術(shù)圖紙或者工藝文件（即滿足2009年司法解釋第15條第二款的第一種情形），即使在專利申請日之前還沒來得及制造或者購買實(shí)施發(fā)明創(chuàng)造所必需的主要設(shè)備或者原材料（即不滿足2009年司法解釋第15條第二款的第二種情形），該專利技術(shù)先用人仍然是可以依法主張先用權(quán)的。這種情況下，專利技術(shù)先用人的生產(chǎn)經(jīng)營根本還沒有形成規(guī)模和擁有生產(chǎn)設(shè)備，僅僅是完成實(shí)施發(fā)明創(chuàng)造所必需的主要技術(shù)圖紙或者工藝文件，那么被局限于“已有的生產(chǎn)規(guī)模和已有的生產(chǎn)設(shè)備”的“原有范圍”該從何談起？僅有“主要技術(shù)圖紙或者工藝文件”的專利技術(shù)先用人在專利申請日之后形成生產(chǎn)規(guī)?；蛘哔徺I生產(chǎn)設(shè)備的行為是否構(gòu)成侵犯專利權(quán)人的專利權(quán)？專利技術(shù)先用人該如何預(yù)見自己行為的合法性，又該如何證明和判斷自己是在“原有范圍”內(nèi)繼續(xù)實(shí)施的呢？顯然，法條對于這個問題并沒有給出一個明確清晰的答案。因此，現(xiàn)實(shí)中的專利技術(shù)先用人的先用權(quán)并沒有很好地得到保護(hù)和利用。

因此，我國將“原有范圍”限定于“專利申請日之前已有的生產(chǎn)規(guī)模以及利用已有的生產(chǎn)設(shè)備或者根據(jù)已有的生產(chǎn)準(zhǔn)備可以達(dá)到的生產(chǎn)規(guī)?！笔遣缓侠淼?。在上述的問題中，無生產(chǎn)規(guī)模和生產(chǎn)設(shè)備的專利技術(shù)先用人欲要證明自己在他人專利申請日之后仍然在“原有范圍”內(nèi)繼續(xù)實(shí)施，是一件非常困難的事情。對“原有范圍”作量化標(biāo)準(zhǔn)限制，除了會出現(xiàn)上述的問題之外，還存在一些弊端。

第一，“量化標(biāo)準(zhǔn)”不符合先用權(quán)制度的本質(zhì)——對在先權(quán)利的保護(hù)和尊重。該制度本身是為了平衡專利技術(shù)先用人和專利權(quán)人的利益而設(shè)，保護(hù)專利技術(shù)先用人在先的投資活動，維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序的穩(wěn)定，避免因?qū)＠麢?quán)的獨(dú)占性而造成社會資源的浪費(fèi)。如果我們以量的標(biāo)準(zhǔn)限制先用權(quán)人的實(shí)施行為，先用權(quán)人既不能擴(kuò)大產(chǎn)品的產(chǎn)能更不能擴(kuò)充產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。這將使先用權(quán)人永遠(yuǎn)停留在原有的生產(chǎn)規(guī)模而無法發(fā)展，從而違背了先用權(quán)制度的精神和市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律。[2]

第二，對先用權(quán)行使的原有范圍作“量化標(biāo)準(zhǔn)”的限制不符合市場經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行規(guī)則。因?yàn)閺钠髽I(yè)單位的一般成長規(guī)律及流程來看，一種新的產(chǎn)品從研制到投產(chǎn)、再從小規(guī)模的批量生產(chǎn)到形成較大規(guī)模的批量生產(chǎn)，往往是需要一個較長的時間，先使用人在新技術(shù)研發(fā)出來的初期，往往是不太可能大規(guī)模地建造生產(chǎn)廠房、大批量采購相關(guān)的生產(chǎn)設(shè)備以及生產(chǎn)原料的。企業(yè)通常的做法是根據(jù)小規(guī)模生產(chǎn)出來的產(chǎn)品在市場上受消費(fèi)者的歡迎程度以及其發(fā)展前景來決定是否擴(kuò)大原有的生產(chǎn)規(guī)模，這樣做才符合市場競爭的一般規(guī)律。

如果先用權(quán)人申請日前已經(jīng)制造相同產(chǎn)品或使用相同方法，這個過程在申請日到來時很可能還沒有完成，此時若對先用權(quán)人進(jìn)行量化的限制，不僅有失公平，而且壓抑了生產(chǎn)力。因?yàn)槿绻@個過程還沒有完成的話，就說明還只是處于初級階段，其生產(chǎn)規(guī)模一定不會很大。然而，在當(dāng)今競爭激勵的經(jīng)濟(jì)市場中，如果想要得到較好的收益，那么就需要有足夠大的規(guī)模（這個規(guī)模需要根據(jù)各個行業(yè)自身特點(diǎn)而定）。若對“原有范圍”作“量化標(biāo)準(zhǔn)”，允許先用權(quán)人只能在原有的生產(chǎn)規(guī)模內(nèi)繼續(xù)生產(chǎn)，那么先用權(quán)人就難逃逐漸萎縮直至最終覆滅的命運(yùn)了。

第三，對“原有范圍”采取“量化標(biāo)準(zhǔn)”限制既不符合經(jīng)濟(jì)全球化的發(fā)展需求，又不利于我國參與國際間的技術(shù)交流與合作，引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)。目前國外先用權(quán)對“原有范圍”主要采取“質(zhì)化標(biāo)準(zhǔn)”限制，這比我國先用權(quán)“原有范圍”的保護(hù)范圍明顯寬松。如果我國一直對“原有范圍”采取“量化標(biāo)準(zhǔn)”限制，則很可能會有礙于我國參與國際間的技術(shù)交流與合作，進(jìn)而影響社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

3 建議對《解釋》第15條第三款進(jìn)行修改

筆者支持先用權(quán)制度中的“原有范圍”采取質(zhì)化標(biāo)準(zhǔn)，即以原有的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域范圍為標(biāo)準(zhǔn)。以原有產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域范圍為標(biāo)準(zhǔn)的合理性主要體現(xiàn)在兩個方面：一是法官可以清楚準(zhǔn)確地判斷專利技術(shù)先用人的實(shí)施范圍是否超出了法律所規(guī)定的界限，特別是專利技術(shù)先用人在專利申請日之前僅僅就發(fā)明創(chuàng)造的實(shí)施作好必要準(zhǔn)備的情況之下，其“生產(chǎn)規(guī)模”還沒有具體呈現(xiàn)出來時，若以“生產(chǎn)規(guī)?！睘闃?biāo)準(zhǔn)，必然會導(dǎo)致專利技術(shù)先用人沒有辦法預(yù)見自己行為的合法性，從而影響專利技術(shù)先用人的發(fā)展壯大，還會難以確保專利侵權(quán)訴訟判決結(jié)果的公平性；二是以原有產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域范圍為標(biāo)準(zhǔn)，有利于明確專利侵權(quán)訴訟中當(dāng)事人的舉證責(zé)任，專利技術(shù)先用人只要可以證明其所實(shí)施的發(fā)明創(chuàng)造來源合法并且實(shí)施行為沒有超過其原有的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域范圍即可依法享有先用權(quán)。

大陸法系以德國和日本為代表。德國專利法第十二條3和日本專利法（特許法）第七十九條7對先用權(quán)制度中的“原有范圍”均采用了質(zhì)化標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)為只要在專利權(quán)人申請專利以前，有人已經(jīng)為實(shí)施該發(fā)明做好了必要準(zhǔn)備，則專利權(quán)人對該人沒有效力，并且可以為了自己生產(chǎn)的需要，在自己的作坊中或者經(jīng)營目的范圍內(nèi)充分利用發(fā)明，即先用權(quán)人可以根據(jù)其事業(yè)發(fā)展的需要擴(kuò)大實(shí)施規(guī)模，而不必受原有實(shí)施范圍的限制。對“原有范圍”采用質(zhì)化標(biāo)準(zhǔn)的立法充分體現(xiàn)了先用權(quán)制度的本質(zhì)（對在先權(quán)利的保護(hù)和尊重），允許先用權(quán)人在原有產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域范圍內(nèi)以擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)?；蛘弋a(chǎn)能等方式充分利用發(fā)明，既保護(hù)先用權(quán)人獲得適度的經(jīng)濟(jì)效益，又不會損害專利權(quán)人的合法權(quán)益，符合先用權(quán)制度的本質(zhì)和經(jīng)濟(jì)全球化的發(fā)展需求。

因此，筆者建議我國參考德國專利法第十二條和日本專利法（特許發(fā)）第七十九條對2009年司法解釋第15條第三款進(jìn)行修改，不再對“原有范圍”限定為“已有的生產(chǎn)規(guī)?！焙汀耙延械纳a(chǎn)設(shè)備”，而是根據(jù)先用權(quán)制度的本質(zhì)和社會發(fā)展需求對“原有范圍”采用質(zhì)化標(biāo)準(zhǔn)。

注釋

[1]德國專利法第十二條規(guī)定：“專利權(quán)的效力不及于在專利申請時已經(jīng)在國內(nèi)將發(fā)明投入使用的，或者已經(jīng)為投入使用做好了必要準(zhǔn)備的。（先用權(quán)人）獲得授權(quán)，為自己生產(chǎn)的需要，在自己或者他人的作坊中充分利用發(fā)明。該發(fā)明僅可與營業(yè)一并繼承或者轉(zhuǎn)讓”。

[2]日本專利法（特許法）第七十九條規(guī)定：“不知與專利申請有關(guān)的發(fā)明內(nèi)容而自行做出該發(fā)明，或者不知與專利申請有關(guān)的發(fā)明內(nèi)容，而由發(fā)明人得知該發(fā)明，并在專利申請時已在日本國內(nèi)經(jīng)營實(shí)施該發(fā)明的經(jīng)營者或者準(zhǔn)備實(shí)施經(jīng)營者，在該實(shí)施或者準(zhǔn)備實(shí)施發(fā)明及經(jīng)營的目的范圍內(nèi)，就與該專利申請有關(guān)的專利權(quán)擁有普通實(shí)施權(quán)?！?/p>

參考文獻(xiàn)

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作者簡介

蔡梅華（1991-），女，廣東省廣州市，華南理工大學(xué)法學(xué)院（知識產(chǎn)權(quán)學(xué)院）研究生，知識產(chǎn)權(quán)方向。