王斌，張書恩，張輝

淺談創(chuàng)造性評判中技術(shù)啟示存在暗示的幾種情形

王斌*，張書恩*，張輝

專利審查指南第二部分第四章第 3.2.1 節(jié)關(guān)于創(chuàng)造性的判斷方法中規(guī)定，涉及判斷要求保護(hù)的發(fā)明對本領(lǐng)域技術(shù)人員來說是否是顯而易見時(shí)，關(guān)鍵要確定的是現(xiàn)有技術(shù)整體上是否存在某種技術(shù)啟示。以下情況，通常認(rèn)為現(xiàn)有技術(shù)中存在上述技術(shù)啟示：①所述區(qū)別技術(shù)特征為公知常識(shí)；②所述區(qū)別技術(shù)特征為與最接近的現(xiàn)有技術(shù)相關(guān)的技術(shù)手段；③所述區(qū)別技術(shù)特征為另一份對比文件中披露的相關(guān)技術(shù)手段，該技術(shù)手段在該對比文件中所起的作用與該區(qū)別技術(shù)特征在要求保護(hù)的發(fā)明中為解決該重新確定的技術(shù)問題所起的作用相同［1］。對于最后一種技術(shù)啟示，實(shí)際上是分為兩種情況的，第一種是對比文件給出了明確的技術(shù)啟示，即對比文件不僅公開了相關(guān)的技術(shù)特征，而且所述技術(shù)手段在該對比文件中所起的作用與該區(qū)別技術(shù)特征在要求保護(hù)的發(fā)明中所起的作用相同，這是一種最明確也是最簡單的情況，審查員可以直接通過引用該對比文件評述本發(fā)明的創(chuàng)造性；事實(shí)上，在實(shí)際審查過程中，很多所引用的對比文件并不會(huì)直接給出明確的技術(shù)啟示，但是又不是沒有給出技術(shù)啟示，我們稱之為對比文件給出了“暗示”。那么這種情況下，我們又該如何去評述其創(chuàng)造性呢？

1 典型案例

【案例 1】

本發(fā)明涉及一種聚合酶鏈?zhǔn)椒磻?yīng)單管結(jié)構(gòu)。權(quán)利要求 1要求保護(hù)聚合酶鏈?zhǔn)椒磻?yīng)單管結(jié)構(gòu)，其包括管體、蓋子，其特征在于：鉸鏈的兩端分別連接所述管體的管口、蓋子，所述鉸鏈的中間連接處為薄壁結(jié)構(gòu)，所述蓋子的圓面直徑大于所述管口的直徑，所述蓋子蓋裝于所述管口后外伸于所述管口的部分為帽檐結(jié)構(gòu)，所述蓋子的中心部分為薄壁圓面結(jié)構(gòu)，蓋裝后的所述蓋子的導(dǎo)向套和所述管口內(nèi)壁為過盈配合連接（圖 1A）。

審查員通過檢索發(fā)現(xiàn)對比文件 1（AU2009245854A1，公開日 2011 年 6 月 23 日，早于本申請的申請日）公開了一種 PCR 管，且公開了管體、蓋子、鉸鏈、帽檐等結(jié)構(gòu)（圖 1B）。通過技術(shù)特征比對，權(quán)利要求 1 相對于對比文件 1，其區(qū)別在于：鉸鏈的中間連接處為薄壁結(jié)構(gòu)（圖 1A中 5 所示）。根據(jù)本申請說明書的記載，鉸鏈中間連接處的薄壁結(jié)構(gòu)使得蓋子閉合后不會(huì)彈開，確保了閉合狀態(tài)穩(wěn)定。權(quán)利要求 1 相對于對比文件 1 實(shí)際解決的技術(shù)問題是：鉸鏈中間連接處的薄壁結(jié)構(gòu)使得蓋子閉合后不會(huì)彈開，確保閉合狀態(tài)的穩(wěn)定。針對上述區(qū)別技術(shù)特征，對比文件 2（US005254314A，公開日 1993 年 10 月 19 日）公開了一種改進(jìn)的微型離心管 10，其中蓋子 16 通過塑料薄片 18鉸鏈?zhǔn)降倪B接于離心管 10 的上部 14（圖 2）。從圖 2 可以看出，塑料薄片 18 的中間連接處即為薄壁結(jié)構(gòu)，但是對比文件 2 中并沒有公開塑料薄片 18 所起的作用，此時(shí)是否還具有技術(shù)啟示，是否具有顯而易見性？

圖1 聚合酶鏈?zhǔn)椒磻?yīng)單管結(jié)構(gòu)（A：本發(fā)明；B：對比文件 1）

圖2 對比文件 2 的微型離心管

【案例 2】

本申請涉及一種液晶顯示裝置的前框，權(quán)利要求 2 要求保護(hù)如權(quán)利要求 1 所述的前框，包括三個(gè)側(cè)壁以及一個(gè)無側(cè)壁的平板部分（圖 3A）。審查員檢索到對比文件 1，公開了所述的前框，但對于權(quán)利要求 2 的附加技術(shù)特征包括三個(gè)側(cè)壁以及一個(gè)無側(cè)壁的平板部分，對比文件 1 沒有公開，成為區(qū)別技術(shù)特征。本發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題是：節(jié)省材料成本和簡化加工工藝。針對上述區(qū)別技術(shù)特征，對比文件 2 公開了一種液晶顯示器，也公開了一個(gè)側(cè)壁被去除（圖 3B），但是對比文件 2 中側(cè)壁去除是為了使與液晶顯示器面板連接的 PCB 印刷電路板能夠由去除的側(cè)壁露出，以便維修。即第二個(gè)案例中區(qū)別技術(shù)特征在發(fā)明中的作用不同于在對比文件中聲稱的作用，此時(shí)的對比文件 2 能否給出技術(shù)啟示？又該如何評述其創(chuàng)造性？

【案例 3】

本案涉及一種“散熱器”，其權(quán)利要求所要求保護(hù)的散熱器由散熱管和散熱翅片構(gòu)成，其中具體記載了散熱管、散熱翅片的結(jié)構(gòu)，且限定了散熱管和散熱翅片均為鋁合金。最接近現(xiàn)有技術(shù)同樣披露了一種鋁合金散熱器，且公開了同樣的散熱管結(jié)構(gòu)，權(quán)利要求與其相比，區(qū)別技術(shù)特征在于散熱翅片的結(jié)構(gòu)、材料，實(shí)際所解決的技術(shù)問題是通過散熱翅片的結(jié)構(gòu)提高散熱器的散熱能力。對比文件 2 也涉及一種散熱器，其通過將不銹鋼材料制成的散熱管和散熱翅片焊接而成，同時(shí)公開了權(quán)利要求請求保護(hù)的散熱翅片結(jié)構(gòu)，并公開了其提高散熱能力的作用。對比文件 2 公開了區(qū)別技術(shù)特征中所述散熱翅片的結(jié)構(gòu)部分，但并未披露其鋁合金材料，即屬于對比文件并未公開全部的區(qū)別技術(shù)特征的情況。

由此可見，在實(shí)際審查過程中，除了對比文件給出了明確的技術(shù)啟示的情形外，還存在大量對比文件給出暗示的情況，通過對各種案例的整理和總結(jié)，作者將對比文件給出“暗示”分為了三種情況：第一種是對比文件已經(jīng)公開了區(qū)別技術(shù)特征，但是區(qū)別技術(shù)特征在發(fā)明中的作用在對比文件中沒有公開；第二種是對比文件已經(jīng)公開了區(qū)別技術(shù)特征，但是區(qū)別技術(shù)特征在發(fā)明中的作用不同于在對比文件中聲稱的作用；第三種是對比文件并未公開全部的區(qū)別技術(shù)特征。

2 問題分析

由上述三個(gè)案例可以看出，案例 1 中區(qū)別技術(shù)特征在發(fā)明中的作用在對比文件中并沒有公開；案例 2 中區(qū)別技術(shù)特征在發(fā)明中的作用不同于在對比文件中聲稱的作用；案例 3 則是對比文件并未公開全部的區(qū)別技術(shù)特征。對此，《專利審查指南 2010》中僅列舉了三種認(rèn)為存在技術(shù)啟示的情形，都涉及該技術(shù)手段所起的作用與該區(qū)別技術(shù)特征在本申請中為解決技術(shù)問題所起的作用相同。那么指南中對于區(qū)別技術(shù)特征在對比文件中所起的作用是指對比文件中明確聲稱的作用，還是除了明確聲稱的作用之外，還包括區(qū)別技術(shù)特征在對比文件中客觀上所能起的作用呢？作者認(rèn)為，一項(xiàng)技術(shù)手段的采取通常會(huì)有不止一個(gè)作用，對比文件中難以窮舉所有的作用，本領(lǐng)域技術(shù)人員完全可以站在所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員角度客觀合理地判斷實(shí)際可能解決的其他技術(shù)問題或所起的作用?，F(xiàn)有技術(shù)存在技術(shù)啟示的形式是多種多樣的，本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠通過公知的變化或利用公知的原理對現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行改型，將其應(yīng)用于最接近的現(xiàn)有技術(shù)。另外，本領(lǐng)域技術(shù)人員掌握本領(lǐng)域的所有現(xiàn)有技術(shù)知識(shí)，雖然其不具備創(chuàng)造力，但其應(yīng)當(dāng)具有對現(xiàn)有技術(shù)整體進(jìn)行邏輯推理、客觀分析的能力。

具體到案例 1，雖然對比文件 2 中并沒有公開塑料薄片 18 所起的作用，但是對比文件 2 與本申請的技術(shù)領(lǐng)域相近，且均涉及了鉸鏈中間連接處的薄壁結(jié)構(gòu)。由塑料材質(zhì)本身的彈性性質(zhì)可知，厚度不同的塑料條帶在受力相同的情況下，厚度較薄的比較厚的塑料條帶更容易彎折，且彎折后產(chǎn)生的恢復(fù)彈力要小。由塑料做成的鉸鏈如果在中間連接處做成薄壁結(jié)構(gòu)，當(dāng)蓋子蓋裝于所述管口時(shí)，其產(chǎn)生的恢復(fù)彈力較之未采用薄壁結(jié)構(gòu)的鉸鏈要小，因而客觀上具有使得蓋子閉合后不會(huì)彈開，確保閉合狀態(tài)穩(wěn)定的技術(shù)效果。因而，雖然對比文件 2 未明確披露相關(guān)技術(shù)特征的作用，但所屬領(lǐng)域技術(shù)人員依據(jù)相應(yīng)力學(xué)常識(shí)可知其客觀上起到了相同的作用，因而認(rèn)為對比文件 2 給出了技術(shù)啟示。

圖3 液晶顯示裝置（A：本申請；B：對比文件 2）

對于案例 2，本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠客觀合理地判斷出：前框的一個(gè)側(cè)壁被切除，在對比文件 2 中除了能夠起到所記載的“使 PCB 露出來以便于維修”的作用外，由于前框一個(gè)側(cè)壁的材料被切除，必然可以相對于未切除材料的上框具有節(jié)省材料的作用，自然也能夠達(dá)到節(jié)省材料成本的效果，而且由于去除一個(gè)側(cè)壁也會(huì)減少加工該側(cè)壁的工序，必然也能夠簡化制造工藝。此時(shí)，本領(lǐng)域技術(shù)人員是能夠從對比文件 2 得到去除一個(gè)側(cè)壁會(huì)節(jié)省材料成本和簡化加工工藝的技術(shù)啟示的，本領(lǐng)域技術(shù)人員很容易利用這種手段去改進(jìn)最接近的現(xiàn)有技術(shù)。

針對案例 3，雖然對比文件 2 并未公開全部的技術(shù)特征，但所屬領(lǐng)域技術(shù)人員可以在其已經(jīng)公開的區(qū)別技術(shù)特征的指引下，將公開的部分區(qū)別技術(shù)特征應(yīng)用于最接近現(xiàn)有技術(shù)中，對比文件 2 已經(jīng)公開了區(qū)別技術(shù)特征中上述散熱翅片的結(jié)構(gòu)部分，雖然并未披露其鋁合金材料，但所屬領(lǐng)域技術(shù)人員容易理解對于此類焊接形式的金屬構(gòu)件，通常使用相同的材料。因而本領(lǐng)域技術(shù)人員在面臨最接近現(xiàn)有技術(shù)中散熱器的散熱能力不足的問題時(shí)，可以有動(dòng)機(jī)地采用對比文件 2 所公開的散熱翅片，同時(shí)考慮到最接近現(xiàn)有技術(shù)中的散熱管為鋁合金，出于制造方面的考慮，選擇該散熱翅片也為同樣的材料對所屬領(lǐng)域技術(shù)人員而言是不需要付出創(chuàng)造性勞動(dòng)的。

3 總結(jié)

通過以上案例可以看出，三種對比文件給出了“暗示”的情形，均是可以利用公知常識(shí)或常規(guī)技術(shù)手段進(jìn)行創(chuàng)造性評述的，但是由于所述區(qū)別技術(shù)特征可能涉及本發(fā)明專利的發(fā)明點(diǎn)，簡單套用或者直接羅列本領(lǐng)域技術(shù)人員容易想到的、屬于本領(lǐng)域的常規(guī)技術(shù)手段等術(shù)語顯然是不合適的，其缺乏說理的過程讓人難以信服，因此需要審查員利用各學(xué)科的技術(shù)知識(shí)，層層展開，嚴(yán)密推理，將一個(gè)潛在的公知化的論點(diǎn)暴露出來。即通過科學(xué)的分析，將復(fù)雜的技術(shù)問題簡單化，把其中的技術(shù)問題抽離出來，利用科學(xué)的知識(shí)或常識(shí)進(jìn)行邏輯推理，發(fā)現(xiàn)其本質(zhì)上是一個(gè)簡單的科學(xué)常識(shí)，然后將這一推理過程返回到所述技術(shù)問題上，推斷出所起的作用或者技術(shù)效果是本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)科學(xué)常識(shí)或普通技術(shù)知識(shí)通過合理的邏輯推理即可想到的。

《專利審查指南 2010》中僅僅列舉了該技術(shù)手段在對比文件中所起的作用與該區(qū)別技術(shù)特征在本申請中為解決技術(shù)問題所起的作用相同的情形，即對比文件給出了明確的技術(shù)啟示的情況，但在實(shí)際審查過程中，大部分的對比文件都不會(huì)直接給出明確的技術(shù)啟示，而是存在“暗示”的情形，作者在此通過三個(gè)案例將它們整理成三種情況以便于理解和掌握。此外，通過對三個(gè)案例的創(chuàng)造性評述，作者還總結(jié)了“暗示”情形下的評述方法和推理方式，通過抽出技術(shù)問題的本質(zhì)，使得公知化的評述過程不再空洞和無力，嚴(yán)密的邏輯推理也更容易使得申請人信服。希望通過對三種“暗示”情形的總結(jié)，能夠?yàn)閷彶閱T在創(chuàng)造性評判過程中提供思路，同時(shí)也進(jìn)一步加深大家對創(chuàng)造性之顯而易見性相關(guān)法條的理解和認(rèn)識(shí)。

［1］ State Intellectual Property Office of the People's Republic of China. Patent review guidelines 2010. Beijing： Intellectual Property Publishuing House， 2010：172-174. （in Chinese）中華人民共和國國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局. 專利審查指南2010. 北京： 知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社， 2010：172-174.

10.3969/j.issn.1673-713X.2016.05.017

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王斌，Email：wb_babyface@163.com

2016-07-25

同為第一作者