焦彥

標準必要專利是指為了使工業(yè)產(chǎn)品符合技術(shù)標準而必須使用的專利技術(shù)。但標準必要專利是一個模糊性的概念。具體體現(xiàn)在通信技術(shù)領(lǐng)域中，一項標準中，可以分布著很多專利，且標準本身為了互聯(lián)互通的目的，往往規(guī)定出所達到的技術(shù)要求，而專利的本質(zhì)是一項具體的技術(shù)方案；標準也可能給出建議的算法，但專利必須將算法體現(xiàn)為技術(shù)方案，在滿足標準要求下，可能會有不同的專利技術(shù)可以滿足標準的要求。

一、前言

標準必要專利（Standard Essential Patent，簡稱SEP）產(chǎn)生的法律問題是近兩年來專利法和競爭法及反壟斷法領(lǐng)域熱門話題。特別是在“互聯(lián)互通”的通信領(lǐng)域，技術(shù)與標準高度融合，標準必要專利有其特殊的價值。一方面，標準必要專利權(quán)人由于在許可其標準必要專利的相關(guān)市場上會產(chǎn)生支配地位，常常與標準實施人在標準必要專利的許可條件的談判中發(fā)生爭議，要求比正常實施專利更高的許可費率或許可條件，出現(xiàn)所謂“專利劫持”的現(xiàn)象；另一方面，標準實施人也可能利用其談判籌碼獲得比正常許可費較低的許可費率或許可條件，出現(xiàn)所謂“專利反向劫持”的現(xiàn)象。隨著華為公司與IDC公司濫用市場支配地位糾紛案及標準必要專利使用費糾紛兩案的審理，我國產(chǎn)業(yè)界、學術(shù)界以及司法實務界對標準必要專利所涉及的法律問題的關(guān)注達到了一個全新的高度。2016年年初通過的《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》 [以下簡稱司法解釋（二）]第二十四條是我國現(xiàn)行法律規(guī)范首次就標準必要專利侵權(quán)的民事責任以及許可條件考量因素等作出規(guī)定。然而，司法解釋規(guī)范的內(nèi)容畢竟有限，實踐中還有一些問題仍然沒有解決。本文擬從司法解釋（二）的第二十四條規(guī)定作為起點，對涉及標準必要專利中的若干法律問題做出分析思考。

二、司法解釋（二）第二十四條已解決和未解決的問題

司法解釋（二）第二十四條規(guī)定：

“推薦性國家、行業(yè)或者地方標準明示所涉必要專利的信息，被訴侵權(quán)人以實施該標準無需專利權(quán)人許可為由抗辯不侵犯該專利權(quán)的，人民法院一般不予支持。

推薦性國家、行業(yè)或者地方標準明示所涉必要專利的信息，專利權(quán)人、被訴侵權(quán)人協(xié)商該專利的實施許可條件時，專利權(quán)人故意違反其在標準制定中承諾的公平、合理、無歧視的許可義務，導致無法達成專利實施許可合同，且被訴侵權(quán)人在協(xié)商中無明顯過錯的，對于權(quán)利人請求停止標準實施行為的主張，人民法院一般不予支持。

本條第二款所稱實施許可條件，應當由專利權(quán)人、被訴侵權(quán)人協(xié)商確定。經(jīng)充分協(xié)商，仍無法達成一致的，可以請求人民法院確定。人民法院在確定上述實施許可條件時，應當根據(jù)公平、合理、無歧視的原則，綜合考慮專利的創(chuàng)新程度及其在標準中的作用、標準所屬的技術(shù)領(lǐng)域、標準的性質(zhì)、標準實施的范圍和相關(guān)的許可條件等因素。

法律、行政法規(guī)對實施標準中的專利另有規(guī)定的，從其規(guī)定?！?/p>

（一）本條解決的問題

本條第一款解決了侵犯標準必要專利是否可以判令停止侵權(quán)的問題，即否定了明示標準專利存在默示許可問題。本款系歸納總結(jié)自最高人民法院針對遼寧省高級人民法院就季強、劉輝與朝陽市興諾建筑工程有限公司專利侵權(quán)糾紛的請示一案所作出的[2008]民三他字第4號復函以及最高人民法院（2012）民提字第125號張晶廷案民事判決兩案的精髓，確定了權(quán)利人明確對外披露標準必要專利的，被訴侵權(quán)人實施了所述標準必要專利，則權(quán)利人可以要求人民法院判令專利實施人承擔停止侵權(quán)的民事責任。

至于明示的判斷標準，民法上有明確的含義，根據(jù)標準必要專利實務操作的現(xiàn)狀，應當是指以標準必要專利權(quán)利人通過書面或網(wǎng)絡頁面等方式直接、明確公示了所涉標準必要專利的信息，其效果應足以導致標準實施人閱讀后即知曉所涉必要專利的基本信息。反之，如果某項專利技術(shù)不涉及推薦性國家、行業(yè)或者地方標準，或者未明示，則不能視為標準必要專利，即不適用本條。

本款隱含著這樣一層含義，即標準必要專利權(quán)人在專利許可條件談判中履行了其承諾的“公平、合理、無歧視”（簡稱FRAND）義務，則可以對抗標準實施人提出的不能頒發(fā)禁令的主張。

本條第二款規(guī)定了人民法院不予頒發(fā)禁令的條件，即在專利實施許可條件談判中專利權(quán)人存在明顯過錯和標準實施人（被控侵權(quán)人）無明顯過錯兩個條件缺一不可。筆者認為，本款應當隱含著鼓勵雙方當事人通過專利實施許可條件談判解決糾紛的導向。換言之，如果專利權(quán)人未經(jīng)專利實施許可條件談判即起訴標準實施人侵犯其標準必要專利的專利權(quán)，人民法院可以裁定駁回起訴，或者立案后中止訴訟，由雙方當事人進行談判，如果雙方當事人未能通過談判達成許可條件，經(jīng)任何一方申請，再由人民法院恢復案件審理。

本條第三款規(guī)定了人民法院在確定具體許可條件時具體考量的因素。當出現(xiàn)“專利權(quán)人故意違反其在標準制定中承諾的公平、合理、無歧視的許可義務，導致無法達成專利實施許可合同且被訴侵權(quán)人在協(xié)商中無明顯過錯的”的情況，盡管人民法院對于“權(quán)利人請求停止標準實施行為的主張” 不予支持，但商業(yè)活動出現(xiàn)失靈甚至出現(xiàn)危險的情況下，人民法院作為“最后的守門人”，應當事人的請求，有權(quán)確定符合FRAND原則精神的實施許可條件。實際上，該款規(guī)定是對人民法院在雙方通過談判無法達成許可協(xié)議后，如何適用FRAND原則確定許可條件的參考因素，即由人民法院根據(jù)其理解的FRAND原則精神確定合適的許可條件。本款規(guī)定也為此類許可條件爭議案件人民法院具有管轄權(quán)確定了直接的法律依據(jù)。

由于司法裁判是雙方爭議的最后解決手段，本款規(guī)定也為雙方當事人提高收集證據(jù)的意識盡可能獲得對其有利的結(jié)果指引了方向。同時，本款對于標準必要專利許可條件之訴中許可條件的確定具有重要的借鑒意義。

本條第四款系其他法律法規(guī)另有規(guī)定優(yōu)先適用的指引條款。

（二）本條未解決的問題

1.未涉及“反向劫持”的禁令問題

“反向劫持”是相對于專利劫持而言。所謂反向劫持，通常是指被許可人利用其談判籌碼獲取低于 FRAND 水平的許可費率和許可條款。專利反向劫持主要表現(xiàn)在三個方面：一是被許可人最后達成的許可費率，低于應該按照 FRAND承諾進行許可的費率；二是被許可人拒絕接受專利權(quán)人的FRAND許可，但是同時卻使用專利權(quán)人的專利：三是被許可人用各種方法推遲與專利權(quán)人的許可談判。

本條第二款規(guī)定中的“專利權(quán)人故意違反其在標準制定中承諾的公平、合理、無歧視的許可義務，導致無法達成專利實施許可合同，且被訴侵權(quán)人在協(xié)商中無明顯過錯的”，顯然是針對專利權(quán)人的劫持行為而規(guī)定不頒發(fā)禁令，但沒有涉及當出現(xiàn)反向劫持時的處理。特別是，當專利權(quán)人以FRAND原則與大多數(shù)標準實施人達成許可條件后，個別標準實施人故意“反向劫持”專利權(quán)人，例如故意以明顯不合理的許可條件導致專利許可條件談判延宕甚至破裂，對于這種反向劫持的行為是否頒發(fā)禁令，司法解釋做了留白處理，但在司法實踐中，仍可能出現(xiàn)此類案件，還需要受訴法院不斷探索。

筆者認為，基于專利權(quán)的排他性原則，針對“反向劫持”，禁令救濟的“威懾效應”是最終促使標準實施人回到談判桌前與專利權(quán)人在FRAND原則下達成許可條件，有助于鼓勵當事人通過“自愿協(xié)商機制”解決紛爭。

2.未涉及強制性標準的問題

2013年12月國家標準化管理委員會、國家知識產(chǎn)權(quán)局發(fā)布的《國家標準涉及專利的管理規(guī)定（暫行）》（以下簡稱《暫行規(guī)定》），其中第十五條規(guī)定：“強制性國家標準確有必要涉及專利，且專利權(quán)人或者專利申請人拒絕作出第九條第一項或者第二項規(guī)定的專利實施許可聲明的，應當由國家標準化管理委員會、國家知識產(chǎn)權(quán)局及相關(guān)部門和專利權(quán)人或者專利申請人協(xié)商專利處置辦法。”該規(guī)定所稱的“專利權(quán)人或者專利申請人拒絕作出第九條第一項或者第二項規(guī)定的專利實施許可聲明”，是指“免費許可”和“收費許可”。

但在司法實踐中，經(jīng)常遇到涉及藥品（特別是仿制藥）的專利侵權(quán)糾紛，而藥品標準屬于強制性標準。當某藥廠生產(chǎn)某種仿制藥時，為了達到藥品標準的要求，就不可避免地實施專利，而解釋（二）第二十四條的適用對象不涉及強制性標準?！稌盒幸?guī)定》給出的是個案處理的做法：“由國家標準化管理委員會、國家知識產(chǎn)權(quán)局及相關(guān)部門和專利權(quán)人或者專利申請人協(xié)商專利處置辦法?！痹谖覈壳斑€沒有“藥品專利鏈接制度”下，筆者認為，藥品標準在制定的過程中，主要是藥廠作為標準提出人，為了滿足藥品管理的法律法規(guī)，單方面向國家藥監(jiān)部門提出，并由國家藥監(jiān)部門審查批準，其目的是加強藥品管理，保障用藥安全。制定標準的過程中，并沒有嚴格的專利信息披露程序，更沒有專利權(quán)人的FRAND義務，藥廠與標準審批部門之間是行政法律關(guān)系。因此，涉及藥品標準的必要專利，應不適用解釋（二）第二十四條的規(guī)定。仍按一般專利侵權(quán)糾紛來審理，即在侵權(quán)成立之下，應當支持權(quán)利人的停止侵權(quán)的主張。

3.未解決未被“采標”進入我國的國際性或區(qū)域性國際組織制定的通信標準必要專利問題

根據(jù)標準化法的規(guī)定，我國標準化制定與管理中，可以采用“拿來主義”，等同采用國際標準，即把國際標準直接轉(zhuǎn)化成國家標準。

對于通信標準而言，其制定目的是為了解決在全球范圍內(nèi)的“互聯(lián)互通”問題。隨著通信技術(shù)進入5G時代，通信領(lǐng)域不斷推出、采納新的技術(shù)標準，不斷涌現(xiàn)出更多的SEP，但我國的標準制定組織難以及時將這些新的通信標準進行消化吸收并等同采用過來。由于產(chǎn)業(yè)分工的全球化，對于未被“采標”進入我國的國際性或區(qū)域性國際組織制定的通信標準必要專利所涉及的專利糾紛，也有可能在我國出現(xiàn)。筆者認為，對于這類涉及未被“采標”的標準必要專利糾紛，可以適用解釋（二）第二十四條的規(guī)定。

三、標準必要專利的概念以及FRAND承諾的法律性質(zhì)

（一）標準必要專利的概念

顧名思義，標準必要專利是指為了使工業(yè)產(chǎn)品符合技術(shù)標準而必須使用的專利技術(shù)。但標準必要專利是一個模糊性的概念。具體體現(xiàn)在通信技術(shù)領(lǐng)域中，一項標準中，可以分布著很多專利，且標準本身為了互聯(lián)互通的目的，往往規(guī)定出所達到的技術(shù)要求，而專利的本質(zhì)是一項具體的技術(shù)方案；標準也可能給出建議的算法，但專利必須將算法體現(xiàn)為技術(shù)方案，在滿足標準要求下，可能會有不同的專利技術(shù)可以滿足標準的要求。因此，在遇到涉及標準必要專利的專利糾紛中，存在著三個關(guān)系：標準與專利文件的“對應一致性”關(guān)系、專利權(quán)利要求與被控侵權(quán)產(chǎn)品的“對應一致性”關(guān)系、被控侵權(quán)產(chǎn)品與標準的“對應一致性”關(guān)系；而且，在向標準制定組織（SSO）作出FRAND承諾時，標準尚處在制定的過程中，而專利申請也許沒有提出，承諾人所稱的專利，只能是一種“可能的專利申請”，或者是不斷申請的多個“可能的專利申請”，經(jīng)過專利實質(zhì)審查，最終得以批準的專利，也會與發(fā)布的標準之間，其對應性相差較遠，此外，在標準制定的過程中，會出現(xiàn)多個標準提出者及多個標準提案，這些提案經(jīng)過反復審查，最后勝出的提案與之前提出的方案可能相差較遠，還有，供標準制定組織審議的提案通常會以適當?shù)男问焦?，這些提案公布后，也會給專利申請的實質(zhì)審查造成不少的障礙，所以說，搞清楚標準中涉及哪些必要專利，即便是對標準制定組織而言，也絕非易事。標準制定組織都制定出相應的“專利信息披露制度”。我國《暫行標準》第五條規(guī)定“參與標準制修訂的組織或者個人應當盡早向相關(guān)全國專業(yè)標準化技術(shù)委員會或者歸口單位披露其擁有和知悉的必要專利”，第六條規(guī)定“鼓勵沒有參與國家標準制修訂的組織或者個人在標準制修訂的任何階段披露其擁有和知悉的必要專利。”下表是ITU、IEEE及VITA三個國際標準化組織關(guān)于專利信息披露制度對比表。

（二）FRAND承諾的法律性質(zhì)

FRAND承諾，是指專利權(quán)人根據(jù)標準制定組織（SSO）的特定知識產(chǎn)權(quán)政策（或規(guī)章）自愿作出的一種不可撤消的承諾，承諾將納入標準的專利以 FRAND條件進行對標準制定組織的成員專利許可。不同 SSO 的知識產(chǎn)權(quán)政策存在很大不同。許多 SSO 要求參與方自愿以書面方式同意以FRAND條款許可SEP；而在其他SSO中， 根據(jù)其知識產(chǎn)權(quán)政策規(guī)定，專利權(quán)人參與標準制定的行為本身即構(gòu)成對FRAND承諾的默示許可，且通常對不愿意作出 FRAND承諾的專利權(quán)人規(guī)定有“排除”條款。在上述兩種情形下，是由專利權(quán)人來考量是否要做出FRAND承諾；同樣，由SSO衡量是否將不作出FRAND承諾的專利排除出所制定的標準。

美國法院認為FRAND承諾本質(zhì)上是一種合同承諾：一是向SSO作出的以FRAND條款進行專利許可的承諾，構(gòu)成了SEP權(quán)利人、SSO與SSO成員之間的有約束力的合同；二是標準的潛在實施人（第三方）是FRAND承諾的受益方。筆者認為，F(xiàn)RAND承諾可理解是民法中的單方法律行為，即權(quán)利人為自己的權(quán)利附加義務的行為，在標準制定過程中，權(quán)利人為了獲得競爭優(yōu)勢，將其專利權(quán)上升為技術(shù)標準，作為對價，令其作出FRAND承諾，以防止其壟斷或不當利用優(yōu)勢地位。因此，當標準實施人不存在明顯過錯時，專利權(quán)人請求頒發(fā)禁令的主張不應得到支持。

當專利權(quán)人及標準實施人均無明顯過錯時，可尋求采用專利強制許可制度解決許可條件問題，不應當支持專利權(quán)人的禁令請求。

當專利權(quán)人及標準實施人均存在明顯過錯時，人民法院應當根據(jù)個案判斷誰的過錯更大從而區(qū)分責任，引導雙方回到談判桌上協(xié)商解決，必要時，可以支持專利權(quán)人的禁令請求。

四、標準必要專利持有人請求頒發(fā)禁令的前提條件

保證互聯(lián)互通是通信行業(yè)得以成長發(fā)展的基本要求，與其他行業(yè)不同的是，通信技術(shù)標準對于促進行業(yè)發(fā)展起到引領(lǐng)作用，通信行業(yè)是制定標準，后有產(chǎn)品。因此，通信技術(shù)標準是一種滿足社會發(fā)展的公共產(chǎn)品，具有“公法”屬性。專利權(quán)是私權(quán)利，屬于私法范疇的財產(chǎn)權(quán)。通信技術(shù)標準中一旦納入專利技術(shù)，就不再面臨競爭，原本可避免使用的專利因此變?yōu)闃藴时匾獙＠豢杀苊獾匾粚嵤?，因為標準必要專利沒有替代產(chǎn)品，這使得標準必要專利持有人能夠利用因標準化而獲得市場支配力。換言之，如果不被納入標準，該專利面臨其他可替代技術(shù)競爭，其專利價值被其他專利技術(shù)攤薄，而納入標準后市場規(guī)模被放大，足以使其獲得比納入標準前高出許多的收益。FRAND 承諾就是為調(diào)整公共產(chǎn)品與私權(quán)利的緊張關(guān)系，標準必要專利持有人保證不利用因其專利被納入標準而產(chǎn)生的市場支配力，促使標準必要專利持有人承諾將其許可費的標準限定在其本應收取的正常水平。這樣一來，F(xiàn)RAND 承諾的應有之義就是標準必要專利持有人有義務向“任何感興趣的第三方提供專利許可”（歐盟委員會在谷歌/摩托羅拉案中的觀點），因此，標準必要專利持有人通常不能請求法院頒發(fā)禁令是業(yè)內(nèi)的主流觀點。但在滿足何種條件下，法院可以支持標準必要專利持有人頒發(fā)禁令的請求，我國的司法實踐中還沒有這類案例。歐洲法院（ECJ）對在華為訴中興通訊案的先決裁決（preliminary ruling），十分值得我國司法實務界借鑒。

該案涉及了華為公司的一項LTE標準所“必要”的歐洲專利。華為承諾會基于FRAND條款授權(quán)給第三方。雙方經(jīng)過談判沒能達成FRAND授權(quán)協(xié)議，隨后華為公司在德國杜塞爾多夫地方法院對中興通訊提起侵權(quán)訴訟，并且尋求法院禁止中興通訊的任何后續(xù)侵權(quán)行為。中興通訊認為既然其已經(jīng)表示愿意成為被授權(quán)方，任何法院禁令都會造成華為公司濫用其市場優(yōu)勢地位。對于原告是否存在濫用其市場優(yōu)勢地位的問題，涉及如何理解適用歐盟反壟斷法中禁止濫用市場優(yōu)勢地位規(guī)定的問題，于是，德國杜塞爾多夫法院在審理該案件時，將這個問題提交給歐盟法院（其主要任務之一就是負責對歐盟法律）。

歐盟法院判決認為：如果標準必要專利持有人已經(jīng)同意對第三方根據(jù)FRAND條款授權(quán)，該標準必要專利持有人提起的侵權(quán)訴訟以及請求法院辦法禁令請求不構(gòu)成濫用市場優(yōu)勢地位，但是必需滿足以下條件：其一，在提出訴訟前，標準必要專利持有人必須已經(jīng)警告過被訴人侵權(quán)；其二，在被訴侵權(quán)人明確表明了愿意達成基于FRAND條款的授權(quán)協(xié)議后，標準必要專利持有人必須提出具體的、書面的授權(quán)協(xié)議要約。

盡管這個判決是從是否構(gòu)成“濫用市場優(yōu)勢地位”的反壟斷法視角做出的，但實際上明確了標準必要專利持有人和被訴侵權(quán)人（被許可方）在進行許可談判中各自的義務。對于標準必要專利持有人，根據(jù)該判決，要求其在提起侵權(quán)訴訟前，向被訴侵權(quán)人發(fā)出侵權(quán)警告，并說明專利侵權(quán)的具體方式，當被訴侵權(quán)人表達了愿意基于FRAND條款達成許可協(xié)議后，向被訴侵權(quán)人提供一份具體的書面許可要約，并對許可費率及計算方法進行說明。相應的，對于被訴侵權(quán)人（專利技術(shù)、標準技術(shù)的實施方），其負有“積極回應”標準必要專利持有人提出的要約的義務，要“依據(jù)行業(yè)內(nèi)公認的商業(yè)慣例及誠實信用”，及時回應 FRAND 許可條款提出具體的書面反要約。

由此可以得出，當標準必要專利持有人履行了上述義務，則表明其沒有過錯；而被許可方?jīng)]有認真答復該授權(quán)要約，并繼續(xù)實施納入標準的專利技術(shù)，則表明其具有明顯過錯。

因此筆者認為，標準必要專利持有人履行上述義務是請求法院頒發(fā)禁令的前提條件，否則，法院對頒發(fā)禁令的請求不予支持，只有在被控侵權(quán)方具有明顯過錯下，才滿足頒發(fā)禁令的實質(zhì)條件。