張耀東

（215163 國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作江蘇中心 江蘇 蘇州）

從審查角度簡析職務(wù)發(fā)明的歸屬

張耀東

（215163 國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作江蘇中心 江蘇 蘇州）

我國的《專利法》中明確了要采用職務(wù)發(fā)明制度，并對(duì)職務(wù)發(fā)明進(jìn)行了相應(yīng)規(guī)定，然而由于法律規(guī)定的較為概括，以及實(shí)際案件的復(fù)雜性，職務(wù)發(fā)明在實(shí)際的認(rèn)定中依然有諸多難點(diǎn)。本文中從專利申請(qǐng)中實(shí)質(zhì)審查的角度來入手，基于審查過程中對(duì)于發(fā)明貢獻(xiàn)的理解，判斷職務(wù)發(fā)明糾紛的相關(guān)當(dāng)事人對(duì)授權(quán)權(quán)利要求方案的貢獻(xiàn)，并基于基本的民法原則來給出相應(yīng)情況下的授權(quán)專利是否構(gòu)成職務(wù)發(fā)明及其專利權(quán)的歸屬的簡單建議。

職務(wù)發(fā)明；專利權(quán)；權(quán)利要求；權(quán)利歸屬

一、實(shí)際案件的問題

在A省出現(xiàn)一個(gè)關(guān)于專利權(quán)歸屬糾紛的案件（作者為行文需要，所提及的案件并非完全真實(shí)案例），案件的基本情況如下。

發(fā)明人W和用人單位C關(guān)于已授權(quán)專利P是否屬于職務(wù)發(fā)明的訴訟糾紛：發(fā)明人W在入用人單位C之前，有一個(gè)關(guān)于專利的構(gòu)思，并且將其發(fā)明內(nèi)容的整體思路已經(jīng)記載在一個(gè)完整的工藝流程圖上，隨后為了實(shí)現(xiàn)其工藝的工業(yè)化以創(chuàng)造效益，發(fā)明人W加入用人單位C，利用用人單位C的技術(shù)、設(shè)備對(duì)其構(gòu)思的技術(shù)進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)和實(shí)施，隨后發(fā)明人根據(jù)其之前的發(fā)明內(nèi)容結(jié)合在用工單位C中生產(chǎn)中獲得的實(shí)際數(shù)據(jù)，將其中生產(chǎn)實(shí)踐中獲得的數(shù)據(jù)列入實(shí)施例中，向?qū)＠痔岢霭l(fā)明專利申請(qǐng)，并獲得授權(quán)專利P。雙方之前并未對(duì)授權(quán)專利P的歸屬做出約定，用工單位C認(rèn)為授權(quán)專利P為職務(wù)發(fā)明，而歸用工單位所有，因此訴至法院要求予以確認(rèn)權(quán)利。

關(guān)于本案，從法律的角度最終要解決的問題是授權(quán)專利P是否屬于職務(wù)發(fā)明，及如何認(rèn)定專利權(quán)的歸屬。

二、職務(wù)發(fā)明的相關(guān)規(guī)定

職務(wù)發(fā)明、非職務(wù)發(fā)明是我國專利法中的特定用語。相關(guān)的法律、法規(guī)關(guān)于職務(wù)發(fā)明、非職務(wù)發(fā)明的規(guī)定有：

專利法第六條，執(zhí)行本單位的任務(wù)或者主要是利用本單位的物質(zhì)技術(shù)條件所完成的發(fā)明創(chuàng)造為職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造。職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造申請(qǐng)專利的權(quán)利屬于該單位；申請(qǐng)被批準(zhǔn)后，該單位為專利權(quán)人。非職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造，申請(qǐng)專利的權(quán)利屬于發(fā)明人或者設(shè)計(jì)人；申請(qǐng)被批準(zhǔn)后，該發(fā)明人或者設(shè)計(jì)人為專利權(quán)人。利用本單位的物質(zhì)技術(shù)條件所完成的發(fā)明創(chuàng)造，單位與發(fā)明人或者設(shè)計(jì)人訂有合同，對(duì)申請(qǐng)專利的權(quán)利和專利權(quán)的歸屬作出約定的，從其約定。

專利法實(shí)施細(xì)則第十二條，專利法第六條所稱執(zhí)行本單位的任務(wù)所完成的職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造，是指：

（1）在本職工作中作出的發(fā)明創(chuàng)造；

（2）履行本單位交付的本職工作之外的任務(wù)所作出的發(fā)明創(chuàng)造。

專利法第六條所稱本單位，包括臨時(shí)工作單位；專利法第六條所稱本單位的物質(zhì)技術(shù)條件，是指本單位的資金、設(shè)備、零部件、原材料或者不對(duì)外公開的技術(shù)資料等。

首先根據(jù)專利法第六條第3款的規(guī)定，用人單位和雇員可以進(jìn)行事前的約定，約定優(yōu)先是民法中自由原則的體現(xiàn)。

如果在事前的用工合同或是其他補(bǔ)充合同中針對(duì)某一專利的歸屬進(jìn)行了約定，就比較不容易產(chǎn)生糾紛。然而在實(shí)踐當(dāng)中，由于各方當(dāng)事人可能由于疏忽或是有一定的戰(zhàn)略考慮，類似于案例中沒有在預(yù)先進(jìn)行約定權(quán)利歸屬的情況也還大量存在，因此對(duì)于職務(wù)發(fā)明相關(guān)規(guī)定的理解和解讀是解決糾紛的關(guān)鍵。

針對(duì)未事前約定專利權(quán)歸屬的情況，要首先看看我國專利法的相關(guān)規(guī)定的變更過程。

2001年7月1日起實(shí)施的《專利法》是第二次修訂版，其中關(guān)于職務(wù)發(fā)明的判定及權(quán)利歸屬中，不僅明示了職務(wù)發(fā)明的定義，也將原來的“物質(zhì)條件”修改為“物質(zhì)技術(shù)條件”?！凹夹g(shù)”兩字的加入，表明職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造作出過程中所利用的單位的條件不僅包括物質(zhì)條件，也包括技術(shù)條件。

所謂的物質(zhì)技術(shù)條件包括物質(zhì)條件，也包括技術(shù)條件。所謂的物質(zhì)條件包括資金、設(shè)備、零部件等；所謂的技術(shù)條件包括單位擁有的不對(duì)外公開的情報(bào)和技術(shù)資料，如技術(shù)情報(bào)、技術(shù)檔案或設(shè)計(jì)圖紙等。相比而言，這一修改充分考慮到并說明了發(fā)明創(chuàng)造中創(chuàng)造性構(gòu)思的重要性。因此，技術(shù)條件對(duì)于發(fā)明創(chuàng)造的完成來說更重要[1]。

三、經(jīng)典案例借鑒

在上世紀(jì)90年代初，有一個(gè)比較受關(guān)注的“鉆孔壓漿成樁法”的專利權(quán)屬糾紛，歷經(jīng)“非職務(wù)—職務(wù)—共有—非職務(wù)”的多次改判的過程，最終由北京高院作出“非職務(wù)發(fā)明”的最終判決。其中判決理由中給出的幾個(gè)理由中：

（1）考慮了“鉆孔壓漿成樁法”技術(shù)方案的完成日期。

作為對(duì)專利申請(qǐng)的審查，應(yīng)當(dāng)按照先申請(qǐng)?jiān)瓌t，以申請(qǐng)日為準(zhǔn)。而判斷一項(xiàng)發(fā)明創(chuàng)造的權(quán)利歸屬，則應(yīng)考慮技術(shù)方案完成時(shí)間。技術(shù)方案完成日必定早于申請(qǐng)日，當(dāng)無法證明技術(shù)方案完成日時(shí)，才應(yīng)將申請(qǐng)日視為技術(shù)方案完成日。

當(dāng)然，確定技術(shù)方案完成日，還應(yīng)考慮它與申請(qǐng)專利的技術(shù)方案的關(guān)系，看兩者有無本質(zhì)區(qū)別。

如果兩者無本質(zhì)區(qū)別，判斷專利權(quán)的歸屬時(shí)，應(yīng)以申請(qǐng)專利的技術(shù)方案為判斷的依據(jù)。確定技術(shù)方案完成日之后，還要看是誰完成的這項(xiàng)技術(shù)方案，即誰對(duì)該技術(shù)方案的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)作出了創(chuàng)造性貢獻(xiàn)。從而依法認(rèn)定發(fā)明人的行為是職務(wù)行為，還是非職務(wù)行為，進(jìn)一步確定該發(fā)明是職務(wù)發(fā)明還是非職務(wù)發(fā)明?？梢姡_定技術(shù)方案完成日是判斷一項(xiàng)發(fā)明創(chuàng)造權(quán)歸屬的前提。

其中發(fā)明人在其申請(qǐng)的技術(shù)方案上雖然在數(shù)據(jù)上有所不同，但無本質(zhì)區(qū)別[2]。

（2）認(rèn)為發(fā)明人不是在履行本職工作中完成，也不是履行本單位交付的本職工作之外的任務(wù)。

（3）發(fā)明人在調(diào)離原單位1年后完成。

（4）發(fā)明的完成未利用本單位的物質(zhì)條件。

（5）專利權(quán)共有必須符合事實(shí)和法律規(guī)定。

四、審查角度看授權(quán)專利的實(shí)質(zhì)性貢獻(xiàn)

對(duì)于獲得授權(quán)的權(quán)利要求，其中最核心的就是權(quán)利要求本身的保護(hù)范圍。

由于實(shí)際的案件較為復(fù)雜，牽涉的因素較多，例如前述“鉆孔壓漿成樁法”的專利權(quán)屬糾紛中，其中所要考慮的因素非常復(fù)雜，涉及的具體需要舉證的項(xiàng)目也非常多，所有的舉證綜合起來才能得到一個(gè)蓋然性更高的結(jié)論。

因此本文為了方便表達(dá)觀點(diǎn)，將本案中的討論焦點(diǎn)只集中于專利審查中認(rèn)定授權(quán)權(quán)利要求和所針對(duì)的審查文本的認(rèn)定過程，其他的因素都不予考慮。

專利權(quán)授權(quán)后在專利局的實(shí)質(zhì)審查部門的流程基本上就結(jié)束了。一般來講，實(shí)質(zhì)審查部門已經(jīng)不能再對(duì)專利權(quán)具有影響，然而在一些特殊的情況下，例如在侵權(quán)、無效的過程中，可能需要對(duì)權(quán)利要求中的保護(hù)范圍進(jìn)行明確時(shí)候，還需要參考審查過程中的審查意見和申請(qǐng)人的具體答復(fù)內(nèi)容，來進(jìn)行確定。

且授權(quán)的權(quán)利要求的創(chuàng)造性判斷問題也是審查過程中的焦點(diǎn)，依據(jù)目前國內(nèi)的審查模式看，審查過程基本上都是依據(jù)《專利審查指南》中的“三步法”來判斷權(quán)利要求方案的創(chuàng)造性。

因此，專利審查中對(duì)授權(quán)權(quán)利要求的確定過程其實(shí)就在一定程度上體現(xiàn)出獲得發(fā)明授權(quán)的權(quán)利要求的具體實(shí)質(zhì)性貢獻(xiàn)內(nèi)容。

具體到開篇所提到的案例中，發(fā)明人W在進(jìn)入用人單位C之前已經(jīng)完成了除實(shí)施例中具體數(shù)據(jù)的所有內(nèi)容，即在技術(shù)方案的完成日之前，這些都已經(jīng)記載在其之前所持有的工藝流程圖中。具體的情況如下：

（1）如果授權(quán)的權(quán)利要求中根本不涉及任何與發(fā)明實(shí)施例中任何相關(guān)的數(shù)據(jù)內(nèi)容。

即其專利的創(chuàng)造性并不體現(xiàn)在其中所提供的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，相應(yīng)的工藝過程本身就具有創(chuàng)造性，即便沒有相應(yīng)的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，也同樣不能影響其具有創(chuàng)造性的判斷。

此種情況下，對(duì)于授權(quán)的權(quán)利要求的實(shí)質(zhì)性貢獻(xiàn)的部分就是發(fā)明人自己在所謂的技術(shù)方案完成日之前已經(jīng)做出的發(fā)明構(gòu)思，其中關(guān)于實(shí)施例中實(shí)驗(yàn)的具體數(shù)據(jù)對(duì)授權(quán)權(quán)利要求并沒有做出實(shí)質(zhì)性的貢獻(xiàn)。因此，應(yīng)當(dāng)認(rèn)為其授權(quán)的權(quán)利要求都是由發(fā)明人自己獨(dú)自做出的貢獻(xiàn)，與用人單位C沒有關(guān)系，且與其所從事的具體工作都不存在聯(lián)系。

（2）如果授權(quán)的權(quán)利要求中包含了實(shí)施例中所提供的相關(guān)數(shù)據(jù)，且其中從審查過程中看，是因?yàn)槠渲心承┨囟ǖ臄?shù)值或數(shù)據(jù)的限定而使權(quán)利要求的方案具備了新穎性和創(chuàng)造性。

在審查過程中，審查員根據(jù)自己所檢索到的對(duì)比文件，會(huì)從新確定權(quán)利要求要保護(hù)的技術(shù)方案實(shí)際所解決的技術(shù)問題和達(dá)到的技術(shù)效果，根據(jù)審查員檢索到的對(duì)比文件，原始申請(qǐng)文件中的權(quán)利要求可能已經(jīng)不具備新穎性或是創(chuàng)造性，申請(qǐng)人經(jīng)過修改，補(bǔ)入實(shí)施例中的某些具體的具有創(chuàng)造性的數(shù)值或數(shù)據(jù)后才使權(quán)利要求獲得新穎性、創(chuàng)造性，并進(jìn)而獲得專利授權(quán)。

此種情況下，對(duì)于授權(quán)的權(quán)利要求的實(shí)質(zhì)性貢獻(xiàn)的部分是發(fā)明人W在技術(shù)方案完成日之后，利用用人單位C的物質(zhì)技術(shù)條件，才得出相應(yīng)的具有創(chuàng)造性的技術(shù)方案。

（3）如果授權(quán)的權(quán)利要求中包含了實(shí)施例中所提供的相關(guān)數(shù)據(jù)，且從審查過程中看，并沒有因其中特定的數(shù)值或數(shù)據(jù)的限定而使權(quán)利要求的方案具備了創(chuàng)造性：

此授權(quán)的技術(shù)方案中包含了實(shí)施例中的數(shù)值或是數(shù)據(jù)，且已經(jīng)授權(quán)的權(quán)利要求的方案作為一個(gè)完整的整體是不能分割開的，且其獲得相應(yīng)的數(shù)值或是數(shù)據(jù)也是在用人單位C提供的物質(zhì)技術(shù)條件之后才得到的。此種情況下，對(duì)于整體的授權(quán)權(quán)利要求的實(shí)質(zhì)性貢獻(xiàn)的部分中既有發(fā)明人W在技術(shù)方案完成日之前的構(gòu)思，也利用用人單位C的物質(zhì)技術(shù)條件，才得出完整的具有創(chuàng)造性的技術(shù)方案。

五、專利權(quán)歸屬的討論

根據(jù)前述討論的三種情況：

（1）中情況下，授權(quán)的權(quán)利要求都是發(fā)明人自己獨(dú)自作出的貢獻(xiàn)，與用人單位沒有關(guān)系，不屬于職務(wù)發(fā)明，發(fā)明人應(yīng)當(dāng)獲得專利權(quán)；

（2）中情況下，由于申請(qǐng)人所構(gòu)思的部分已經(jīng)是存在于現(xiàn)有技術(shù)中，真正具有創(chuàng)造性的內(nèi)容是依靠用人單位的物質(zhì)技術(shù)條件所得，顯然屬于職務(wù)發(fā)明，用人單位應(yīng)當(dāng)獲得專利權(quán)；

（3）中情況下，其實(shí)發(fā)明人進(jìn)入公司前的構(gòu)思方案和用人單位之間都對(duì)整個(gè)完整的授權(quán)方案有貢獻(xiàn)，不應(yīng)簡單的認(rèn)定為屬于職務(wù)發(fā)明或非職務(wù)發(fā)明。

在我國專利法和技術(shù)合同法中的規(guī)定，人們普遍認(rèn)為：以發(fā)明完成的過程和發(fā)明完成所依賴的條件來衡量，發(fā)明分為職務(wù)發(fā)明和非職務(wù)發(fā)明兩種。凡依法不屬于職務(wù)發(fā)明的發(fā)明，就應(yīng)歸入非職務(wù)發(fā)明的范疇。

對(duì)于這種不宜簡單認(rèn)定的情況，有學(xué)者提出了所謂“灰色區(qū)域”發(fā)明。一種既不宜歸入職務(wù)發(fā)明類，也不宜歸入非職務(wù)發(fā)明類的發(fā)明。（3）中“灰色區(qū)域”的情況，目前國外的立法中，具有幾類處理方式：

（1）產(chǎn)權(quán)屬于發(fā)明人，單位享有普通實(shí)施權(quán)。例如日本專利法第35條規(guī)定：工作人員完成的屬于單位(使用部門)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的發(fā)明，或出自于工作人員在單位的現(xiàn)在或過去職務(wù)而完成的發(fā)明是職務(wù)發(fā)明。對(duì)于職務(wù)發(fā)明，取得職務(wù)發(fā)明專利的權(quán)利屬于工作人員，單位僅有該專利的普通實(shí)施權(quán)或依合同預(yù)先就該職務(wù)發(fā)明的歸屬或獨(dú)占實(shí)施權(quán)達(dá)成協(xié)議。

（2）將灰色區(qū)域發(fā)明歸入了非職務(wù)發(fā)明范疇，但規(guī)定單位有權(quán)將該發(fā)明的工業(yè)產(chǎn)權(quán)歸為己有，或者要求享受部分乃至全部該發(fā)明的專利權(quán)。

例如法國專利法第3條規(guī)定：在雇員的工作合同中包括有發(fā)明任務(wù)，且雇員的職務(wù)與該發(fā)明任務(wù)相符的情況下，雇員在執(zhí)行該工作合同中所作出的發(fā)明歸雇主所有;雇員從事明確委托給他的設(shè)計(jì)或研究工作所做出的發(fā)明也歸雇主所有……上述規(guī)定外的一切發(fā)明歸雇員所有。但當(dāng)雇員發(fā)明是在完成本職工作過程中，或在企業(yè)活動(dòng)范圍內(nèi)作出，或由于考察或使用了企業(yè)專有的技術(shù)、設(shè)備、資料等時(shí)，雇主按行政法院法令規(guī)定的條件期限，有權(quán)將該發(fā)明的工業(yè)產(chǎn)權(quán)歸為己有，或者享受部分乃至全部保護(hù)雇員發(fā)明的專利權(quán)。雇員有權(quán)獲得合理報(bào)酬。

（3）規(guī)定應(yīng)由單位和職工共享灰色區(qū)域發(fā)明的專利權(quán)。例知巴西工業(yè)產(chǎn)權(quán)法第42條規(guī)定：在沒有相反規(guī)定的情況下，受雇人或受托人完成的發(fā)明成改進(jìn)是由于作者的個(gè)人貢從和雇傭人的資金、數(shù)據(jù)，工具、材料、裝置或設(shè)備共同產(chǎn)生的，應(yīng)由雙方同等地共有：雇傭人應(yīng)有取得專屬的利用許可證的權(quán)利，受雇人或受托人應(yīng)有取得固定報(bào)酬的權(quán)利[3]。

以上的三種立法模式都承認(rèn)灰色區(qū)域發(fā)明的存在和進(jìn)行相應(yīng)的權(quán)利分配，對(duì)于我們的實(shí)踐中也有一定的參考意義，可以在實(shí)踐中靈活使用。

六、結(jié)語

基于現(xiàn)行法規(guī)中職務(wù)發(fā)明的規(guī)定，的確還有許多有待解決和需要細(xì)化解釋的地方，對(duì)于一個(gè)實(shí)際案件的判斷需要從各個(gè)方面進(jìn)行綜合考量，由于作者水平所限，難免有偏頗之處，但希望提出一種不同的角度來供大家參考。

[1]沈娟.對(duì)職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造問題的幾點(diǎn)思考.當(dāng)代經(jīng)濟(jì),2011(8):138-139.

[2]易言.“鉆孔壓漿成樁法”為什么被判定為非職務(wù)發(fā)明專利.知識(shí)產(chǎn)權(quán),1992(10):26-28.

[3]文希凱.對(duì)灰色區(qū)域發(fā)明及其歸屬的探討.中國法學(xué),1990-(5):100-104.