實質(zhì)審查中關(guān)于公知常識的認(rèn)定及舉證的幾點思考

李春雨 高玉江

國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作天津中心，天津 300300

公知常識是審查實踐中，特別是創(chuàng)造性判斷時經(jīng)常使用的概念，也是審查員與申請人、專利權(quán)人、無效請求人爭論的焦點。我國《專利法》[1]、《專利法實施細(xì)則》[2]、《專利審查指南》[3]均未對公知常識明確定義，容易導(dǎo)致審查員對公知常識的性質(zhì)、涵蓋的范圍在認(rèn)識和理解上存在差異，從而造成認(rèn)定公知常識客觀性不夠、主觀隨意，舉證不足、說理不充分，容易導(dǎo)致通知書和駁回決定中存在公知常識使用不當(dāng)?shù)默F(xiàn)象。因此，如何認(rèn)定及采用何種方式對公知常識進(jìn)行舉證，對專利審查具有重要意義。

一、公知常識的范圍和性質(zhì)

我國《專利法》中對公知常識沒有進(jìn)行明確定義，主要在《專利審查指南》實質(zhì)審查部分的創(chuàng)造性突出的實質(zhì)性特點的判斷，以及復(fù)審與無效請求的審查部分的前置審查意見中提及到公知常識的內(nèi)容，可以概括為“本領(lǐng)域中解決該技術(shù)問題的慣用手段，或教科書或者工具書中披露的解決該技術(shù)問題的技術(shù)手段”、“公知常識性證據(jù)包括技術(shù)詞典、技術(shù)手冊、教科書等”。為了進(jìn)一步利于審查實踐，《審查操作規(guī)程》[4]補(bǔ)充了公知常識還包括“教科書、工具書中為解決相關(guān)技術(shù)問題而引用的其他文獻(xiàn)披露的內(nèi)容”。我國對于“公知常識”這一概念是采用了列舉非窮舉的方式進(jìn)行定義。

根據(jù)上述記載的內(nèi)容可知，公知常識具有以下性質(zhì)：僅限于某一技術(shù)領(lǐng)域范圍內(nèi)；僅限于一定時間范圍內(nèi)；判斷主體為所屬領(lǐng)域技術(shù)人員。判斷公知常識時，不能孤立地看公知常識本身，以其技術(shù)原理被廣泛知曉而一概認(rèn)定其為公知常識，而應(yīng)當(dāng)從本領(lǐng)域技術(shù)人員的角度出發(fā)，關(guān)注其所應(yīng)用的技術(shù)領(lǐng)域，并考察其所要解決的技術(shù)問題、產(chǎn)生的技術(shù)效果以及該特征與其他特征的協(xié)同作用，還要兼顧技術(shù)方案所屬或者直接應(yīng)用的具體技術(shù)領(lǐng)域和功能領(lǐng)域。公知常識的時間性體現(xiàn)在其應(yīng)當(dāng)是現(xiàn)有技術(shù)，即申請日或優(yōu)先權(quán)日之前。在審查實踐中，如果以審查當(dāng)時的現(xiàn)有技術(shù)現(xiàn)狀作為依據(jù)進(jìn)行判斷，極易出現(xiàn)公知常識濫用的問題，尤其對于技術(shù)發(fā)展速度極快的技術(shù)領(lǐng)域，如計算機(jī)、通信等領(lǐng)域，這樣的審查對于專利權(quán)保護(hù)的傷害是極大的。

二、公知常識的認(rèn)定和舉證

為保證客觀、準(zhǔn)確地進(jìn)行公知常識認(rèn)定，審查員應(yīng)當(dāng)先通過檢索現(xiàn)有技術(shù)、查詢生產(chǎn)生活實際應(yīng)用中的事例或咨詢有關(guān)專家等方式進(jìn)行自由心證，再進(jìn)行公知常識認(rèn)定，不能在沒有任何客觀依據(jù)的情況下，主觀、隨意地進(jìn)行認(rèn)定。

關(guān)于公知常識的舉證，《專利審查指南》實質(zhì)審查部分的審查意見通知書正文中規(guī)定：“審查員在審查意見通知書中引用的公知常識應(yīng)當(dāng)是確鑿的，如果申請人對審查員引用的公知常識提出異議，審查員應(yīng)當(dāng)能夠說明理由或提供相應(yīng)的證據(jù)予以證明”。在具體審查實踐中，要兼顧公平公正和行政效率，樹立證據(jù)意識，對于能給出書面公知常識證據(jù)的，要優(yōu)先給出相關(guān)證據(jù)，對于為廣大公眾知曉的事實則可以不進(jìn)行舉證。不論是否舉證公知常識證據(jù)，不論申請人是否提出異議，有關(guān)公知常識的說理都是必要的和重要的，僅采用說理的情況下，更應(yīng)注意說理的充分性和邏輯性。此外，當(dāng)發(fā)明所屬的技術(shù)領(lǐng)域為技術(shù)發(fā)展速度極快的技術(shù)領(lǐng)域，如計算機(jī)、通信等領(lǐng)域，教科書和工具書的更新收錄速度跟不上其發(fā)展速度時，如果該項技術(shù)被多篇專利文獻(xiàn)或科學(xué)出版物等公開，表明了該技術(shù)已被廣泛關(guān)注進(jìn)而廣泛熟知，可以在一定程度上表明該技術(shù)已由一項現(xiàn)有技術(shù)改變?yōu)橐豁椆ＷR。此外，在不需要進(jìn)行舉證或無法提供公知常識的相關(guān)書證的情況下，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行充分說理。

三、總結(jié)

在發(fā)明專利的實質(zhì)審查中，正確認(rèn)定公知常識，尋找包括公知常識性證據(jù)在內(nèi)與申請相關(guān)的所有證據(jù)，對公知常識事實進(jìn)行舉證或進(jìn)行必要的充分說理，可以避免因公知常識濫用造成的審查結(jié)果不準(zhǔn)確甚至不正確、整體審查周期延長的問題，提高審查效率及審查質(zhì)量，保證社會滿意度。