孟杰雄

一、引 言

創(chuàng)造性是授予發(fā)明專利權(quán)的必要條件之一。一旦發(fā)明具有新穎性，審查員緊接著就會(huì)判斷發(fā)明相對(duì)于最接近的現(xiàn)有技術(shù)是否具有創(chuàng)造性，尤其是判斷發(fā)明是否具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)。為此，《專利審查指南》（2010版）建議審查員采用所謂的“三步法”來執(zhí)行這一判斷。具體地，在分析出發(fā)明與最接近的現(xiàn)有技術(shù)相比有哪些區(qū)別特征之后，確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題，由此判斷發(fā)明對(duì)本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是否顯而易見。有時(shí)候，發(fā)明相對(duì)于最接近的現(xiàn)有技術(shù)具有的區(qū)別特征可能不止一個(gè)。在這種情況下，有些審查員會(huì)為各個(gè)區(qū)別特征設(shè)立各自不同的部分技術(shù)問題，進(jìn)而分別針對(duì)各個(gè)部分技術(shù)問題評(píng)述對(duì)應(yīng)的區(qū)別特征不具備創(chuàng)造性。然而，審查員的這種評(píng)價(jià)方式到底是評(píng)價(jià)整個(gè)技術(shù)方案是否具備創(chuàng)造性，還是評(píng)價(jià)某一區(qū)別特征自身是否具備創(chuàng)造性呢？或者，針對(duì)發(fā)明具有兩個(gè)或更多區(qū)別特征的情況，到底是否應(yīng)該設(shè)立不同的部分技術(shù)問題呢？本文就這方面展開論述。

二、審查規(guī)程的相關(guān)規(guī)定

根據(jù)《專利審查指南》（2010版）第二部分第4章3.2.1.1節(jié)，判斷發(fā)明是否具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)，建議采用所謂的“三步法”，其中的第二步為確定發(fā)明的區(qū)別特征和發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題。這實(shí)際涉及兩方面內(nèi)容：首先應(yīng)當(dāng)分析要求保護(hù)的發(fā)明與最接近的現(xiàn)有技術(shù)相比有哪些區(qū)別特征，然后根據(jù)該區(qū)別特征所能達(dá)到的技術(shù)效果確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題。從這個(gè)意義上說，發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題，是指為獲得更好的技術(shù)效果而需對(duì)最接近的現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行改進(jìn)的技術(shù)任務(wù)。

《審查操作規(guī)程·實(shí)質(zhì)審查分冊(cè)》第4章第1.2節(jié)指出，在確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)之后，需要根據(jù)最接近的現(xiàn)有技術(shù)來確定發(fā)明的區(qū)別特征，再根據(jù)這些區(qū)別特征來確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題，即《專利審查指南》（2010版）中所稱的“發(fā)明所解決的技術(shù)問題”。

然而，不論是《專利審查指南》（2010版）還是《審查操作規(guī)程·實(shí)質(zhì)審查分冊(cè)》都未明確規(guī)定針對(duì)發(fā)明具有多個(gè)區(qū)別特征的情況是否一定需要分別確定各自不同的部分技術(shù)問題。這也造成了審查員在審查實(shí)踐中沒有統(tǒng)一的操作標(biāo)準(zhǔn)。

與《專利審查指南》（2010版）在創(chuàng)造性審查中采用的“三步法”類似，《歐洲專利局審查指南》在評(píng)價(jià)創(chuàng)造性時(shí)建議采用“問題—解決方案的方式（problem-and- solution approach）”，其中的第二步也需要以最接近的現(xiàn)有技術(shù)為基礎(chǔ)建立一個(gè)有待解決的“客觀技術(shù)問題”。具體地，《歐洲專利局審查指南》第G部分第VII章創(chuàng)造性第5.2節(jié)就“制定客觀的技術(shù)問題”有如下描述：有時(shí)，客觀的技術(shù)問題可以是多個(gè)“部分問題”的集合，其條件是：所有的區(qū)別特征組合起來無法實(shí)現(xiàn)共同的技術(shù)效果，相反不同組的區(qū)別特征獨(dú)立地解決了不同的部分技術(shù)問題。

《歐洲上訴委員會(huì)案例法》第一部分可專利性第4章創(chuàng)造性第4.3.3節(jié)還談?wù)摿肆硪环N需要制定部分技術(shù)問題的情形——缺乏單一性。在T 314/99的案件中，權(quán)利要求1所涉及的三個(gè)不同實(shí)施例不屬于同一個(gè)總體發(fā)明構(gòu)思（1973年EPC第82條）。根據(jù)G 1/91（OJ 1992253），缺乏單一性在異議（或異議訴訟）程序中不是問題。在該案件中，委員會(huì)指出，缺乏單一性導(dǎo)致技術(shù)問題的不同方面分別適用于三種不同實(shí)施方案；而在該權(quán)利要求所限定的不同實(shí)施方案之間出現(xiàn)概念不一致的情況下，這可能需要制定相應(yīng)的多個(gè)部分技術(shù)問題，進(jìn)而必須分別評(píng)價(jià)各個(gè)方案的創(chuàng)造性。

也就是說，如果發(fā)明具有多個(gè)區(qū)別特征且審查員分別針對(duì)各組區(qū)別特征制定了不同的部分技術(shù)問題，那么表明這些區(qū)別特征無法組合起來解決相同的技術(shù)問題，實(shí)現(xiàn)共同的技術(shù)效果；或者這些區(qū)別特征針對(duì)的不同實(shí)施方案缺乏單一性。簡(jiǎn)言之，只有當(dāng)權(quán)利要求所限定的技術(shù)方案實(shí)為多個(gè)方案的組合時(shí)，才需要分別針對(duì)各個(gè)方案制定各自的部分技術(shù)問題。在這種情況下，仍然是要評(píng)價(jià)各個(gè)（獨(dú)立的）方案整體的創(chuàng)造性。

下面，筆者結(jié)合具體案例進(jìn)行這方面的討論。

三、案例分析

該發(fā)明涉及醫(yī)學(xué)圖像的處理領(lǐng)域，具體涉及一種用于對(duì)存儲(chǔ)的圖像進(jìn)行排序的裝置。

權(quán)利要求1限定了如下技術(shù)方案：

1.一種用于對(duì)存儲(chǔ)的圖像進(jìn)行排序的裝置，包括：

（A）成像部件，其用于采集醫(yī)學(xué)圖像；

（B）存儲(chǔ)部件，其用于將所述醫(yī)學(xué)圖像存儲(chǔ)在堆棧中，所述堆棧具有起始部分和末端部分；

（C）分類部件，其用于利用所述醫(yī)學(xué)圖像的機(jī)器定義的元信息來對(duì)所述堆棧中的所述醫(yī)學(xué)圖像進(jìn)行分類；以及

（D）接口，其用于讀取經(jīng)排序的堆棧，

（E）其特征在于：所述裝置包括用戶接口，該用戶接口用于輸入涉及所述醫(yī)學(xué)圖像的機(jī)器定義的元信息的用戶元信息。

審查員引用對(duì)比文件1作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)來評(píng)述發(fā)明的創(chuàng)造性。具體地，審查員認(rèn)為對(duì)比文件1公開了一種掛片協(xié)議顯示系統(tǒng)，其包括用于生成醫(yī)療圖像的器械、用于存儲(chǔ)該醫(yī)療圖像的圖像服務(wù)器以及用戶工作站。據(jù)此，權(quán)利要求1與對(duì)比文件1的區(qū)別特征是：（1）權(quán)利要求1中的分類部件利用所述醫(yī)學(xué)圖像的機(jī)器定義的元信息來對(duì)所述堆棧中的所述醫(yī)學(xué)圖像進(jìn)行分類（技術(shù)特征C）；（2）權(quán)利要求1中的存儲(chǔ)部件使用的是具有起始部分和末端部分的堆棧，且該堆棧可以進(jìn)行排序并被接口讀?。?，技術(shù)特征B和D）；以及（3）權(quán)利要求1中的用戶接口用于輸入涉及所述醫(yī)學(xué)圖像的機(jī)器定義的元信息的用戶元信息（即，技術(shù)特征E）。緊接著，審查員認(rèn)為發(fā)明實(shí)際解決的（部分）技術(shù)問題是：（1）便于圖像分類；（2）便于用戶的閱讀瀏覽；（3）實(shí)現(xiàn)人機(jī)交互。

下面，筆者希望通過借鑒歐洲專利審查的上述指導(dǎo)原則，來分析針對(duì)審查員認(rèn)可的上述區(qū)別特征是否需要分別設(shè)立不同的部分技術(shù)問題。

根據(jù)該發(fā)明的說明書，分類部件能夠?qū)D像進(jìn)行排序從而保留臨床邏輯順序。有利的是改變所存儲(chǔ)的圖像的順序，因?yàn)楫?dāng)圖像被以臨床邏輯順序發(fā)送到PACS時(shí)，不需要特殊的軟件來以臨床邏輯順序觀察來自PACS的圖像。用戶接口允許用戶在用戶元信息中定義特定掃描對(duì)診斷學(xué)是最重要的。然后，這一用戶定義的元信息涉及圖像的機(jī)器定義的元信息并且將這一特定掃描定義為對(duì)診斷是最重要的。這是有利的，因?yàn)橛脩裟軌驅(qū)⒅辽僖粋€(gè)圖像組定義為比至少另一個(gè)圖像組更重要，因而，打開數(shù)據(jù)的醫(yī)生直接看到最重要的圖像組而不是首先采集的概覽圖像。

也就是說，權(quán)利要求1的上述區(qū)別技術(shù)特征B-E連同技術(shù)特征A一起實(shí)現(xiàn)了如下目的：將具有低圖像質(zhì)量或者與醫(yī)學(xué)診斷相關(guān)性較低的概覽圖像、參考圖像和其他圖像移動(dòng)到與醫(yī)學(xué)診斷相關(guān)性較高的圖像之后，以便當(dāng)醫(yī)生打開文件時(shí)首先顯示相關(guān)性高的圖像。簡(jiǎn)言之，權(quán)利要求1的所有技術(shù)特征相互關(guān)聯(lián)、相互作用，共同實(shí)現(xiàn)了對(duì)所存儲(chǔ)圖像的排序。因此，所有的區(qū)別技術(shù)特征B-E（甚至技術(shù)特征A）組合起來實(shí)現(xiàn)了共同的技術(shù)效果，解決了同一技術(shù)問題；而不是像審查員所認(rèn)為的那樣，區(qū)別特征（1）-（3）分別解決了三個(gè)不同的部分技術(shù)問題：（1）便于圖像分類；（2）便于用戶的閱讀瀏覽；（3）實(shí)現(xiàn)人機(jī)交互。相應(yīng)地，針對(duì)實(shí)現(xiàn)了共同技術(shù)效果的相互關(guān)聯(lián)的區(qū)別特征（1）-（3）分別設(shè)立三個(gè)不同的部分技術(shù)問題是不合理的。相反，考慮到所有區(qū)別技術(shù)特征B-E在整個(gè)技術(shù)方案中所起的技術(shù)效果，發(fā)明實(shí)際要解決的技術(shù)問題可以是如何提高醫(yī)學(xué)診斷效率。

此外，在審查意見通知書中，審查員進(jìn)一步評(píng)述，各個(gè)區(qū)別特征在解決各自的部分技術(shù)問題時(shí)要么存在其他對(duì)比文件給出的啟示要么屬于本領(lǐng)域技術(shù)人員的常用技術(shù)手段?？上攵?，與審查員認(rèn)為的上述三個(gè)部分技術(shù)問題相比，針對(duì)“如何提高醫(yī)學(xué)診斷效率”這一技術(shù)問題來整體評(píng)價(jià)包括區(qū)別特征（1）-（3）的技術(shù)方案，勢(shì)必會(huì)得到截然不同的結(jié)論。

事實(shí)上，《專利審查指南》（2010版）第二部分第四章第6.4節(jié)鄭重強(qiáng)調(diào)“發(fā)明是否具備創(chuàng)造性是針對(duì)要求保護(hù)的發(fā)明而言的，因此，對(duì)發(fā)明創(chuàng)造性的評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)針對(duì)權(quán)利要求限定的技術(shù)方案進(jìn)行。……創(chuàng)造性的判斷，應(yīng)當(dāng)針對(duì)權(quán)利要求限定的技術(shù)方案整體進(jìn)行評(píng)價(jià)，即評(píng)價(jià)技術(shù)方案是否具備創(chuàng)造性，而不是評(píng)價(jià)某一技術(shù)特征是否具備創(chuàng)造性?！?/p>

具體地，不考慮區(qū)別特征在整個(gè)發(fā)明中與其他技術(shù)特征之間的相互作用，就容易將技術(shù)問題局限于區(qū)別特征本身固有的功能或效果，進(jìn)而容易對(duì)發(fā)明的創(chuàng)造性估計(jì)偏低。例如，審查員認(rèn)可的區(qū)別特征（1）為權(quán)利要求1中的分類部件“其利用所述醫(yī)學(xué)圖像的機(jī)器定義的元信息來對(duì)所述堆棧中的所述醫(yī)學(xué)圖像進(jìn)行分類”。由于所述分類部件本身固有的功能就是圖像分類，因此審查員針對(duì)該區(qū)別特征定義的第（1）部分技術(shù)問題為“便于圖像分類”。這樣做忽視了為什么要對(duì)堆棧中的醫(yī)學(xué)圖像進(jìn)行分類的進(jìn)一步考量。

又例如，審查員針對(duì)區(qū)別特征（3）——權(quán)利要求1中的用戶接口，定義的第（3）部分技術(shù)問題為“實(shí)現(xiàn)人機(jī)交互”。后續(xù)審查員針對(duì)區(qū)別特征（3）的創(chuàng)造性評(píng)述為：“在用戶接口提供輸入手段以實(shí)現(xiàn)人機(jī)交互是本領(lǐng)域技術(shù)人員的常用手段，從而具體地輸入涉及所述圖像的所述機(jī)器定義的元信息的用戶元信息，也是本領(lǐng)域技術(shù)人員的常用技術(shù)手段，屬于本領(lǐng)域的公知常識(shí)”。因而，當(dāng)審查員局限于某一區(qū)別特征本身固有的功能來設(shè)立部分技術(shù)問題，并單獨(dú)評(píng)價(jià)該區(qū)別特征自身是否具備創(chuàng)造性時(shí)，難免成為“事后諸葛亮”，同時(shí)明顯背離了技術(shù)方案的整體評(píng)價(jià)原則。

四、《歐洲專利局審查指南》中技術(shù)問題的制定示例

以下是《歐洲專利局審查指南》中的一個(gè)制定技術(shù)問題的示例。

權(quán)利要求1：

一種用于通過數(shù)據(jù)連接向遠(yuǎn)程客戶端傳送廣播媒體信道的系統(tǒng)，所述系統(tǒng)包括：

（a）用于存儲(chǔ)所述遠(yuǎn)程客戶端的標(biāo)識(shí)符以及到所述遠(yuǎn)程客戶端的所述數(shù)據(jù)連接的可用數(shù)據(jù)速率的指示的單元，所述可用數(shù)據(jù)速率低于到所述遠(yuǎn)程客戶端的所述數(shù)據(jù)連接的最大數(shù)據(jù)速率；

（b）用于基于所述數(shù)據(jù)連接的所述可用數(shù)據(jù)速率的所述指示來確定數(shù)據(jù)要被發(fā)送的速率的單元；

（c）用于以確定的速率向所述遠(yuǎn)程客戶端傳輸數(shù)據(jù)的單元。

對(duì)比文件1作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)，公開了一種用于通過xDSL連接向訂戶的機(jī)頂盒廣播視頻的系統(tǒng)。該系統(tǒng)包括數(shù)據(jù)庫，所述數(shù)據(jù)庫存儲(chǔ)訂戶的計(jì)算機(jī)的標(biāo)識(shí)符以及與其相關(guān)聯(lián)到每個(gè)訂戶的計(jì)算機(jī)的數(shù)據(jù)連接的最大數(shù)據(jù)速率的指示。該系統(tǒng)還包括用于以所述計(jì)算機(jī)存儲(chǔ)的最大數(shù)據(jù)速率將視頻發(fā)送給訂戶計(jì)算機(jī)的單元。

權(quán)利要求1相對(duì)于對(duì)比文件1具有的區(qū)別特征是：

（1）存儲(chǔ)到所述遠(yuǎn)程客戶端的所述數(shù)據(jù)連接的可用數(shù)據(jù)速率的指示，所述可用數(shù)據(jù)速率低于到所述遠(yuǎn)程客戶端的所述數(shù)據(jù)連接的最大數(shù)據(jù)速率。

（2）使用所述可用數(shù)據(jù)速率來確定將數(shù)據(jù)發(fā)送到所述遠(yuǎn)程客戶端的速率（而不是像在對(duì)比文件1中那樣以所述遠(yuǎn)程客戶端存儲(chǔ)的最大數(shù)據(jù)速率發(fā)送數(shù)據(jù)）。

從該權(quán)利要求中看不出使用低于到遠(yuǎn)程客戶端的數(shù)據(jù)連接的最大數(shù)據(jù)速率的“可用數(shù)據(jù)速率”的目的。因此，需要考慮說明書公開的相關(guān)內(nèi)容。說明書解釋到，提供允許客戶從若干服務(wù)等級(jí)中進(jìn)行選擇的定價(jià)模型，每個(gè)服務(wù)等級(jí)對(duì)應(yīng)于具有不同價(jià)格的可用數(shù)據(jù)速率選項(xiàng)。用戶可以選擇低于其連接可能的最大數(shù)據(jù)速率的可用數(shù)據(jù)速率，以便支付更少的費(fèi)用。因此，使用低于最大數(shù)據(jù)速率的可用數(shù)據(jù)速率以連接到遠(yuǎn)程客戶端實(shí)現(xiàn)了允許客戶根據(jù)該定價(jià)模型選擇數(shù)據(jù)速率服務(wù)等級(jí)的目的。這不是一個(gè)技術(shù)目的，而是一個(gè)財(cái)務(wù)、行政或商業(yè)性質(zhì)的目標(biāo)。存儲(chǔ)可用數(shù)據(jù)速率并使用它來確定數(shù)據(jù)傳輸速率的特征具有實(shí)現(xiàn)這個(gè)非技術(shù)目標(biāo)的技術(shù)效果。

因此，發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題可以被定義為如何在對(duì)比文件1的系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)一個(gè)允許客戶選擇數(shù)據(jù)速率服務(wù)水平的定價(jià)模型。

創(chuàng)造性評(píng)價(jià)：鑒于根據(jù)定價(jià)模型選擇數(shù)據(jù)速率服務(wù)等級(jí)這一任務(wù)，對(duì)于本領(lǐng)域技術(shù)人員顯而易見的是，由訂戶購買的數(shù)據(jù)速率（即權(quán)利要求1的“可用數(shù)據(jù)速率”），其只能低于或等于到訂戶計(jì)算機(jī)（即權(quán)利要求1的“遠(yuǎn)程客戶”）的數(shù)據(jù)連接的最大數(shù)據(jù)速率，必須為每個(gè)訂戶存儲(chǔ)并由系統(tǒng)確定向訂戶發(fā)送數(shù)據(jù)的速率。因此，該權(quán)利要求不具有創(chuàng)造性。

這個(gè)示例說明了涉及技術(shù)和非技術(shù)特征的復(fù)雜組合的權(quán)利要求。在與對(duì)比文件1進(jìn)行比較之后，詳細(xì)分析發(fā)明相對(duì)于對(duì)比文件1具有貢獻(xiàn)的技術(shù)性。分析表明：區(qū)別特征解決了一個(gè)非技術(shù)性的目標(biāo)。這個(gè)非技術(shù)目標(biāo)可以被納入技術(shù)問題的制定中。

五、總 結(jié)

大部分發(fā)明建立在現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上，要么通過增加新的特征或元件，要么通過以新穎的方式組合已知的特征或元件。因此，相對(duì)于審查員引用的最接近現(xiàn)有技術(shù)，發(fā)明很有可能具有一個(gè)以上的區(qū)別特征。在確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題時(shí)，分析兩個(gè)或更多區(qū)別特征之間的相互關(guān)聯(lián)以及所有這些區(qū)別特征（連同其他特征）在整個(gè)技術(shù)方案中所能達(dá)到的技術(shù)效果，才能保證技術(shù)方案的整體評(píng)價(jià)。

只有所有區(qū)別特征組合起來無法實(shí)現(xiàn)共同的技術(shù)效果，或者這些區(qū)別特征對(duì)應(yīng)的方案缺乏單一性，才需要不同的部分技術(shù)問題。在這種情況下，仍然需要評(píng)價(jià)每個(gè)部分方案的創(chuàng)造性。只有所有部分方案都不具備創(chuàng)造性時(shí)，才能認(rèn)定整個(gè)技術(shù)方案相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)不具備創(chuàng)造性。