李 揚

FRAND劫持及其法律對策

李 揚

FRAND劫持是指SEP實施者不正當(dāng)利用FRAND的不確定性反向劫持SEP權(quán)利人的現(xiàn)象；FRAND劫持嚴重阻礙技術(shù)創(chuàng)新、專利標(biāo)準(zhǔn)化進程，損害消費者利益；過度夸大專利劫持的威脅、FRAND本身的不確定性和模糊性、過分強調(diào)否定SEP權(quán)利人尋求禁令救濟的權(quán)利、SEP權(quán)利人和標(biāo)準(zhǔn)實施者之間信息不對稱等四個原因造成了FRAND劫持現(xiàn)象；為了消除FRAND劫持現(xiàn)象，一是應(yīng)當(dāng)解決何種情況下允許SEP權(quán)利人行使禁令救濟權(quán)的問題，二是必須解決如何確定FRAND費率的問題。可以在借鑒歐洲法院關(guān)于SEP禁令爭議程序規(guī)則經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，設(shè)計一套面向程序正義的“通知”和“反通知”規(guī)則，同時解決這兩個問題。

FRAND; FRAND劫持; 禁令救濟; 通知和反通知

由于專利技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化對標(biāo)準(zhǔn)實施者產(chǎn)生鎖定效應(yīng)[1](P1991-2049)[2](P319-346)，使專利權(quán)人短期內(nèi)能夠迅速占領(lǐng)相關(guān)市場獲得市場優(yōu)勢地位，近年來備受谷歌、蘋果、微軟、三星、華為、中興等全球頂級創(chuàng)新企業(yè)的青睞，并成為這些企業(yè)爭奪全球市場的制高點。不管專利技術(shù)被納入事實標(biāo)準(zhǔn)還是法定標(biāo)準(zhǔn)*事實標(biāo)準(zhǔn)是市場主體通過公平競爭自然形成的標(biāo)準(zhǔn)。法定標(biāo)準(zhǔn)是政府或者政府授權(quán)的組織制定的標(biāo)準(zhǔn)。2015年3月11日國務(wù)院下發(fā)的《關(guān)于印發(fā)深化標(biāo)準(zhǔn)化工作改革方案的通知》將政府主導(dǎo)的標(biāo)準(zhǔn)分為四類，即強制性國家標(biāo)準(zhǔn)和推薦性國家標(biāo)準(zhǔn)，推薦性行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，推薦性地方標(biāo)準(zhǔn)，團體標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。，由于潛在被許可人在技術(shù)上或者商業(yè)上沒有其他替代性技術(shù)方案可以選擇，并且始終面臨著被禁令排擠出相關(guān)產(chǎn)品市場的命運，標(biāo)準(zhǔn)必要專利權(quán)人(以下標(biāo)準(zhǔn)必要專利簡稱為SEP，標(biāo)準(zhǔn)必要專利權(quán)人簡稱為SEP權(quán)利人)討價還價的能力就像海浪一樣上升，被許可人完全成了SEP權(quán)利人餐盤中的小菜。在禁令威脅下，標(biāo)準(zhǔn)實施者為了避免陷入侵權(quán)訴訟當(dāng)中而付出更大代價，最終有可能不得不和SEP權(quán)利人簽訂不合理的許可使用協(xié)議，從而發(fā)生專利標(biāo)準(zhǔn)化過程中經(jīng)常被談?wù)摰膶＠俪脂F(xiàn)象。而且，復(fù)雜技術(shù)產(chǎn)品往往包含成百上千個標(biāo)準(zhǔn)，每個標(biāo)準(zhǔn)又可能包含成千上萬個專利，任何單個的SEP權(quán)利人都有可能憑借手中的必要專利引發(fā)市場斷裂，并造成專利使用費堆疊現(xiàn)象*專利使用費堆疊(Royalty stacking)是指單個產(chǎn)品的生產(chǎn)可能侵犯許多專利，因而該產(chǎn)品生產(chǎn)者可能背負無數(shù)個使用費負擔(dān)。[1](P1991-2049)。

專利劫持阻礙標(biāo)準(zhǔn)被采納和推廣以及專利技術(shù)的應(yīng)用，增加消費者在不同制造商產(chǎn)品之間的轉(zhuǎn)換成本，損害消費者福利，已被視為專利標(biāo)準(zhǔn)活動中的頭號公敵。為了消除專利劫持現(xiàn)象，社會各界提出了許多建議。其中最引人注目的建言有二。一是以各種理由全部或者部分否定SEP權(quán)利人獲得禁令救濟的權(quán)利。二是一些標(biāo)準(zhǔn)化組織在其IP政策中要求SEP權(quán)利人作出不可撤回的以公平、合理、無歧視(Fair,Reasonable and Non-Discriminatory，以下簡稱FRAND)許可條件授權(quán)現(xiàn)實或者潛在的所有標(biāo)準(zhǔn)實施者實施其專利發(fā)明的承諾*比如，歐洲電信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會知識產(chǎn)權(quán)政策6.1的規(guī)定;美國電信工業(yè)協(xié)會知識產(chǎn)權(quán)政策3.1.1的規(guī)定；美國電子和電氣工程師協(xié)會標(biāo)準(zhǔn)委員會規(guī)程6.2的規(guī)定。。然而，片面地否定SEP權(quán)利人獲得禁令救濟的權(quán)利，單方面要求SEP權(quán)利人不可撤回地做出FRAND許可承諾，加上其他因素的混合作用，非但未能消除專利技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化活動中的專利劫持問題，反而造成了相比專利劫持更為頻繁發(fā)生、后果也更為嚴重的FRAND劫持現(xiàn)象。

無論從理論還是實務(wù)上看，F(xiàn)RAND劫持現(xiàn)象均被嚴重忽略，這極不利于平衡SEP權(quán)利人和標(biāo)準(zhǔn)實施者之間的利益關(guān)系。為了促進高品質(zhì)的專利技術(shù)能夠被納入標(biāo)準(zhǔn)，同時促進SEP技術(shù)得到標(biāo)準(zhǔn)實施者的廣泛采用，本文聚焦于標(biāo)準(zhǔn)實施者對SEP權(quán)利人進行的FRAND劫持現(xiàn)象，著重探討該現(xiàn)象發(fā)生的原因和消除該現(xiàn)象的方法，以求教于學(xué)界同仁。

為了下文論述的方便，本文采納歐洲電信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會知識產(chǎn)權(quán)政策關(guān)于SEP的如下定義：“基于技術(shù)上而非商業(yè)上的原因，考慮到通常的技術(shù)慣例和標(biāo)準(zhǔn)制定之時的已有技術(shù)狀況，制造、銷售、出租或者其他處理、維修、使用或?qū)嵤┓夏骋粯?biāo)準(zhǔn)的設(shè)備或方法，都不可能不侵犯該項知識產(chǎn)權(quán)”。標(biāo)準(zhǔn)則采納國際標(biāo)準(zhǔn)化組織(ISO)和國際電工委員會(IEC)的如下定義：為在一定的范圍內(nèi)獲得最佳秩序，經(jīng)協(xié)商一致制定并由公認機構(gòu)批準(zhǔn)，共同使用和重復(fù)使用的一種規(guī)范性文件*國際標(biāo)準(zhǔn)化組織(ISO)和國際電工委員會(IEC)《ISO/IEC第2號指南》(1996)官方文件。[3](P1889-1980)。

一、 FRAND劫持的含義及其發(fā)生原因

(一) FRAND劫持的含義及其表現(xiàn)

FRAND劫持不同于專利劫持，是指標(biāo)準(zhǔn)實施者策略性地利用FRAND的不確定性和模糊性，意圖達到盡量少支付甚至不支付SEP使用費，反向劫持SEP權(quán)利人的現(xiàn)象。在國外，F(xiàn)RAND劫持又被稱為反向劫持(Reverse holdup),為了讓讀者更加清晰地看到FRAND的不確定性和模糊性在反向劫持中的作用，本文創(chuàng)造性地使用FRAND劫持一詞。

2014年7月，美國ITC行政法官Essex發(fā)表的No.337-TA-868號調(diào)查初步裁決報告指出[4]，是標(biāo)準(zhǔn)的實施者而不是SEP權(quán)利人正在利用不公平的優(yōu)勢，實施者不但未經(jīng)許可就在利用標(biāo)準(zhǔn)中的專利技術(shù)，而且也并未打算與SEP權(quán)利人協(xié)商獲得許可，因為實施者知道，可能發(fā)生的最糟糕情況，也不過是被SEP權(quán)利人起訴，被法院判決支付從一開始本就應(yīng)當(dāng)支付的FRAND使用費率[4]。

具體而言，F(xiàn)RAND劫持主要表現(xiàn)為兩個方面。一是無論SEP權(quán)利人報出何種使用費率，標(biāo)準(zhǔn)實施者都以該報價違背FRAND為由，一方面大肆實施SEP技術(shù)，另一方面故意無限期拖延與SEP權(quán)利人正式磋商使用費率的時間，以圖達到不支付或者盡量少支付使用費的目的。二是以SEP權(quán)利人拒絕向其披露已經(jīng)許可給第三人的可用于比對的許可使用費率因而使其無法判斷是否受到了歧視待遇為借口，對SEP權(quán)利人的報價置之不理，或者干脆主動向法院起訴，指控SEP權(quán)利人的使用費率報價違反了FRAND原則，或者濫用了市場支配地位，從而將SEP權(quán)利人拖入訴訟的泥潭當(dāng)中。

從危害后果看，F(xiàn)RAND劫持使SEP權(quán)利人面臨使用費率過度不足的威脅，進而減殺專利權(quán)人將先進專利技術(shù)納入相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和進一步從事研發(fā)的積極性，損害消費者福利。

(二) FRAND劫持現(xiàn)象產(chǎn)生的原因

為什么會產(chǎn)生FRAND劫持現(xiàn)象？主要有以下四個方面的原因。

1.專利劫持的威脅被過度夸大。雖然諸多文獻宣稱專利劫持存在種種威脅，但實際上并不存在任何工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)受到嚴重損害的經(jīng)驗數(shù)據(jù)。專利劫持現(xiàn)象理論上雖有可能但實踐中很少發(fā)生。當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)實施者相信任何時候SEP權(quán)利人提出的許可使用費率違背FRAND原則而行使挑戰(zhàn)該許可使用費率的訴權(quán)時，專利劫持是不可能存在的[5](P10)。

專利劫持不過是一種幻象。其一，在特定標(biāo)準(zhǔn)被采納時，存在足夠的可替代性技術(shù)，標(biāo)準(zhǔn)化并未消除技術(shù)競爭。其二，在專利被標(biāo)準(zhǔn)化之前，SEP權(quán)利人的許可條件并非總是處于保密狀態(tài)和不可獲得。其三，標(biāo)準(zhǔn)使用者并不總是被標(biāo)準(zhǔn)鎖定，因為在標(biāo)準(zhǔn)建立和使用者開始重大投資之間存在的時間差，給標(biāo)準(zhǔn)使用者提供了足夠的時間思考SEP權(quán)利人提出的許可使用條件。最后，SEP權(quán)利人面臨一系列重要限制，并非總能利用專利技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化帶來的市場力量[6](P7-9)。

即使專利劫持真有可能發(fā)生，也沒有理由斷定SEP權(quán)利人將會利用禁令作為工具劫持侵權(quán)行為人。SEP權(quán)利人完全可以出于某些合法目的尋求禁令救濟，比如利用禁令鉗制不愿意支付FRAND使用費率的侵權(quán)行為人，利用禁令迫使標(biāo)準(zhǔn)實施者與其就許可使用費進行善意協(xié)商,并沒有理由斷言在禁令威脅下協(xié)商成功的使用費率就必然超出FRAND使用費率的限制[7](P201-270)。

也找不到經(jīng)驗數(shù)據(jù)支持專利劫持已經(jīng)阻礙了標(biāo)準(zhǔn)建立和實施的觀點。按照ICT FACTS AND FIGURES的統(tǒng)計，至2013年底，符合標(biāo)準(zhǔn)的移動手機訂購用戶達到68億[8]，到2014年底，移動寬帶的采購用戶達到23億，是2008年的5倍[9]。按照著名的國際信息技術(shù)研究和顧問公司的研究報告，移動手機的銷售量從2009年第三季度的308.9百萬臺[10]增至2013年第三季度的455.6百萬臺[11]。這些經(jīng)驗數(shù)據(jù)說明，并不存在SEP權(quán)利人通過劫持SEP實施者損害了通信標(biāo)準(zhǔn)建立和實施的事實。

過度夸大專利劫持危險，已經(jīng)導(dǎo)致所有明示或者默示被設(shè)計出來防止、減緩乃至消除專利劫持的建議，比如，許可使用費的集體協(xié)商、剝奪SEP權(quán)利人尋求禁令救濟的權(quán)利，將FRAND解釋為限制SEP權(quán)利人將其創(chuàng)新轉(zhuǎn)變?yōu)楂@取金錢能力的一種工具，已經(jīng)或者正在被標(biāo)準(zhǔn)實施者充分利用來迫使SEP權(quán)利人過度降低許可使用費。

2.FRAND的不確定性和模糊性。一些國際標(biāo)準(zhǔn)化組織在其知識產(chǎn)權(quán)政策中要求標(biāo)準(zhǔn)參與者承擔(dān)以FRAND條件許可使用授權(quán)承諾的義務(wù)，最初目的在于成功促進標(biāo)準(zhǔn)化所需專利的雙邊許可，并為標(biāo)準(zhǔn)實施者提供可以獲得專利技術(shù)的保證。然而，由于標(biāo)準(zhǔn)化組織擔(dān)心受到反壟斷調(diào)查，因而對究竟什么是FRAND都持消極的回避態(tài)度*4.1 of ETSI Guide on IPR;6.2 of IEEE-SA Standards Board Bylaws.，這直接導(dǎo)致了在市場失靈即SEP權(quán)利人和標(biāo)準(zhǔn)實施者之間談判破裂的情況下，對FRAND的解釋任務(wù)客觀上就落在了司法者等第三方獨立裁決機構(gòu)身上。

總結(jié)已經(jīng)發(fā)生在美國、日本和我國的幾個在世界上影響巨大的涉SEP案件可以發(fā)現(xiàn)，司法者主要采用了貢獻論、假設(shè)性協(xié)商方法、比較方法等來確定和計算FRAND使用費率。

(1) 貢獻論。貢獻論是蘋果日本公司訴三星公司案判決采納的計算方法。該案中，主審法官飯村敏明首先計算出標(biāo)準(zhǔn)實施者終端產(chǎn)品中符合標(biāo)準(zhǔn)的組成部分對實施者終端產(chǎn)品銷售的貢獻率，然后從該貢獻率中切割出SEP所占的比率，該比率即被認為是標(biāo)準(zhǔn)實施者蘋果日本公司應(yīng)當(dāng)支付給三星公司的FRAND使用費率。據(jù)此，日本東京知識產(chǎn)權(quán)高等裁判所最終判決蘋果日本公司就涉案兩件SEP應(yīng)當(dāng)支付給三星公司的FRAND使用費共計約為995萬日元*債務(wù)不存在確認請求控訴事件，平成25年(ネ)第10043號.詳細計算方法也可。[12](P99-104)。

(2) 假設(shè)性協(xié)商方法。該方法為微軟訴摩托羅拉案判決所采納。該案中，微軟公司主張，為了計算出被納入標(biāo)準(zhǔn)的專利技術(shù)的經(jīng)濟價值，可以通過比較SEP技術(shù)和其他可以被納入標(biāo)準(zhǔn)的替代技術(shù)，并計算出該替代技術(shù)的經(jīng)濟價值，從而得出SEP技術(shù)的經(jīng)濟價值。該方法注重專利技術(shù)被納入標(biāo)準(zhǔn)之前的實際經(jīng)濟價值，但該案主審法官以該方法不具有現(xiàn)實操作性為由拒絕加以采納。摩托羅拉公司則主張，可以通過模擬在具備FRAND授權(quán)義務(wù)下進行假設(shè)性雙邊協(xié)商的方法來決定FRAND費用。主審法官原則上雖接受了該方法，但仍然以SEP具有特殊性為由，并在批判吸收Georgia-Pacific Corp.v.United States Plywood Corp.案15因素*318 F.Supp.1116.1970.分析法的基礎(chǔ)上，提出了修正的假設(shè)性協(xié)商方法[13](P866-883)。

假設(shè)性協(xié)商方法本質(zhì)上也是一種貢獻論，但與日本蘋果公司訴三星案稍有不同的是，微軟訴摩托羅拉案中所指的貢獻，不僅包括專利技術(shù)對標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)能力和對標(biāo)準(zhǔn)實施者相關(guān)技術(shù)能力的貢獻，還包括專利技術(shù)對標(biāo)準(zhǔn)實施者終端產(chǎn)品銷售的貢獻，而蘋果日本公司訴三星案中所指的貢獻，主要是指SEP對實施者終端產(chǎn)品銷售的貢獻。

(3) 比較方法。該方法為中國華為公司訴美國IDC案判決采納。所謂比較方法，是指在交易條件基本相同的情況下，SEP權(quán)利人對SEP實施者應(yīng)收取基本相同的許可費或者采用基本相同的許可使用費率。在基本相同的交易條件下，如果SEP權(quán)利人給予某一被許可人比較低的許可費，而給予另一被許可人比較高的許可費，后者有理由認為受到了歧視待遇，SEP權(quán)利人因此也就違反了無歧視許可使用的承諾*(2013)粵高法民三終字第305號。[13](P866-883)[14](P54-61)。

通過考察專利技術(shù)對標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)能力、標(biāo)準(zhǔn)實施者相關(guān)的技術(shù)能力和標(biāo)準(zhǔn)實施者終端產(chǎn)品銷售的貢獻來確定FRAND費率，符合Robert P.Merges所說的“比例原則”*按照Robert P.Merges 的論述，“比例原則”是指知識產(chǎn)權(quán)的范圍和保護強度應(yīng)當(dāng)與其保護客體的價值或者重要性成比例。如果某個知識產(chǎn)權(quán)控制了與其保護客體價值或者貢獻實際上不成比例的市場，該知識產(chǎn)權(quán)就必須受到某種程度上的限制。[15](P150,162)。然而，采用定量方法從實質(zhì)正義的角度檢討SEP對標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)能力的貢獻、標(biāo)準(zhǔn)實施者技術(shù)能力的貢獻以及標(biāo)準(zhǔn)實施者產(chǎn)品銷售額的貢獻，由此估算得出的費率是否契合了專利技術(shù)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和市場本身的復(fù)雜性、變動性，是否真的是FRAND費用，令人懷疑。此外，假設(shè)性協(xié)商方法和貢獻論也未考慮專利權(quán)人的研發(fā)成本、預(yù)期風(fēng)險和收益、訴訟風(fēng)險和成本等因素，而這些因素對于評估什么是FRAND使用費率，并非可以完全忽略不計。

通過比較方法確定FRAND費率，可以讓法院很容易地確定一個許可使用費率，解決當(dāng)事人之間的糾紛，并獲得絕大部分人心理上的認同。特別是在SEP權(quán)利人拒絕披露已經(jīng)給予第三人的可比對的許可使用費率情況下，比較方法更是一個具有較強操作性的方法。

然而，透過比較方法確定FRAND使用費率，很容易陷入平均主義的泥潭，并且徹底消滅SEP權(quán)利人針對不同地域市場、不同時間市場采取的差別價格策略，從而違背FRAND原則。首先，F(xiàn)RAND承諾并不是“最惠使用許可保證”，SEP權(quán)利人給予某個被許可人的使用費率并不當(dāng)然及于其他被許可人[16](P465)。盡管1993年版的ETSI知識產(chǎn)權(quán)政策曾經(jīng)采用過“最惠使用許可保證”原則*ETSI Intellectual Property Rights Undertaking,ETSI/GA15(93)TD 25 para3.1.，但于1994年最終采納的ETSI知識產(chǎn)權(quán)政策中，ETSI放棄了該原則?？紤]到這段歷史，任何將FRAND承諾中的非歧視等同于徹底的“最惠使用許可義務(wù)”都是錯誤的。其次，盡管許可條件應(yīng)當(dāng)符合FRAND，但FRAND并不必然意味著完全相同的許可條件，許可條件允許正常的商業(yè)做法存在[16](P465)。即使SEP權(quán)利人提供給不同被許可人的許可使用費率不完全相同，只要是其和標(biāo)準(zhǔn)實施者在正常商業(yè)做法中協(xié)商一致的結(jié)果，該費率依舊符合FRAND原則。這表明，在某些情況下，透過刻板的比較方法來確定FRAND許可使用費率，本身可能就違反FRAND原則。

至今為止，盡管司法者已經(jīng)借助多種方法力求解決FRAND費率的確定和計算問題，但因司法者不是標(biāo)準(zhǔn)和必要專利游戲的真正當(dāng)事者，無法深入全面了解與SEP有關(guān)的所有市場因素，司法者采用的這些方法都存在這樣或那樣的缺陷，究竟什么是FRAND費率，全世界范圍內(nèi)依舊不存在令人信服的權(quán)威答案。此種情況正如Jorge L.Contreras指出的那樣：“FRAND許可的實際范圍和含義，已經(jīng)令律師、規(guī)則制定者和法院困惑了許多年，過去試圖解釋清楚的種種努力，從來就沒有成功過?！盵17]

FRAND不確定性和模糊性導(dǎo)致的直接后果就是，標(biāo)準(zhǔn)實施者對SEP權(quán)利人進行反劫持。對于標(biāo)準(zhǔn)實施者來說，既然就使用費率不談判、拖延談判或者談判失敗的唯一后果最終不過是支付本應(yīng)當(dāng)支付的FRAND費率，因而可以隨便拒絕SEP權(quán)利人的談判要求、拖延談判進程、直接發(fā)起訴訟，讓其陷入既收不到使用費又威嚴掃地的尷尬境地。

3.否定禁令救濟。一旦專利被納入標(biāo)準(zhǔn)成為必要專利，可能出現(xiàn)的一種結(jié)果是，SEP權(quán)利人采取機會主義行動，利用禁令威脅向標(biāo)準(zhǔn)使用者索要過高的使用費，或者直接將競爭者排擠出相關(guān)市場。由此，否定負擔(dān)有FRAND承諾義務(wù)的SEP權(quán)利人尋求禁令救濟的權(quán)利，在很多人眼里，就成了消滅專利劫持確保FRAND費率得以實現(xiàn)的法寶。

總結(jié)世界上主要國家和地區(qū)對SEP權(quán)利人禁令救濟的態(tài)度可以發(fā)現(xiàn)，不管是在專利法、民法還是競爭法視野下，除了德國和歐洲法院堅持在利益平衡視野下設(shè)定SEP權(quán)利人禁令救濟程序規(guī)則之外，各國所持基本立場是，SEP權(quán)利人不能獲得禁令或者排除令是原則，能夠獲得禁令或者排除令救濟是例外。下面以美國、日本和我國為例加以說明。

美國在2013年之前，較為嚴格堅持排除SEP權(quán)利人禁令救濟和排除令救濟的態(tài)度，2013年之后允許特定條件下SEP權(quán)利人獲得禁令救濟，但基本立場仍然未變。美國聯(lián)邦法院、美國國際貿(mào)易委員會2013年前后對SEP禁令救濟的態(tài)度能夠很好地說明問題。

2012年發(fā)生的蘋果訴摩托羅拉中，摩托羅拉尋求禁令救濟以制止蘋果公司侵害其負有FRAND承諾義務(wù)的SEP。對此，波斯納法官指出：“針對摩托羅拉的禁令主張，考慮到FRAND，我看不出禁止蘋果公司侵害898號SEP有何正當(dāng)化依據(jù)，除非蘋果公司拒絕支付符合FRAND條件的費用。摩托羅拉公司承諾以FRAND條件授予任何愿意支付FRAND費用的他人專利許可，暗示著承認使用費已經(jīng)足以補償使用專利的許可。摩托羅拉還指望做什么呢？它怎么能夠被允許禁止蘋果公司使用一個發(fā)明呢？它也主張，只要蘋果公司想要制造一部具有UMTS通訊能力的手機，蘋果公司就必須使用這個發(fā)明。如果不具備這個通訊能力，手機也就不是手機了。”*Apple,Inc.v.Motorola,Inc.,No.1:11-cv-08540,2012 U.S.Dist.LEXIS 89960,P45 (N.D.Ill.June 22,2012).

由此，波斯納法官得出結(jié)論認為，即使摩托羅拉公司證明其898號專利受到了侵犯，F(xiàn)RAND使用費率也將給其提供足夠救濟，因而不再有權(quán)獲得禁令救濟。

2012年發(fā)生的微軟訴摩托羅拉案中，摩托羅拉指控微軟使用了摩托羅拉與264號影像壓縮標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)有關(guān)的必要專利,并尋求禁令救濟。第九巡回上訴法院認為，F(xiàn)RAND承諾至少是專利權(quán)人不會采取諸如禁令這樣的措施阻止?jié)撛谑褂谜呤褂脤＠夹g(shù)的保證，恰恰相反，它應(yīng)當(dāng)是提供與承諾一致的使用許可的保證*Microsoft Corp.v.Motorola,Inc.,696 F.3D 872,884-885(9TH Cir.2012).。

2013年發(fā)生的Realtek半導(dǎo)體訴LSI公司案中,Realtek 向加州北區(qū)聯(lián)邦地方法院指控LSI公司違反FRAND承諾，未進行協(xié)商情況下即向ITC申請專利侵權(quán)調(diào)查并尋求排除令救濟，訴請法院禁止LSI公司排除禁令的執(zhí)行。加州北區(qū)聯(lián)邦地方法院認為，LSI公司對標(biāo)準(zhǔn)化組織IEEE-SA的FRAND承諾創(chuàng)設(shè)了一個為第三人利益的合同，該承諾至少是其不會采取行動阻止標(biāo)準(zhǔn)實施者實施SEP的保證，在LSI公司向Realtek公司正式發(fā)出許可要約之前，LSI公司即向ITC尋求排除令救濟的行為，違反了它對標(biāo)準(zhǔn)化組織IEEE-SA以及第三方受益人Realtek的合同義務(wù)，因而LSI不能獲得排除令或者禁令救濟*Realtek Semiconductor Corp.v.LSI Corp.,946 F.Supp.2d 998(N.D.Cal.2013).。

2013年之前，美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會(ITC)采取了與美國聯(lián)邦法院基本相同的態(tài)度。在2012年的337-TA-752號調(diào)查案中，摩托羅拉指控微軟公司的Xbox平臺侵犯其兩項H.264數(shù)字影音編碼SEP，兩項802.11無限通訊SEP。ITC認為，摩托羅拉向ITU和IEEE兩個標(biāo)準(zhǔn)化組織作出的FRAND許可承諾聲明，在其和兩個標(biāo)準(zhǔn)化組織之間創(chuàng)設(shè)了為第三人利益的合同，微軟公司作為受益第三人可以請求執(zhí)行該合同，不得針對它頒布排除令*ITC.Certain Games and Entertainment Consoles,Related Software,and Componets(Inv.No.337-TA-75,2013).。

2013年1月8日，美國司法部和美國專利商標(biāo)局聯(lián)合發(fā)布了“基于F/RNAD許可承諾救濟的SEP政策聲明”(“Policy Statement on Remedies for SEPs Subject to Voluntary F/RAND Commitments”)。在該聲明中，美國司法部和美國專利商標(biāo)局認為，在某些情況下，禁令救濟或者排除命令與公共利益不相一致。當(dāng)建立在負擔(dān)有FRAND承諾義務(wù)的專利之上的排除命令與專利權(quán)人已有的對標(biāo)準(zhǔn)化組織的FRAND許可承諾不相稱時，這種擔(dān)憂變得尤其強烈。盡管《政策聲明》對禁令或者排除令救濟原則上持否定態(tài)度，但還是列出了如下幾種可以頒發(fā)禁令或者排除令的例外情形：潛在被許可人拒絕或者無法接受符合FRAND許可原則的條件時。比如被許可人(1)拒絕接受已被認定為符合FRAND原則的許可費時；(2)拒絕進入有關(guān)FRAND許可費用的談判協(xié)商時；(3)在談判中借故堅持一個不符合FRAND原則的許可費率以逃避對專利權(quán)人支付合理補償義務(wù)時[18]。

不管是否受到美國司法部和美國專利商標(biāo)局上述《政策聲明》的影響，該政策聲明出臺后，美國聯(lián)邦法院和ITC對SEP權(quán)利人禁令救濟的態(tài)度有所松動。比如在2014年的蘋果訴摩托羅拉案上訴審中，聯(lián)邦巡回上訴法院(CAFC)雖然依舊認同一審波斯納法官的意見，但還是指出，出現(xiàn)被訴侵權(quán)人單方面拒絕FRAND許可或者不合理拖延協(xié)商造成與單方面拒絕相同的后果等特定情形時，仍然會使禁令的頒發(fā)合理化*Apple Inc.v.Motorola Mobility,Inc.,757 F.3d 1286(Fed.Cir.2014).。在2015年第九巡回上訴法院審理的微軟訴摩托羅拉上訴審案件中，第九巡回上訴法院認為摩托羅拉的FRAND承諾創(chuàng)設(shè)了為第三人利益的合同，微軟公司作為第三方受益人，有權(quán)執(zhí)行該合同，只有善意被許可人才能先驗性地排除禁令救濟，只有在被訴侵權(quán)人單方面拒絕FRAND許可費許可的非善意情形下，才能使禁令的頒發(fā)合理化*Microsoft Corp.v.Motorola Inc.,2015 U.S.App.LEXIS 13275(9th Cir.Wash.July 30,2015).。

比如，2015年2月，IEEE修正其知識產(chǎn)權(quán)政策，在其標(biāo)準(zhǔn)委員會規(guī)程6.2中，要求專利權(quán)人在許可保證中，直接承諾不尋求禁令救濟[19],除非是SEP權(quán)利人已經(jīng)成功提出并贏得了針對未經(jīng)許可的標(biāo)準(zhǔn)實施者的訴訟[7](P204)。

日本目前的情況與美國差不多。在2014年蘋果日本公司訴三星公司案中，東京知識產(chǎn)權(quán)高等法院認為，三星提出禁止蘋果侵害三星公司負有FRAND承諾義務(wù)的SEP的禁令救濟主張損害了蘋果公司作為一個使用者信賴其FRAND承諾的利益，構(gòu)成民事權(quán)利濫用行為，其禁令救濟訴請不能得到支持*知財高判平成26年.5·26平成25(ネ)10043債務(wù)不存在確認請求控訴事件。。東京知識產(chǎn)權(quán)高等法院的做法，在Emation,Inc(イメーション株式會)訴 One-blue,LLC(ワンブルーエルエルシー)一案中，被法院采納*平成25年(ワ)第21383號不正競爭行為差止等請求事件。，也得到了多數(shù)日本知識產(chǎn)權(quán)法學(xué)者的贊成*代表性文獻參見田村善之「FRAND宣言をなした特許権に基づく権利行使と権利濫用の成否(1-5).NBL,No.1028,No.1029,No.1031,No.1032,No.1033.。

基于不公平的貿(mào)易做法，日本公平交易委員會也否定負有FRAND承諾的SEP權(quán)利人尋求禁令救濟的權(quán)利。按照日本公平交易委員會2015年7月《關(guān)于反壟斷法下知識產(chǎn)權(quán)運用指針的部分修改草案》第四部分2(4)的規(guī)定，如果負有FRAND承諾義務(wù)的SEP權(quán)利人拒絕授予許可或者通過訴訟尋求禁令救濟，以對付愿意獲得FRAND條件許可或者在專利被納入標(biāo)準(zhǔn)后SEP權(quán)利人撤回FRAND承諾情況下仍然愿意獲得FRAND許可的實施者，而且，SEP權(quán)利人這種行為將限制從事符合標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)或者銷售者的商業(yè)機會或者競爭，對符合標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品市場競爭產(chǎn)生有害后果，進而損害公平競爭，SEP權(quán)利人的行為構(gòu)成不公平的貿(mào)易做法，即使其行為并沒有實質(zhì)性限制符合標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品的市場競爭，不屬于私人壟斷，情況也是如此*Part 4.2(4) of Draft Partial Amendment to “Guidelines for the Use of Intellectual Property under the Antimonopoly Act”(July 8,2015).。

目前，我國行政主管機關(guān)和司法機關(guān)之間對SEP權(quán)利人禁令救濟的態(tài)度側(cè)重點有所不同。2015年12月由國家專利局提交給國務(wù)院法制辦的《專利法修改草案征求意見稿》所持立場與美國、日本相同。該意見稿第85條規(guī)定，參與國家標(biāo)準(zhǔn)制定的專利權(quán)人在標(biāo)準(zhǔn)制定過程中不披露其擁有的SEP的，視為其許可該標(biāo)準(zhǔn)的實施者使用其專利技術(shù)。亦即該意見稿以默示許可為理論基礎(chǔ)，徹底否定了SEP權(quán)利人的禁令救濟權(quán)，唯一需要滿足的前提是，SEP權(quán)利人在標(biāo)準(zhǔn)制定過程中，不披露其擁有的SEP。

在華為訴IDC案中，由于是SEP實施者主動發(fā)起要求IDC給予FRAND使用許可的訴訟，審案法院沒有機會就SEP權(quán)利人是否有權(quán)尋求禁令救濟發(fā)表意見*(2013)粵高法民三終字第305號，(2013)粵高法民三終字第306號。。但該案一審法官發(fā)表個人意見認為，如果標(biāo)準(zhǔn)實施者善意與SEP權(quán)利人進行許可談判并且愿意支付FRAND許可使用費，則附有FRAND承諾義務(wù)的SEP權(quán)利人不能主張禁令救濟[14](P54-61)[20](P54-59)。

在張廷晶案中，最高人民法院針對SEP權(quán)利人是否有權(quán)請求禁令救濟表明了部分立場。該案中，張廷晶的方法專利“預(yù)制復(fù)合承重墻結(jié)構(gòu)的節(jié)點構(gòu)造施工方法”進入了地方標(biāo)準(zhǔn)《CL結(jié)構(gòu)體系技術(shù)規(guī)程》，被告子牙河公司在施工過程中未經(jīng)其許可實施了該方法專利，張廷晶請求法院判令被告停止侵權(quán)行為。最高人民法院的判決要旨認為，標(biāo)準(zhǔn)實施者未經(jīng)SEP權(quán)利人許可實施SEP，并且拒絕支付使用費的，SEP權(quán)利人的禁令救濟權(quán)利不應(yīng)當(dāng)受到限制*最高人民法院(2012)民提字第125號民事判決書。。因該案所涉標(biāo)準(zhǔn)為地方標(biāo)準(zhǔn)，非強制性國家標(biāo)準(zhǔn)，而且專利權(quán)人并沒有做出FRAND承諾，最高人民法院針對該案的判決要旨射程非常有限，并不當(dāng)然及于負有FRAND承諾的SEP權(quán)利人的禁令救濟權(quán)。

2016年3月22日發(fā)布4月1日實施的《關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋(二)》(以下簡稱《解釋二》)中，最高人民法院就負有FRAND承諾義務(wù)的SEP權(quán)利人是否有權(quán)尋求禁令救濟表明了正式的立場?！督忉尪返诙臈l第二款規(guī)定，推薦性國家、行業(yè)或者地方標(biāo)準(zhǔn)明示所涉必要專利的信息，專利權(quán)人、被訴侵權(quán)人協(xié)商該專利的實施許可條件時，專利權(quán)人故意違反其在標(biāo)準(zhǔn)制定過程中承諾的公平、合理、無歧視許可義務(wù)，導(dǎo)致無法達成專利實施許可合同，且被訴侵權(quán)人在協(xié)商中無明顯過錯的，對于權(quán)利人請求停止標(biāo)準(zhǔn)實施行為的主張，人民法院一般不予支持。據(jù)此，除非同時滿足如下要件，否則SEP權(quán)利人請求禁令救濟的權(quán)利不應(yīng)當(dāng)受到限制。一是所涉標(biāo)準(zhǔn)為推薦性的國家、行業(yè)或者地方標(biāo)準(zhǔn)。二是推薦性國家、行業(yè)或者地方標(biāo)準(zhǔn)明示了所涉必要專利的信息。三是專利權(quán)人、被訴侵權(quán)人就專利實施進行了實施許可協(xié)商。四是專利權(quán)人故意違反其在標(biāo)準(zhǔn)制定中承諾的公平、合理、無歧視的許可義務(wù)，并導(dǎo)致無法達成專利實施許可合同,即專利權(quán)人有過錯。五是被訴侵權(quán)人在協(xié)商中無明顯過錯。如不同時具備這幾個要件，SEP權(quán)利人請求標(biāo)準(zhǔn)實施者停止實施行為的，人民法院就沒有理由不支持。由此可見，從《解釋二》第二十四條的行文上看，最高人民法院對于限制SEP權(quán)利人請求禁令救濟的權(quán)利采取了較為嚴格的限制態(tài)度。

為什么負有FRAND承諾義務(wù)的SEP權(quán)利人不能獲得禁令救濟？總結(jié)起來，主要存在以下幾種理論支撐。一是權(quán)利放棄論。認為附有FRAND承諾義務(wù)的SEP權(quán)利人放棄了尋求禁令救濟的權(quán)利[21](P231-314)。二是金錢救濟足夠論。認為金錢救濟足以補償負有FRAND承諾的SEP權(quán)利人，而且SEP權(quán)利人并沒有遭受不可彌補的損害[22](P1135-1144)。三是禁反言論。認為在SEP權(quán)利人提起的主張禁令救濟的訴訟中，SEP實施者可以引用衡平法中的禁反言法理反制SEP權(quán)利人*Qualcomm Inc.v.Broadcom Corp，548 F.3d 1004,1022-24(Fed.Cir.2011).。四是默示許可論。認為SEP權(quán)利人做出FRAND承諾之后，已經(jīng)默示許可所有潛在標(biāo)準(zhǔn)實施者利用SEP。五是反壟斷理論。認為SEP權(quán)利人要求禁令救濟構(gòu)成反競爭行為或者不公平競爭行為*Complaint,Motorola Mobility,L.L.C.,No.121-0120(F.T.C.Jan.3,2013).。

“專利權(quán)的核心內(nèi)容是排除他人未經(jīng)許可實施專利。提起專利侵權(quán)訴訟，尋求損害賠償和禁令救濟是專利權(quán)人維護專利權(quán)的主要法律手段?！盵23](P48-49)一般情況下，只有當(dāng)禁令的執(zhí)行嚴重損害公共利益或者導(dǎo)致巨大社會成本損失時，才能限制禁令的頒發(fā)和執(zhí)行[24](P75-92)。剝奪了SEP權(quán)利人尋求禁令救濟的權(quán)利，相對于剿除了其手中用以對抗實施者惟一的利器，必然引發(fā)實施者的反向劫持。美國ITC的行政法官Essex調(diào)查發(fā)現(xiàn)，否定SEP權(quán)利人禁令救濟的權(quán)利會激發(fā)FRAND 劫持，不利于公共利益，“違背我們努力想實現(xiàn)的正義觀念。” Essex提供了三個重要的發(fā)現(xiàn)支持其觀點。一是很多被宣稱的SEP根本就不是SEP。二是即使訴訟中的專利是SEP，除非滿足互惠和其他條件，F(xiàn)RAND承諾義務(wù)也不一定發(fā)揮作用。三是在實施標(biāo)準(zhǔn)之前，標(biāo)準(zhǔn)實施者通常不會去尋求實施SEP權(quán)利人的許可，或者利用某些程序獲得許可，除非協(xié)商失敗。在這些情形下，禁止SEP權(quán)利人尋求禁令或者排除命令救濟的權(quán)利，將給標(biāo)準(zhǔn)實施者建造一個安全的天堂，在這個天堂里，實施者可以避免標(biāo)準(zhǔn)化組織協(xié)議下所有的義務(wù)，未經(jīng)許可沒有任何后果地制造侵權(quán)產(chǎn)品，并且可以挑戰(zhàn)SEP的有效性，而不用擔(dān)心出現(xiàn)對自己不利的救濟后果。

Essex的上述論斷得到了很多公司和評論者的支持。比如，愛立信認為，F(xiàn)RAND不但給SEP權(quán)利人施加了義務(wù)，也給SEP實施者施加了義務(wù)，在SEP權(quán)利人與標(biāo)準(zhǔn)實施者進行了善意許可談判，或者標(biāo)準(zhǔn)實施者沒有與SEP權(quán)利人進行善意談判時，排除命令就是適當(dāng)?shù)?。按照愛立信的意見，不加區(qū)別地否定SEP權(quán)利人尋求禁令救濟的權(quán)利，不利于激勵對公開標(biāo)準(zhǔn)的未來投資。美國參議員Senator Robert P.Casey,Jr.of Pennsylvania以及美國創(chuàng)新聯(lián)盟也持同樣觀點[4]。

正如Gregory Sidak所說的，沒有了禁令威脅，SEP實施者在與SEP權(quán)利人協(xié)商過程中可能采取機會主義行動，比如，拒絕善意協(xié)商，迫使SEP權(quán)利人進入訴訟程序，拖延訴訟，持續(xù)侵權(quán)。消滅禁令救濟可能導(dǎo)致SEP權(quán)利人補償不足，挫傷創(chuàng)新者參加標(biāo)準(zhǔn)化組織的積極性[7](P204)。

4.信息不對稱。按照信息對稱原則，在合同實踐和其他經(jīng)濟活動中，擁有更多信息的一方當(dāng)事人將處于更為有利的談判地位，這種不對稱制造了交易中雙方力量的不平衡，有時甚至?xí)?dǎo)致談判和市場交易徹底失敗。

在進行負擔(dān)有FRAND承諾義務(wù)的SEP許可使用費談判過程中，SEP權(quán)利人通常會以保護商業(yè)秘密為由拒絕公開與第三人已經(jīng)簽訂的許可使用協(xié)議中確定的使用費率。在缺乏可比對的許可使用費率情況下，標(biāo)準(zhǔn)使用者常常難以判斷SEP權(quán)利人給予自己的許可使用費率是否符合FRAND承諾，并且會進一步認為SEP權(quán)利人試圖向其索要高額使用費，并采取反制SEP權(quán)利人的機會主義行動。信息不對稱已經(jīng)成為引發(fā)FRAND劫持的重要原因之一。

總之，過分夸大專利劫持危險、FRAND的不確定性和模糊性、對禁令救濟的否定及SEP權(quán)利人和標(biāo)準(zhǔn)實施者之間的信息不對稱導(dǎo)致了FRAND劫持，F(xiàn)RAND劫持已成為嚴重困擾SEP權(quán)利人的問題。

二、 消除FRAND劫持的已有探索及其利弊

消除FRAND劫持現(xiàn)象，關(guān)鍵是解決兩個問題。一是解決在何種情況下負擔(dān)有FRAND承諾義務(wù)的SEP權(quán)利人能夠?qū)で蠼罹葷?。二是解決究竟如何確定和計算FRAND使用費率。迄今為止，國內(nèi)外理論界和實務(wù)界已經(jīng)對這兩個問題已經(jīng)進行過諸多探索。本部分將對這些探索的利弊進行評析。同時，因上文第三部分已闡述并評析過目前國內(nèi)外法院用來確定和計算FRAND使用費率幾種方法的利弊，本部分只討論何種情況下作出了FRAND承諾的SEP權(quán)利人能夠獲得禁令救濟的已有探索及其利弊。

在專利法視點下，美國聯(lián)邦法院依舊堅持用美國聯(lián)邦最高法院在eBay案*eBay,Inc.vs.MercExchange,1LLC,547 U.S.388(2006).中采用的衡平法“四要素檢測法”考量SEP權(quán)利人是否有權(quán)獲得禁令救濟。這四個要素分別是：原告是否遭受不可彌補的損害；金錢損害賠償?shù)绕渌葷绞绞欠癫蛔阋詮浹a原告的損害；當(dāng)事人由于禁令與否造成的得失，采取衡平救濟是否適當(dāng)；頒發(fā)禁令是否損害公共利益。在蘋果訴摩托羅拉、微軟訴摩托羅拉、Realtek 訴LSI等有關(guān)SEP案件中，通過運用四要素測試法，美國聯(lián)邦法院逐漸形成了如下結(jié)論性觀點：FRAND許可使用承諾構(gòu)成默示許可或者創(chuàng)設(shè)了為第三人利益的合同，SEP權(quán)利人一般不能獲得禁令救濟，除非標(biāo)準(zhǔn)實施者單方面拒絕法院已經(jīng)確定的FRAND使用費許可，或者不合理拖延協(xié)商而造成與單方面拒絕FRAND使用費許可相同的效果。

在關(guān)稅法視點下，美國國際貿(mào)易委員會(ITC)則堅持依據(jù)337條款下的公共利益來判斷是否應(yīng)當(dāng)支持SEP權(quán)利人獲得排除令的權(quán)利，并通過在一系列涉337條款調(diào)查案中運用公共利益分析，逐漸形成了與美國聯(lián)邦法院大致相同的立場，即作出了FRAND使用許可承諾的SEP權(quán)利人一般不能獲得排除令救濟，除非標(biāo)準(zhǔn)實施者構(gòu)成以下三種“非善意”情形之一：拒絕接受已被認定為符合FRAND原則的使用費率；拒絕進入有關(guān)FRAND使用費率的談判；在談判中借口SEP權(quán)利人提出的使用費率不符合FRAND原則以逃避對專利權(quán)人支付合理補償?shù)牧x務(wù)。

在競爭法視點下，美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會(FTC)在Robert Bosch*Decision and Order,Robert Bosch GmbH,FTC File No.121-0081,Docket No.c-4377.、Google/Motorola調(diào)查案中*FTC Matter/File Number 1210120,In the Matter of Motorola Mobility LLC,and Google Inc.認定,只有在標(biāo)準(zhǔn)實施者具有如下幾種“非善意”的情況下，作出FRAND承諾的SEP權(quán)利人才能獲得禁令救濟：書面表明其不會接受SEP權(quán)利人的FRAND條件許可；拒絕接受法院判定或者仲裁機構(gòu)裁決或者雙方認可的FRAND許可條件。

在專利法和民法視點下，日本東京知識產(chǎn)權(quán)法院認為，為了保護標(biāo)準(zhǔn)實施者的信賴利益，作出了FRAND使用許可承諾的SEP權(quán)利人行使差止請求權(quán)，構(gòu)成民事權(quán)利濫用，除非標(biāo)準(zhǔn)實施者拒絕進入FRAND條件許可談判。在競爭法視點下，負有FRAND承諾義務(wù)的SEP權(quán)利人拒絕授予許可或者通過訴訟尋求禁令救濟，以對付愿意獲得FRAND條件許可或者在專利被納入標(biāo)準(zhǔn)后SEP權(quán)利人撤回FRAND承諾情況下仍然愿意獲得FRAND許可的實施者，而且，SEP權(quán)利人這種行為將限制從事符合標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)或者銷售者的商業(yè)機會或者競爭，對符合標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品市場競爭產(chǎn)生有害后果，進而損害公平競爭，SEP權(quán)利人的行為構(gòu)成不公平的貿(mào)易做法。除此之外，SEP權(quán)利人仍然可以拒絕許可或者通過訴訟尋求禁令救濟。

在專利法視點下，我國最高人民法院認為，推薦性國家、行業(yè)或者地方標(biāo)準(zhǔn)明示了所涉必要專利的信息，專利權(quán)人、被訴侵權(quán)人協(xié)商該專利的實施許可條件時，如專利權(quán)人沒有違反在標(biāo)準(zhǔn)制定中承諾的FRAND許可義務(wù)，而被許可人在協(xié)商中明顯存在過錯，則SEP權(quán)利人可以獲得禁令支持。

無論是在專利法、民法、關(guān)稅法還是競爭法視點下，美國、日本和我國提出的上述解決SEP權(quán)利人是否有權(quán)獲得禁令救濟的方案，除了在某些有限的情況下，比如標(biāo)準(zhǔn)實施者未經(jīng)許可實施標(biāo)準(zhǔn)中的專利技術(shù)的同時，明確拒絕進入有關(guān)FRAND使用費率的談判程序，可以毫無爭議地解決SEP權(quán)利人是否可以獲得禁令救濟的問題之外，更多情況下，還是面臨實操性方面的困難。這些方案雖表述不同，但都認同標(biāo)準(zhǔn)實施者拒絕接受已經(jīng)被認定為FRAND的使用費率時，或者故意不合理拖延與SEP權(quán)利人就FRAND使用費率進行協(xié)商時，SEP權(quán)利人可以獲得禁令支持。問題的核心在于，非市場主體的法院、仲裁機關(guān)等獨立第三方確定的使用費率是否是FRAND費率？何種情況下標(biāo)準(zhǔn)實施者的拖延才算是故意不合理拖延？這些問題不解決，依舊難以避免出現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)實施者對SEP權(quán)利人進行FRAND劫持的局面。

從實體正義還是程序正義角度看，美國、日本和我國提出的解決SEP權(quán)利人是否有權(quán)獲得禁令救濟的方案，似乎更多從實體正義角度探求SEP權(quán)利人是否能夠獲得禁令救濟的條件。但正如博登海默所說，實體正義有著一張普羅修斯似的臉孔*“正義長著一張普羅修斯似的臉，變幻無常，隨時可呈現(xiàn)出不同形狀，并具有極不相同的面貌?！盵25](P238)，讓人難以把握甚至是無所適從?；蛟S正是看到了這種缺陷，加上德國學(xué)術(shù)界對FRAND承諾的法律性質(zhì)和效力未能形成統(tǒng)一意見，德國法院和歐洲法院才嘗試在競爭法視點下，從程序正義的角度,探討在何種條件下，SEP權(quán)利人才能尋求禁令救濟，并受到《歐洲運行條約》第102條的豁免。

德國法院的探索始于2009年的“橘皮書標(biāo)準(zhǔn)案”*German Federal Supreme Court,6 May 2009,KZR 39/06-“Orange-Book-Standard”.。該案中的被告未經(jīng)原告菲利普公司同意在歐洲銷售原告擁有SEP的CD-R和CD-RW，原告向法院訴請禁令救濟。 德國聯(lián)邦最高法院判決認為，作出FRAND承諾的SEP權(quán)利人菲利普公司由于具有市場支配地位，因此其申請禁令救濟可能違反《歐盟運行條約》第102條濫用市場支配地位的規(guī)定，如果(1)被告已經(jīng)向原告提出了無條件并維持持續(xù)有效且原告不得拒絕的許可要約，(2)被告預(yù)期履行其合同義務(wù)，比如在代管賬戶中存入足夠金額，提交給管轄法院保管。意即在被告證明自己屬于“善意被許可人”時，具有市場支配地位的原告請求禁令救濟構(gòu)成市場支配地位濫用。

在2012年的摩托羅拉訴蘋果案中*LG Mannheim Unteil vom 18.2.2011,Rdnr.178,179.，德國曼海姆法院針對摩托羅拉的禁令救濟請求認為，如果(1)被告提出“明顯過多”的許可費，而且(2)放棄許可費提存的取回權(quán)，則具有市場支配地位的原告訴請禁令救濟構(gòu)成市場支配地位的濫用。但此案中被告提出的許可議案并不符合“明顯過多”的許可費條件，因此曼海姆法院核發(fā)了禁令。在上訴審中，蘋果公司進一步承諾不挑戰(zhàn)涉案專利的有效性和必要性，德國卡爾斯魯厄地區(qū)高等法院才停止了執(zhí)行一審法院核發(fā)的禁令*Motorola v.Apple,2012,Higher Regional Court of Karlsruhe,Federal Republic of Germany,Case No.6 U 136/11.。

在2012年之前的階段，無論是德國聯(lián)邦最高法院還是下級法院，都將主動要約的責(zé)任放置在了標(biāo)準(zhǔn)實施者身上，完全不要求SEP權(quán)利人承擔(dān)通知侵權(quán)狀況、主動提出要約等義務(wù)。盡管“橘皮書標(biāo)準(zhǔn)案”為標(biāo)準(zhǔn)實施者設(shè)定了競爭法視點下的安全港，但德國法院還是較為嚴格地堅持“禁令救濟當(dāng)然論”[26](P1-36)。

真正開始基于平衡SEP權(quán)利人和標(biāo)準(zhǔn)實施者利益創(chuàng)立是否頒發(fā)禁令規(guī)則的具有里程碑意義的案件，是歐盟委員會分別于2012年1月30日開始調(diào)查2014年4月29作出調(diào)查決定的三星公司調(diào)查案*Case AT.39939-Sumsung-Enforcement of UMTS Standard Essential Patents,29 April,2014.。該案中作出了FRAND承諾的三星公司依據(jù)其UMTS相關(guān)SEP在歐盟各成員國法院針對蘋果公司提起侵權(quán)訴訟并訴請禁令救濟，歐盟委員會對此展開反壟斷調(diào)查，以決定其訴請禁令的行為是否構(gòu)成濫用市場支配地位。歐盟委員會的調(diào)查結(jié)論認為，“善意被許可人”可以豁免禁令威脅，(1)如果SEP權(quán)利人主動邀請標(biāo)準(zhǔn)實施者協(xié)商許可條件，標(biāo)準(zhǔn)實施者接受邀請，并且雙方進行了為期12個月的許可談判；(2)如果12個月之內(nèi)協(xié)商未成功，則任意一方可選擇法院或仲裁機構(gòu)裁定FRAND許可條件，被許可人遵守該裁決許可條件[27]。

三星反壟斷調(diào)查案后，歐洲法院和德國法院繼續(xù)探索并完善了SEP權(quán)利人是否有權(quán)獲得禁令救濟的規(guī)則。在華為訴中興通訊德國子公司案中，歐洲法院從維持自由競爭和保護知識產(chǎn)權(quán)人權(quán)利平衡的宗旨出發(fā)認為，負有FRAND承諾義務(wù)的SEP權(quán)利人在尋求禁令救濟時，如滿足下列要件，則不構(gòu)成濫用市場支配地位。

1.在提起訴訟之前，SEP權(quán)利人已經(jīng)通過指明專利及其受侵害的具體方式警告侵權(quán)行為人侵權(quán)。其次，在侵權(quán)行為人表明其愿意以FRAND條件簽訂許可協(xié)議之后，以FRAND條件給侵權(quán)行為人發(fā)送一個關(guān)于使用許可的具體書面要約，并明確使用費率的數(shù)額及其計算方式。

2.侵權(quán)行為人繼續(xù)使用涉案專利的情況下，未按照公認的商業(yè)慣例并且基于誠信原則，勤勉地針對SEP權(quán)利人的要約做出回應(yīng)，特別是不存在拖延策略。

所謂侵權(quán)行為人勤勉地對SEP權(quán)利人的要約做出回應(yīng)，按照歐洲法院的解釋，是指標(biāo)準(zhǔn)實施者積極提出反要約，一旦反要約被SEP權(quán)利人拒絕，則從被拒絕的時間開始，按照本領(lǐng)域中公認的商業(yè)做法，提供適當(dāng)?shù)膿?dān)保，比如提供銀行保證，或者拿出必要數(shù)量的金錢用于提存，而且提供的擔(dān)保必須相當(dāng)于其過去已經(jīng)使用SEP應(yīng)當(dāng)支付的費用*ECJ,Case C-170/13,Huawei Technologies Co.Ltd.v.ZTC Corp.and ZTC Deutschland GmbH.ECJ,Case C-170/13,Huawei Technologies Co.Ltd.v.ZTC Corp.and ZTC Deutschland GmbH.。

歐洲法院創(chuàng)設(shè)的這套規(guī)則在隨后不久發(fā)生的意大利SISVEL公司訴海爾德國公司和海爾歐洲貿(mào)易公司侵犯與GPRS 和 UMTS有關(guān)的兩項SEP案中得到了運用。該案中，雖然杜塞爾多夫地方法院認為海爾不具備抗辯禁令要件而支持了原告禁令訴請，但杜塞爾多夫高級州立法院認為，盡管作為標(biāo)準(zhǔn)的實施者未達到華為訴中興案中歐洲法院確立的抗辯禁令救濟的要件，但在SEP權(quán)利人同樣沒有履行發(fā)出侵權(quán)警告、提供FRAND許可要約、明確許可費率及其計算方式等情況下，也不能支持其禁令救濟請求*Sisvel v.Hair Deutschland and Hair Europe Trading,4a 0 93/14,4a 0 114/14.。

歐洲法院設(shè)計的這套規(guī)則對于判斷實施者是否基于誠信原則與SEP權(quán)利人進行許可談判、負有FRAND承諾義務(wù)的SEP權(quán)利人尋求禁令救濟是否濫用市場支配地位具有較高的實務(wù)價值。在這個過程中，如果SEP實施者基于誠信原則，根據(jù)過去使用SEP的具體情況提供等額甚至超額的使用費用于提存擔(dān)保，SEP權(quán)利人的經(jīng)濟利益得以確保，從而可以避免糾紛的發(fā)生，節(jié)省雙方當(dāng)事人就許可使用費進行談判的成本。相反，如果SEP實施者接到SEP權(quán)利人符合要求的侵權(quán)警告函之后，對該警告函置之不理，不表明以FRAND條件簽訂許可協(xié)議的意愿，或者在繼續(xù)使用涉案SEP的情況下，拒絕按照公認商業(yè)做法提供銀行擔(dān)?；蛘咛岽妫瑒tSEP權(quán)利人可以獲得禁令救濟。

但是，這套規(guī)則依舊難以解決SEP之爭中最核心的FRAND使用費的計算問題。SEP權(quán)利人在其要約中，極有可能從利己角度提出讓SEP實施者無法接受的過高使用費率和具體計算方式，SEP實施者在其反要約中，也極有可能從利己角度出發(fā)，隱瞞過去使用SEP的真實狀況，提供盡可能少的金錢提存。這樣一來，雙方分歧依舊會非常巨大，難以就FRAND使用費率達成一致意見，最后不得不交由法院或者仲裁機構(gòu)進行裁決。這不但費力耗時耗財力，而且法院或者仲裁機構(gòu)裁決的使用費率是否是FRAND費率，也存在疑問。這套看似完美的程序規(guī)則，實踐中不但很可能難以最終解決FRAND使用費率的問題，也難以解決SEP權(quán)利人是否有權(quán)獲得禁令救濟的問題。

歐洲法院設(shè)計的上述規(guī)則也沒有明確要求SEP權(quán)利人必須向標(biāo)準(zhǔn)使用者公開可以比對的許可使用費率，即已經(jīng)授權(quán)第三人使用SEP的許可使用費率，這點很可能成為SEP實施者認為自己受到歧視待遇的極有說服力的理由，進而對SEP權(quán)利人的要約提出質(zhì)疑，策略性地拖延談判時間，直至將SEP權(quán)利人逼入訴訟當(dāng)中。

此外，SEP實施者是否都如此誠實，自覺在FRAND使用費率未確定前，就像已和SEP權(quán)利人簽訂了許可協(xié)議一樣，拿出足夠多的金錢進行擔(dān)?；蛑苯犹岽?，也是一個存在不確定性的問題。至少到目前為止，尚未見到有SEP實施者自覺拿出足夠多金錢提存以保證SEP權(quán)利人獲得應(yīng)有補償?shù)慕?jīng)驗數(shù)據(jù)。

總地來說，歐洲法院設(shè)計的上述規(guī)則雖解決了何種情況下SEP權(quán)利人尋求禁令救濟不構(gòu)成濫用市場支配地位的問題，但依舊存在較多不確定性。

三、 “通知”和“反通知”：面向程序正義的FRAND規(guī)則

基于程序正義觀點，總結(jié)和反思歐洲法院上述判決，本文認為，可以從立法論的角度設(shè)計一套關(guān)于通知與反通知的程序規(guī)則，同時解決FRAND劫持、專利劫持、FRAND使用費率的確定以及SEP權(quán)利人是否有權(quán)請求禁令救濟的問題，從而平衡SEP權(quán)利人和SEP實施者的利益，既促進發(fā)明創(chuàng)造和標(biāo)準(zhǔn)的建立，又促進發(fā)明創(chuàng)造的應(yīng)用和標(biāo)準(zhǔn)的實施。

(一) SEP權(quán)利人的通知

在行使禁令請求權(quán)和損害賠償請求權(quán)之前，SEP權(quán)利人需要向SEP實施者發(fā)送一份有效通知，該通知應(yīng)當(dāng)包括如下內(nèi)容：

1.SEP權(quán)利人的物理或者電子簽名。主要目的是確保SEP權(quán)利人的適格性。

2.主張被侵害的SEP及理由。主要目的是準(zhǔn)確界定被侵害的專利是否標(biāo)準(zhǔn)必要專利及其數(shù)量，杜絕SEP權(quán)利人虛報SEP及其數(shù)量的情況發(fā)生。

3.SEP被侵害的具體情況。包括被侵權(quán)的是產(chǎn)品專利還是方法專利，侵權(quán)產(chǎn)品或者侵權(quán)方法落入SEP保護范圍的對比情況，侵權(quán)產(chǎn)品或者侵權(quán)方法的生產(chǎn)、銷售地域或者使用地域等。主要目的是明確侵權(quán)具體狀況。

4.許可使用費率和可比對的許可使用費率，特別是計算許可使用費率的具體依據(jù)和方法。相應(yīng)地，要求SEP實施者保守可比對許可使用費率的聲明。主要目的是防止SEP權(quán)利人索要過高的、歧視性的費率，同時確保其商業(yè)秘密不受侵害。

5.SEP的使用未經(jīng)授權(quán)的善意聲明，以及法律依據(jù)。主要目的是防止標(biāo)準(zhǔn)必要專利權(quán)人濫發(fā)通知。

6.未就使用費率達成協(xié)議時，同意獨立第三方根據(jù)通知和反通知內(nèi)容確定使用費率的聲明。主要目的是督促SEP權(quán)利人謹慎提出許可使用費率，并為法院或者仲裁機構(gòu)取得管轄權(quán)及裁決許可使用費率提供依據(jù)。

7.信息準(zhǔn)確、如果不準(zhǔn)確愿意承擔(dān)不利后果的聲明。主要目的是通過讓SEP權(quán)利人承擔(dān)不誠實行為的不利后果，確保其就SEP使用費率進行謹慎、合理、符合商業(yè)慣例的報價。

8.合理的聯(lián)系方式，包括住址、電話、電子郵件，等等。主要目的是方便SEP實施人及時、準(zhǔn)確聯(lián)系SEP權(quán)利人。

(二) SEP實施者的反通知

在收到SEP權(quán)利人的反通知后，SEP實施者應(yīng)當(dāng)按照本領(lǐng)域中公認的商業(yè)做法，在合理時間內(nèi)回應(yīng)SEP權(quán)利人的通知，并向SEP權(quán)利人提出反通知。一個有效的反通知應(yīng)當(dāng)包括如下內(nèi)容：

1.SEP實施者物理的或者電子的簽名。主要目的是確保SEP實施者的適格性。

2.SEP權(quán)利人主張的SEP是非SEP的理由。主要目的是準(zhǔn)確界定被侵害的專利是否SEP及其數(shù)量，防止SEP實施人毫無根據(jù)或者不合理地否認SEP權(quán)利人通知中所列舉的SEP屬性的情況發(fā)生。

3.是否侵害SEP權(quán)利人主張的SEP及理由。主要目的是確保SEP實施人詳細、準(zhǔn)確說明其生產(chǎn)、銷售產(chǎn)品或者使用的生產(chǎn)方法的具體情況，是否落入SEP技術(shù)保護范圍的技術(shù)對比情況，防止其毫無根據(jù)或者不合理地否定SEP權(quán)利人通知中所指控的侵權(quán)情況，并確保其在實施SEP的情況下準(zhǔn)確提供實施對象、實施數(shù)量、實施地域等情況。

4.許可使用費率和可比對的許可使用費率，特別是計算許可使用費率的具體依據(jù)和方法，相應(yīng)地，要求SEP權(quán)利人保守可比對使用費率的聲明。主要目的是確保SEP實施人積極、謹慎地提出其認為公平、合理、無歧視的許可使用費率，防止SEP實施人毫無根據(jù)或者不合理地否認SEP權(quán)利人通知中主張的許可使用費率，并確保其商業(yè)秘密不受SEP權(quán)利人侵害，或者不侵害SEP權(quán)利人的商業(yè)秘密。

5.按照本領(lǐng)域公認的商業(yè)做法，基于誠信原則，不存在任何拖延策略，愿意支付許可使用費的聲明。主要目的是防止SEP實施人故意拖延談判時間、回復(fù)SEP權(quán)利人通知的時間。

6.未就使用費率達成協(xié)議時，同意獨立第三方根據(jù)通知和反通知內(nèi)容確定使用費率的聲明。主要目的是督促SEP實施人謹慎、合理地提出許可使用費率，并為法院或者仲裁機構(gòu)取得管轄權(quán)及裁決許可使用費率提供依據(jù)。

7.信息準(zhǔn)確、如果不準(zhǔn)確愿意承擔(dān)不利后果的聲明。主要目的是通過讓SEP實施人承擔(dān)不誠實行為的不利后果，確保其就SEP進行謹慎、合理、符合商業(yè)慣例的反報價。

8.合理的聯(lián)系方式，包括住址、電話、電子郵件，等等。主要目的是方便SEP人及時、準(zhǔn)確聯(lián)系SEP實施人。

(三) 違反通知和反通知程序規(guī)則的后果

SEP權(quán)利人如果沒有發(fā)出有效的通知，可被認為不愿意或者惡意與SEP實施者協(xié)商許可使用費率，試圖進行專利劫持，SEP實施者可以拒絕SEP權(quán)利人提出的許可使用費要求，并且可以要求法院或者仲裁機構(gòu)等獨立第三方直接按照其反通知中提出的許可使用費率確定最終的許可使用費率，該費率應(yīng)當(dāng)視為FRAND許可使用費率，而且SEP權(quán)利人不得主張禁令救濟，否則視為違反反壟斷法的濫用市場支配地位行為。

SEP實施者如果沒有發(fā)出有效的反通知，可被認為不愿意或者惡意與SEP權(quán)利人協(xié)商許可使用費率，試圖進行FRAND劫持，SEP權(quán)利人可以拒絕SEP實施者提出的許可使用費率主張，并且可要求法院或者仲裁機構(gòu)等獨立第三方直接按照其通知中提出的許可使用費率確定最終的許可使用費率，該費率應(yīng)當(dāng)視為FRAND許可使用費率，而且法院應(yīng)當(dāng)支持SEP權(quán)利人的禁令救濟請求。

在SEP權(quán)利人沒有發(fā)出有效通知，同時SEP實施人沒有發(fā)出有效反通知的情況下，則說明SEP權(quán)利人試圖進行專利劫持、SEP實施人試圖進行FRAND劫持，則法院或者仲裁機構(gòu)等獨立第三方可以直接平均雙方提出的使用費率，作為最后的許可使用費率。這個結(jié)果可能雙方都不滿意，但這正是對雙方不誠實行為的懲罰。

由于上述嚴重不利后果的存在，不管是SEP權(quán)利人還是SEP實施者不得不對對方的報價進行預(yù)判，并理性、客觀、誠實地向?qū)Ψ教岢鯯EP許可使用費率及其計算依據(jù)、具體方法，以避免承擔(dān)不利后果，從而使雙方提出的許可使用費率最為接近，一旦雙方不能在通知和反通知程序之外通過協(xié)商確定FRAND使用費率，法院或者仲裁機構(gòu)可以直接在平均雙方各自提出的許可使用費率基礎(chǔ)上確定最終的許可使用費，該最終確定的許可使用費率應(yīng)該說是最符合FRAND原則要求的費率。

(四) 通知與反通知規(guī)則和純粹程序正義

上述通知與反通知規(guī)則符合純粹程序正義，并且其恰當(dāng)執(zhí)行最終能夠在FRAND費率的確定方面和是否頒發(fā)禁令方面實現(xiàn)公平的結(jié)果。理由如下。

首先，通知與反通知規(guī)則建立在本文第四大部分經(jīng)過充分論證得出的如下事實基礎(chǔ)之上：至今為止，在SEP領(lǐng)域中，無論是理論界還是實務(wù)界，歐美日以及我國并未從實質(zhì)正義的角度，探索出一個關(guān)于如何確定FRAND費率的獨立、統(tǒng)一判斷標(biāo)準(zhǔn)，和一個關(guān)于何種情況下應(yīng)當(dāng)支持SEP權(quán)利人禁令救濟訴求的獨立、統(tǒng)一判斷標(biāo)準(zhǔn)。正是由于至今為止并不存在任何有關(guān)結(jié)果正當(dāng)性(即如何確定FRAND費率、是否應(yīng)當(dāng)頒發(fā)禁令)的實質(zhì)正義意義上的獨立、統(tǒng)一判斷標(biāo)準(zhǔn)，通知與反通知規(guī)則的設(shè)計避開了如何從實質(zhì)正義角度確定FRAND費率和是否應(yīng)當(dāng)頒發(fā)禁令的判斷標(biāo)準(zhǔn)這一不可能完成的任務(wù)，而只關(guān)心如何設(shè)計一套正確的或者公平的程序。

其次，為了確保一套正確的或者公平的程序被設(shè)計出來，通知與反通知規(guī)則遵從了純粹程序正義的四個基本要求。

一是參與。即受通知與反通知規(guī)則結(jié)果影響的SEP權(quán)利人和標(biāo)準(zhǔn)實施者都可以平等參與到該規(guī)則中，充分表達自己的主張。

二是透明和公開。透明和公開在通知與反通知規(guī)則中有兩個方面的含義。其一是SEP權(quán)利人和SEP實施者都可以通過通知和反通知內(nèi)容充分了解對方圍繞SEP及其實施而發(fā)生的各種信息，特別是真正SEP的數(shù)量、真正SEP被實施的情況、雙方關(guān)于使用費率的主張及其計算依據(jù)、雙方提供的可比對許可使用費率，規(guī)則的運行完全在透明狀態(tài)下完成。其二是因SEP權(quán)利人或者SEP實施人某一方不誠實行為導(dǎo)致訴訟或者仲裁，除非涉及商業(yè)秘密，訴訟或者仲裁程序在公開狀態(tài)下進行。

三是一致。即通知和反通知內(nèi)容對任何SEP權(quán)利人和SEP實施者都一視同仁，在SEP權(quán)利人或者SEP實施人某一方因不誠實行為導(dǎo)致訴訟或者仲裁時，法院或者仲裁機構(gòu)等獨立第三方都按照通知或者反通知中的內(nèi)容，裁定不誠實行為一方承擔(dān)不利后果。

四是中立。即執(zhí)行通知與反通知規(guī)則的法院或者仲裁機構(gòu)不偏不倚，保持中立。也就是說，一旦SEP權(quán)利人或者SEP實施人某一方因不誠實行為導(dǎo)致訴訟或者仲裁時，法院或者仲裁機構(gòu)等獨立第三方除了不應(yīng)當(dāng)偏袒任何一方之外，還必須保持克制，不主動從實質(zhì)正義角度設(shè)定FRAND費率的標(biāo)準(zhǔn)、是否頒發(fā)禁令的標(biāo)準(zhǔn)，而只根據(jù)通知和反通知內(nèi)容，審查哪一方未發(fā)出有效通知或者反通知而存在不誠實行為，并在此基礎(chǔ)上決定讓哪一方承擔(dān)不利后果。在這個過程中，法院或者仲裁機構(gòu)等獨立第三方也可能會運用可比對的許可使用費率或者根據(jù)某些因素計算出一個使用費率，用以判斷某一方提出的使用費率是否過高或者過低而存在專利劫持或者FRAND劫持的傾向，但也僅此而已。因為按照通知與反通知規(guī)則，一旦法院或者仲裁機構(gòu)等獨立第三方評判出一方存在或者雙方都存在不誠實行為，則法院或者仲裁機構(gòu)等獨立第三方應(yīng)當(dāng)按照對方提出的許可使用費率或者直接平均雙方提出的許可使用費率確定最后的FRAND費率，并確定是否頒發(fā)禁令，用以評判一方過高或者過低報價工具的可比對許可使用費率或者根據(jù)某些因素計算出來的使用費率就沒有了任何意義。在這個過程中，法院或者仲裁機構(gòu)等獨立第三方始終保持中立態(tài)度。

再次，按照純粹程序正義的含義，一套正確的或者公平的程序必須得到恰當(dāng)?shù)貓?zhí)行，從而確保按照這套程序?qū)崿F(xiàn)結(jié)果是公平的。為此，通知與反通知規(guī)則預(yù)設(shè)了兩個前提。一是SEP權(quán)利人和SEP實施者自愿同意通過通知和反通知規(guī)則解決FRAND費率的確定和是否頒發(fā)禁令的問題。二是SEP權(quán)利人和SEP實施者自愿同意通知和反通知中的項目內(nèi)容，尤其是自愿同意，任何一方存在任何不誠實行為，愿意承擔(dān)不利后果，即承認對方提出的使用費率是符合FRAND原則的使用費率，同時接受是否頒發(fā)禁令帶來的有利或者不利于己的后果。

然而，這兩個前提在現(xiàn)實中不容易自動成就。通知與反通知規(guī)則本質(zhì)上是一套關(guān)于SEP報價的游戲規(guī)則，考驗的是SEP權(quán)利人和標(biāo)準(zhǔn)必要實施者的誠實信用品格，目的是促使雙方在不利后果的威懾下，盡可能客觀、理性報價，使雙方報價盡可能趨于一致，從而為法院或者仲裁機構(gòu)等獨立第三方直接裁定FRAND使用費率提供依據(jù)，對雙方當(dāng)事人要求都非常高，稍有不誠信的行為就可能承擔(dān)不利后果，由于理性經(jīng)濟人固有的趨利避害性格的限制，無論是SEP權(quán)利人還是SEP實施者，都不太可能自愿接受這兩個前提。正是因為如此，本文才從立法論而不是解釋論角度提出這套規(guī)則，目的是希望通過立法將這套規(guī)則上升為具有執(zhí)行力的法律規(guī)則，以便SEP權(quán)利人和SEP實施人自愿遵守，從而解決符合純粹程序正義的通知與反通知規(guī)則得以執(zhí)行的問題，并確保按照這套規(guī)則實現(xiàn)的結(jié)果是公平的。

四、 結(jié) 語

為了解決FRAND劫持的問題，法官、學(xué)者和律師一直在探索各種方法以圖確定實質(zhì)正義意義上FRAND使用費率的含義，甚至原則性地否定SEP權(quán)利人尋求禁令救濟的權(quán)利。然而，由于從實質(zhì)正義角度看，國內(nèi)外尚未尋找到一致的確定和計算FRAND使用費率的方法和是否頒發(fā)禁令的標(biāo)準(zhǔn)，至今為止，理論和實務(wù)界不但未能解決實質(zhì)正義意義上的FRAND使用費率的計算問題，F(xiàn)RAND劫持問題也已經(jīng)出現(xiàn)并已成為了一個嚴重困擾SEP權(quán)利人的問題。如何減緩、防止乃至消除FRAND劫持和專利劫持的問題，依舊是知識產(chǎn)權(quán)界面臨的一個重要課題。

本文創(chuàng)造性地提出，可以通過設(shè)計一套面向程序正義的“通知與反通知”規(guī)則，同時解決FRAND劫持和專利劫持的問題，不管這套規(guī)則是正確還是錯誤，可行還是不可行，都是探討解決FRAND劫持和專利劫持問題的一次大膽的、全新的嘗試。

[1] Mark A.Lemley,Carl Shapiro.Patent Holdup and Royalty Stacking.Texas Law Review,2007，85(7).

[2] Philippe Chappatte.FRAND Commitments-The Case for Antitrust Intervention.European Competition Journal,2009，5(2).

[3] Mark A.Lemley.Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organization.California Law Review,2002,90(6).

[4] Sandra Badin,Mike Renaud,James Wodarski.Patent Hold-up or Patent Hold-out? Judge Essex Adds His Voice to the SEP-FRAND Debate.[2017-08-31]http://www.mintz.com/newsletter/2014/Advisories/4096-0714-NAT-IP/index.html.

[5] Dennis W.Carlton,Allan Shampine.Identifying Benchmarks for Applying Non-discrimination in FRAND.Competition POL’INT’L I,2014，(5).

[6] Damien Geradin.Reverse Hold-ups:The(Often Ignored)Risks Faced by Innovators in Standardized Areas.SSRN Electronic Journal,2010，(11).

[7] Gregory Sidak.The Meaning of FRAND,Part II:Injunction.Journal of Competition Law and Economics,2015，11(1).

[8] ITU.The World in 2013:ICT Facts and Figures.[2017-08-31]http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2013-e.pdf.

[9] ITU.The World in 2014:ICT Facts and Figures.[2017-08-31]http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2014-e.pdf.

[10] Egham.Gartner Says Grey-Market Sales and Destocking Drive Worldwide Mobile Phone Sales to 309 Million Units; Smartphone Sales Grew 13 Per Cent in Third Quarter of 2009.[2017-08-31]http://www.gartner.com/newsroom/id/1224645.

[11] Barcelona.Gartner Says Smartphone Sales Accounted for 55 Percent of Overall Mobile Phone Sales in Third Quarter of 2013.[2017-08-31]http://www.gartner.com/newsroom/id/2623415.

[12] 李揚，劉影.FRAND標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可使用費的計算——以中美相關(guān)案件比較為視角.科技與法律,2014，(5).

[13] 劉影.日本標(biāo)準(zhǔn)必要專利損害賠償額的計算——以“Apple Japan vs.Samsung”案為視角.知識產(chǎn)權(quán),2017，(3).

[14] 葉若思，祝建軍，陳文全.標(biāo)準(zhǔn)必要專利使用費糾紛中FRAND規(guī)則的司法適用 評華為公司訴美國IDC公司標(biāo)準(zhǔn)必要專利使用費糾紛案.電子知識產(chǎn)權(quán),2013，(4).

[15] Robert P.Merges.Justifying Intellectual Property.Boston:Harvard University Press,2011.

[16] Roger G.Brooks.Patent“holdup”,Standards-Setting Organizations,and the FTC’S Campaign Against Innovations.Aipla Quarterly Journal,2011，(39).

[17] Jorge L.Contreras.The February of FRAND.[2017-08-31]http://patentlyo.com/patent/2012/03/february-of-frand.html.

[18] DOJ/USPTO.Policy Statement on Remedies for SEPs Subject to Voluntary F/RAND Commitments.[2017-08-31]https://www.justice.gov/sites/default/files/atr/legacy/2014/09/18/290994.pdf.

[19] IEEE.IEEE-SA Standards Board Bylaws.[2017-12-01]http://standards.ieee.org/develop/policies/bylaws/sect6-7.html.

[20] 祝建軍.標(biāo)準(zhǔn)必要專利禁令救濟的成立條件.人民司法(應(yīng)用),2016,(1).

[21] Jay P.Kesan, Carol M.Hayes.FRAND’s Forever:Standards,Patent Transfers,and Licensing Commitments.Indiana Law Journal,2014，89(1).

[22] Mark A.Lemley, Carl Shapiro.A Simple Approach to Setting Reasonable Royalties for Standard-Essential Patents.Berkeley Technology Law Journal,2013，28(2).

[23] 朱理.標(biāo)準(zhǔn)必要專利禁令救濟問題的反壟斷法分析.中國知識產(chǎn)權(quán)雜志，2016，(3).

[24] 李揚，許清.知識產(chǎn)權(quán)人停止侵害請求權(quán)的限制.法學(xué)家,2012，(6).

[25] 博登海默.法理學(xué)——法哲學(xué)及其方法.鄧正來，姬敬武譯.北京：華夏出版社，1987.

[26] Alison Jones.Standard-essential Patents:FRAND Commitments,Injunctions and the Smartphone Wars.European Competition Journal,2014，10(10).

[27] European Commission.Antitrust:Commission Accepts Legally Binding Commitments by Samsung Electronics on Standard Essential Patent injunctions.[2017-08-31]http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-490_en.htm.

AStudyonFRANDHoldupandItsLegalSolution

LiYang
(Sun Yat-Sen University)

FRAND holdup means SEP implementer tactically and unreasonably makes full use of the uncertainty and ambiguity of FRAND to pay excessively low royalties or even not to pay any royalties to SEP holder.FRAND holdup hampers innovation of technology and process of patent standardization and harms consumer’s interests as well.Exaggeration of the risks of patent holdup，the uncertainty and ambiguity of FRAND,one-sided limitation on the availability of SEP holder’s injunction relief and information asymmetry have led to FRAND holdup seriously perplexing SEP holder.In what circumstances can SEP holder seek injunction relief and how to determine FRAND royalty are two keys to eliminate FRAND holdup.Based on CJEU’s decision over procedural rules about SEP injunction relief,to design a set of rule of Notice and Counter-Notice to stimulate SEP holder and SEP implementer to successfully negotiate FRAND royalty in good faith is perhaps a good choice.

FRAND; FRAND; holdup injunction; relief notice and counter-notice

2017-08-31

李 揚，法學(xué)博士,中山大學(xué)法學(xué)院教授；廣東 廣州 501275。

李 媛

10.14086/j.cnki.wujss.2018.01.011

D923.4

A

1672-7320(2018)01-0117-15

國家社會科學(xué)基金重點項目(15AFX018)