譙榮德 蘇國(guó)寶 李曉丹

關(guān)鍵詞

OEM

定牌加工

商標(biāo)侵權(quán)

日前，最高院改判“東風(fēng)”定牌加工不侵權(quán)的再審判決作出后，立即引起業(yè)界的重大反響，OEM再次成為知產(chǎn)界討論和分析的熱點(diǎn)。實(shí)際上，OEM產(chǎn)業(yè)具有社會(huì)分工更加精細(xì)、利潤(rùn)分配更加合理、資源配置更加優(yōu)化等特點(diǎn)，在我國(guó)經(jīng)濟(jì)中也一直扮演著重要角色，其作用體現(xiàn)在解決就業(yè)、出口創(chuàng)收等各個(gè)方面。因此，進(jìn)一步明確OEM案件的裁判標(biāo)準(zhǔn)便顯得尤為重要，這也將有利于國(guó)際貿(mào)易合作的開展。

OEM是國(guó)際貿(mào)易中逐漸形成的一種合作方式，英文全稱為Original Equipment Manufacturer，目前我國(guó)法律還沒有對(duì)此作出明確的規(guī)定。通常情況下，OEM是指境內(nèi)企業(yè)接受境外商標(biāo)權(quán)人或商標(biāo)使用權(quán)人的委托，按照要求加工產(chǎn)品，并在產(chǎn)品上貼附境外委托人提供的商標(biāo)，最終將全部產(chǎn)品交付給境外委托人，但不在我國(guó)境內(nèi)銷售的生產(chǎn)加工模式。

根據(jù)知產(chǎn)寶發(fā)表的《用109個(gè)案例看OEM司法認(rèn)定》中的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，目前已有至少109個(gè)與OEM相關(guān)的判例，其中90個(gè)為侵權(quán)案件，19個(gè)為行政案件，具體如下表所示。

從表中可以直觀地看出，OEM案件主要集中在侵權(quán)方面，絕大多數(shù)案件均認(rèn)定“未構(gòu)成商標(biāo)使用”和“不侵權(quán)”。但是，在行政案件方面，絕大多數(shù)案件又認(rèn)定“構(gòu)成商標(biāo)使用”，這與民事案件的結(jié)論存在矛盾。實(shí)際上，不同的裁判結(jié)論體現(xiàn)了不同時(shí)期司法實(shí)踐的不同裁判標(biāo)準(zhǔn)。接下來，本文將通過具體的案例進(jìn)行分析。

民事侵權(quán)案件中OEM案件的司法認(rèn)定及發(fā)展歷史

（一）早期各地法院機(jī)械地適用《商標(biāo)法》中的侵權(quán)條款，普遍認(rèn)定OEM行為構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)

在早期（約在2002-2005年間），各地法院更為關(guān)注“形式正義”，普遍認(rèn)定OEM行為構(gòu)成侵權(quán)，認(rèn)為根據(jù)地域保護(hù)原則，在我國(guó)核準(zhǔn)注冊(cè)的商標(biāo)，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行無條件的保護(hù)，他人不得以任何方式侵害該注冊(cè)商標(biāo)的專用權(quán)。因此，各地法院多認(rèn)為OEM行為屬于修改前《商標(biāo)法》第五十二條規(guī)定的情形，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定侵權(quán)。

最為典型的案例是廣東省深圳市中級(jí)人民法院于2002年12月10日作出的（2001）深中法知產(chǎn)初字第55號(hào)判決（Nike案）。該案中，廣東省深圳市中級(jí)人民法院認(rèn)定，國(guó)外定作方、國(guó)內(nèi)出口方、國(guó)內(nèi)加工方在主觀上有意思上的聯(lián)絡(luò)，行為上有明確的分工，其行為共同構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。隨后，浙江省寧波市中級(jí)人民法院（2005）甬民二初字第232號(hào)民事判決（RBI案一審）也采納此觀點(diǎn)。浙江省高級(jí)人民法院的（2005）浙民三終字第284號(hào)民事判決（RBI案二審）亦認(rèn)定：“根據(jù)《商標(biāo)法》第五十二條第（一）項(xiàng)規(guī)定，是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，并非以造成混淆或誤認(rèn)為構(gòu)成要件，而是以是否在相同或類似商品上使用了與注冊(cè)商標(biāo)相同或近似的商標(biāo)；是否造成混淆或誤認(rèn)，僅是判斷商標(biāo)是否近似的要件，而非判斷是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)的直接要件?！?/p>

（二）中期各地法院開始重視“實(shí)質(zhì)正義”，認(rèn)定OEM行為未構(gòu)成侵權(quán)，支持的理由主要集中在“不會(huì)造成混淆誤認(rèn)”，不符合商標(biāo)侵權(quán)的基本要件

隨著OEM案件的增多，早期的“形式主義”很快受到各方的批評(píng)和質(zhì)疑。到了中期（約在2006-2011年間），各地法院開始重視“實(shí)質(zhì)正義”，認(rèn)為OEM商品沒有進(jìn)入我國(guó)市場(chǎng)，不會(huì)造成我國(guó)內(nèi)相關(guān)公眾的混淆和誤認(rèn)，不可能發(fā)生損害事實(shí)，因此不宜再機(jī)械地適用《商標(biāo)法》中的侵權(quán)條款。

實(shí)際上，北京市高級(jí)人民法院曾在2004印發(fā)的《關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件若干問題的解答》中（京高法發(fā)[2004]48號(hào)）對(duì)此問題進(jìn)行表態(tài)：“造成相關(guān)公眾的混淆、誤認(rèn)是構(gòu)成侵犯注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的前提。定牌加工是基于有權(quán)使用商標(biāo)的人的明確委托，并且受委托定牌加工的商品不在中國(guó)境內(nèi)銷售，不可能造成相關(guān)公眾的混淆、誤認(rèn)，不應(yīng)當(dāng)認(rèn)定構(gòu)成侵權(quán)?！钡?，這一解答沒能改變?cè)缙诘闹髁饔^點(diǎn)，北京市高級(jí)人民法院也在2006年印發(fā)的《關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件若干問題的解答》（京高法發(fā)[2006]68號(hào)）中刪除了這一表態(tài)。

2010年7月1日，最高法辦公廳回復(fù)海關(guān)總署的《關(guān)于對(duì)〈“貼牌加工”出口產(chǎn)品是否構(gòu)成侵權(quán)問題〉的復(fù)函》中也明確表示：“（涉外定牌）產(chǎn)品所貼商標(biāo)只在我國(guó)境外具有商品來源的識(shí)別意義，并不在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)發(fā)揮識(shí)別商品來源的功能，我國(guó)的相關(guān)公眾在國(guó)內(nèi)不可能接觸到涉案產(chǎn)品，不會(huì)造成國(guó)內(nèi)相關(guān)公眾的混淆誤認(rèn)……此種情形不屬于《商標(biāo)法》第52條規(guī)定的侵犯注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的行為”。

實(shí)踐中，越來越多的法院采納了“不會(huì)造成混淆誤認(rèn)”的觀點(diǎn)。例如，福建省高級(jí)人民法院的（2007）閩民終字第459號(hào)民事判決（BOSS案）認(rèn)定：“中國(guó)的相關(guān)公眾在國(guó)內(nèi)不可能也沒有機(jī)會(huì)接觸到標(biāo)有訟爭(zhēng)商標(biāo)的西服，就更不可能造成國(guó)內(nèi)相關(guān)公眾的混淆和誤認(rèn)，而造成相關(guān)公眾的混淆、誤認(rèn)是認(rèn)定構(gòu)成侵犯注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的前提。”隨后，上海市高級(jí)人民法院的（2009）滬高民三（知）終字第65號(hào)民事判決（JOLIDA案）、江蘇省高級(jí)人民法院的（2012）蘇知民終字第0297號(hào)（SOYODA案）也采納了相同觀點(diǎn)。

值得一提的是，最高院于2009年4月21日下發(fā)了《關(guān)于當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判服務(wù)大局若干問題的意見》，該意見第18條規(guī)定：“妥善處理當(dāng)前外貿(mào)‘貼牌加工中多發(fā)的商標(biāo)侵權(quán)糾紛，對(duì)于構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)的情形，應(yīng)當(dāng)結(jié)合加工方是否盡到必要的審查注意義務(wù)，合理確定侵權(quán)責(zé)任的承擔(dān)?！辈贿^，由于沒有進(jìn)一步解釋，各地法院對(duì)“必要的審查注意義務(wù)”的理解也不盡相同，在案件審理中亦會(huì)施以不同的裁判標(biāo)準(zhǔn)。

（三）目前最高院相關(guān)再審判決明確了OEM行為并非《商標(biāo)法》意義上的使用行為，因此不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)

第一例OEM再審案為最高院的（2014）民提字第38號(hào)案（PRETUL案）。該案中，浙江省寧波市中級(jí)人民法院、浙江省高級(jí)人民法院在一審、二審中均判定涉案OEM行為構(gòu)成侵權(quán)。隨后，浦江亞環(huán)鎖業(yè)有限公司（一審被告、二審上訴人）不服二審判決提起再審，最高院予以提審。最終，最高院再審判決認(rèn)定：“雖然《商標(biāo)法》第四十八條中的‘用以識(shí)別商品來源的行為系2013年商標(biāo)法修改時(shí)新增加，但并不意味著對(duì)商標(biāo)法關(guān)于商標(biāo)的使用有了本質(zhì)的變化，而是對(duì)商標(biāo)的使用進(jìn)行的進(jìn)一步的澄清，避免將不屬于識(shí)別商品來源的使用行為納入商標(biāo)使用范疇，進(jìn)而導(dǎo)致《商標(biāo)法》第五十二條的擴(kuò)大適用?！币虼?，最高院認(rèn)定，加工方使用相關(guān)標(biāo)識(shí)的行為，不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。

第二例OEM再審案為最高院的（2016）最高法民再339號(hào)案（東風(fēng)案）。該案中，江蘇省常州市中級(jí)人民法院一審判定涉案OEM行為不構(gòu)成侵權(quán)，江蘇省高級(jí)人民法院二審改判構(gòu)成侵權(quán)。隨后，江蘇常佳金峰動(dòng)力機(jī)械有限公司（一審被告、二審被上訴人）不服二審判決提起再審，最高院予以提審。最終，最高院再審判決認(rèn)定：“不用于識(shí)別或區(qū)分來源的商標(biāo)使用行為，不會(huì)對(duì)商品或服務(wù)的來源產(chǎn)生誤導(dǎo)或引發(fā)混淆，以致影響商標(biāo)發(fā)揮指示商品或服務(wù)來源的功能，不構(gòu)成商標(biāo)法意義上的侵權(quán)行為。本案中，在常佳公司加工生產(chǎn)或出口過程中，相關(guān)標(biāo)識(shí)指向的均是作為委托人的印尼PTADI公司，并未影響上柴公司（一審原告，二審上訴人）涉案注冊(cè)商標(biāo)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上的正常識(shí)別區(qū)分功能，不會(huì)導(dǎo)致相關(guān)公眾的混淆誤認(rèn)。”

其實(shí)自2011年起，已經(jīng)有法院開始從“商標(biāo)使用”角度解讀OEM行為。例如，廣東省高級(jí)人民法院的（2011）粵高法民三終字第467號(hào)民事判決、山東省高級(jí)人民法院的（2012）魯民三終字第81號(hào)民事判決等。但是，直到最高院再審判決的作出，“非商標(biāo)使用行為”才逐漸成為主流觀點(diǎn)。也就是說，在OEM侵權(quán)案件中，應(yīng)當(dāng)首先判斷涉案標(biāo)識(shí)是否在我國(guó)發(fā)揮了識(shí)別商品來源的功能，如果沒有發(fā)揮指示功能，就不構(gòu)成商標(biāo)法意義上的使用，更談不上“侵權(quán)”。

需要指出的是，最高院“東風(fēng)案”還對(duì)“必要的審查注意義務(wù)”進(jìn)行了闡述：“除非有相反證據(jù)顯示常佳公司接受委托未盡合理注意義務(wù)，對(duì)上柴公司的商標(biāo)權(quán)造成了實(shí)質(zhì)性的損害，一般情況下不應(yīng)認(rèn)定侵害商標(biāo)權(quán)。本案中，常佳公司已經(jīng)審查了相關(guān)權(quán)利證書資料，充分關(guān)注了委托方的商標(biāo)權(quán)利狀態(tài)。在印度尼西亞相關(guān)司法機(jī)構(gòu)判決相關(guān)商標(biāo)歸屬上柴公司期間，還就其時(shí)的定牌加工行為與上柴公司溝通并簽訂協(xié)議，支付了適當(dāng)數(shù)額的補(bǔ)償費(fèi)用。可見，常佳公司對(duì)于相關(guān)商標(biāo)權(quán)利狀況已經(jīng)適當(dāng)履行了審慎適當(dāng)?shù)淖⒁饬x務(wù)?！惫P者認(rèn)為，既然已經(jīng)認(rèn)定OEM為“非商標(biāo)使用行為”，就無需再探討“必要的審查注意義務(wù)”，最高院的這一探討仍可能導(dǎo)致未來的爭(zhēng)議。

商標(biāo)行政案件中OEM案件的司法認(rèn)定及發(fā)展歷史

根據(jù)知產(chǎn)寶的統(tǒng)計(jì)，OEM行政案件共有19個(gè)，解決的是“是否屬于商標(biāo)使用”，其中14個(gè)認(rèn)定屬于使用，5個(gè)認(rèn)定不屬于使用。實(shí)際上，根據(jù)《商標(biāo)法》的規(guī)定，“商標(biāo)使用”主要體現(xiàn)在第三十二條“以不正當(dāng)手段搶注他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)”以及第四十九條“連續(xù)三年不使用”兩項(xiàng)條款中，下文將圍繞這兩項(xiàng)條款進(jìn)行討論。

（一）各級(jí)法院一致認(rèn)為OEM行為不屬于《商標(biāo)法》第三十二條中的“在先商標(biāo)使用”

在最高院的（2012）行提字第2號(hào)案（無印良品案）中，為證明“在先使用并有一定影響”，良品計(jì)畫提交了珠海良品公司為其從事商品加工、檢測(cè)及配送的生產(chǎn)證據(jù)，以及“無印良品”商標(biāo)在日本及中國(guó)香港的宣傳和使用證據(jù)。北京市第一中級(jí)人民法院認(rèn)定，在案證據(jù)不能證明“無印良品”商標(biāo)在中國(guó)的實(shí)際使用。良品計(jì)畫不服提起上訴，北京市高級(jí)人民法院在二審判決中明確表示：“在案證據(jù)僅僅能證明良品計(jì)畫委托中國(guó)大陸境內(nèi)廠家加工生產(chǎn)第24類商品供出口，且宣傳、報(bào)道等均是在中國(guó)大陸境外，故不能證明‘無印良品商標(biāo)中國(guó)境內(nèi)的實(shí)際使用并為一定范圍的相關(guān)公眾所知曉”。雖然良品計(jì)畫不服提起再審，但是最高院的再審判決仍然維持了二審判決，認(rèn)定在案證據(jù)不足以證明“無印良品”商標(biāo)在中國(guó)大陸的實(shí)際使用并具有一定影響。

（二）在涉及《商標(biāo)法》“撤三”條款的案件中，各級(jí)法院普遍認(rèn)為OEM行為屬于“撤三”案件中的“商標(biāo)使用”。但隨著最高院的反復(fù)表態(tài)，北京市高級(jí)人民法院在最新的判決中明確，不宜再對(duì)“撤三”案件中的OEM行為采用雙重標(biāo)準(zhǔn)，OEM行為不再構(gòu)成“撤三”案件中的“商標(biāo)使用”

根據(jù)筆者統(tǒng)計(jì)，OEM行政案件大多為“撤三”案件。由于“撤三”條款的設(shè)立目的是“鼓勵(lì)和促使商標(biāo)權(quán)人使用商標(biāo)，避免商標(biāo)資源閑置、浪費(fèi)，而非懲罰商標(biāo)權(quán)人，該項(xiàng)制度下的商標(biāo)使用不是產(chǎn)生權(quán)利的使用，而是在已經(jīng)獲得權(quán)利的基礎(chǔ)上，激活商標(biāo)，行使并維持權(quán)”，在“撤三”案件的實(shí)踐中，北京市第一中級(jí)人民法院、北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院、北京市高級(jí)人民法院均認(rèn)為OEM行為屬于“商標(biāo)使用”。例如，北京市高級(jí)人民法院在（2010）高行終字第265號(hào)行政判決中認(rèn)定：“雖然來料加工的成品并未實(shí)際進(jìn)入中國(guó)大陸市場(chǎng)流通領(lǐng)域，但是如果不認(rèn)定來料加工為商標(biāo)使用行為，相關(guān)商標(biāo)專用權(quán)因未使用而構(gòu)成被撤銷的理由，恐不盡公平，且有悖于拓展對(duì)外貿(mào)易政策?！弊罱K，北京市高級(jí)人民法院在該案中維持了涉案商標(biāo)的注冊(cè)。

此外，北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院在（2015）京知行初字第3764號(hào)行政判決中，對(duì)最高院“無印良品”案判決在“撤三”案件中是否適用作出了下述評(píng)述：“最高人民法院（2012）行提字第2號(hào)判決系針對(duì)定牌加工是否屬于修改前《商標(biāo)法》第三十一條的‘在先使用并有一定影響的商標(biāo)的情形，不能成為判定是否屬于‘連續(xù)三年停止使用情形的當(dāng)然依據(jù)?！弊罱K，北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院在該案中仍然認(rèn)定OEM行為屬于“撤三”案件中的“商標(biāo)使用”。

但是，北京市高級(jí)人民法院在2017年12月15日作出的（2016）京行終5003號(hào)行政判決中已經(jīng)轉(zhuǎn)變觀念，參考適用了最高院的“無印良品”案以及“PRETUL”案，并認(rèn)為：“雖然最高院在上訴案件中涉及條款與撤銷案件中的條款不同，但是，除非法律本身作出明確區(qū)分，在同一部法律內(nèi)對(duì)相同概念作相同理解，是法律理解和適用的必然要求，否則將導(dǎo)致法律適用過程中法律概念的沖突和矛盾。因此，不應(yīng)將未在中國(guó)大陸地區(qū)實(shí)際銷售而僅供出口的商品上的商標(biāo)貼附行為認(rèn)定為商標(biāo)法意義上的商標(biāo)使用行為，并僅據(jù)此而維持商標(biāo)的注冊(cè)?！弊罱K，北京市高級(jí)人民法院在該案中認(rèn)定OEM行為不屬于“撤三”案件中的“商標(biāo)使用”。

北京市高級(jí)人民法院最新的判決，是否意味著OEM行為一律不屬于“撤三”案件中的“商標(biāo)使用”，目前尚未有定論。然而，北京市高級(jí)人民法院作為商標(biāo)行政案件的終審法院，此次觀念的改變，必將對(duì)日后的OEM“撤三”案件的審理起到重要的指導(dǎo)作用。從根本上說，民事與行政案件中的“使用”并無差別，理應(yīng)對(duì)其作相同的理解，不應(yīng)再采取雙重標(biāo)準(zhǔn)，這也更有利于分析OEM的本質(zhì)，從而避免紛爭(zhēng)，更好地指導(dǎo)生產(chǎn)者和消費(fèi)者目前的生產(chǎn)和生活。