基于“信息量”判斷修改超范圍的探討

摘 要 在審查操作實踐中，修改超范圍的判斷一直難以把握，本文以筆者實際工作中所遇到的疑惑為引，結(jié)合自身審查工作中的一些思考和認識，嘗試提出基于“信息量”判斷修改超范圍的方法，并結(jié)合具體案例給出提取、比較“信息量”的操作方法。

關(guān)鍵詞 信息量 修改 超范圍

作者簡介：黃靜雯，國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作湖北中心。

中圖分類號：D923.4 文獻標識碼：A DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2018.09.347

《專利法》第33條規(guī)定：申請人可以對其專利申請文件進行修改，但是，對發(fā)明和實用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍。審查指南對其解釋如下：原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍包括原說明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容和根據(jù)原說明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容以及說明書附圖能直接地、毫無疑義地確定的內(nèi)容。

在實際審查工作中，“原說明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容”較為直觀，其判斷也較為簡單；而對于“直接地、毫無疑義地確定的內(nèi)容”，審查指南中只給出了這么一個定性但無具體量化的標準，審查員難免會有疑惑、判斷不準的地方。筆者將針對該處難點，以在實際審查工作中所遇到的疑惑為引，結(jié)合自身的一些思考和認識，嘗試提出一種簡單、快捷的判斷方法。

一、問題的提出

筆者在日常審查工作中遇到這樣一個案件：原權(quán)利要求書和說明書均僅記載有“拉片1定位在鎖定裝置2的相應的凹槽21中”，同時說明書附圖如下：

申請人修改權(quán)利要求書，進一步限定其拉片1與凹槽21的接合方式為：“拉片（1）包括孔，所述鎖定裝置（2）在所述凹槽（21）中接合所述孔”，即進一步限定了拉片1上具有“孔”這個技術(shù)特征。從原申請文件的整體來看，尤其是附圖中明確顯示拉片1上具有一個孔，所屬領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)鎖定裝置2的鎖定結(jié)構(gòu)可以直接地、毫無疑義地確定拉片1必然是通過設(shè)置在其端部的孔從而定位在凹槽21中的，因此上述修改是不超范圍的。

在此情況下，筆者進一步思考：假設(shè)申請人的修改與上述不同：“拉片（1）包括至少一個孔，所述鎖定裝置（2）在所述凹槽（21）中接合所述至少一個孔”，即前者修改為“包括孔”，后者修改為“包括至少一個孔”。原權(quán)利要求書和說明書均為提及“孔”，僅在說明書附圖中可看出有空，且附圖中僅畫出了一個孔，且根據(jù)日常生活經(jīng)驗可以得知，拉鏈拉片通常有且僅需要設(shè)置一個孔。“包括至少一個孔”包括了具有多個孔的技術(shù)方案，而該多個孔的技術(shù)方式是所屬領(lǐng)域技術(shù)人員從原申請文件中不能得出也不能直接地、毫無疑義地確定的，因此筆者假設(shè)的這種修改方式超出了原申請文件記載的范圍。

“修改超范圍”以及“權(quán)利要求保護范圍”這兩者都涉及了“范圍”，導致很多申請人或是部分審查員，會將這兩個概念相混淆，在判斷修改超范圍的時候往往會帶入權(quán)利要求的保護范圍來理解。對于本案，如果從權(quán)利要求的保護范圍來看，筆者假設(shè)的修改方式與申請人實際修改方式的保護范圍是一樣的，都包括了多個孔的技術(shù)方案，那么為什么同樣都保護了多個孔的技術(shù)方案，兩種修改方式的結(jié)論卻不同呢？

二、“信息量”判斷方法的提出

專利法中對于“修改超范圍”和“權(quán)利要求的保護范圍”這兩個概念是在不同的情況下提出的。對于修改不能超出原申請文件記載的范圍的規(guī)定，旨在防止申請人加入其在申請日之后所做改進或者變動，以損害依賴原申請文件的公眾的利益，其比對的是整個申請文件的技術(shù)方案；而權(quán)利要求的保護范圍是為了明確劃定申請人的權(quán)利范圍，僅涉及權(quán)利要求書。因此上述兩個“范圍”的使用情形、比較對象均不相同，不能類比。

而僅僅告知其兩者不能類比，因此所得結(jié)論不同；顯然說服力還不夠，因此筆者為了進一步幫助大家理解，提出了“信息量”的概念：一句話、一張圖或一張表等所能直接體現(xiàn)的信息的總和，應用到專利文件上即為：所屬領(lǐng)域技術(shù)人員在面對專利文件記載的內(nèi)容時，能夠直接得到的信息的總和。其與審查指南中規(guī)定“原申請文件記載的內(nèi)容和直接地、毫無疑義地確定的內(nèi)容”相同，筆者只是提出了從“信息量”的角度來幫助判斷何為“直接地、毫無疑義地確定的內(nèi)容”，下面將以案例解析的方式進行解釋。

對于上述案件，申請人實際修改方式——“包括孔”，這句話所體現(xiàn)的信息僅為：拉片上有孔；而筆者所假設(shè)的修改方式——“包括至少一個孔”，這句話所體現(xiàn)的信息就包括兩層含義：一是拉片上有孔，二是孔的數(shù)量為至少一個。也就是說，兩種修改方式雖然從保護范圍來看一樣，但其所體現(xiàn)的“信息量”是不同的，后者多了數(shù)量上的信息，而數(shù)量上這個信息又是從原申請文件中不能得出的，因此前者修改不超范圍，后者修改超范圍。

為了更進一步說明“信息量”的判斷，假設(shè)有這樣一個案件：原申請文件僅記載了“部件X采用金屬材料”，那么僅能得到材料為“金屬”這一信息，而不包括“何種金屬”的信息，因此，將其修改為“部件X采用銅”是不允許的。再假設(shè)：原申請文件僅記載了 “部件Y包括A和B”，開放性權(quán)利要求，即保護了A+B+C的技術(shù)方案，但原申請文件沒有體現(xiàn)C的信息，改成“部件Y包括A和B和C”就修改超范圍。

三、案例分析

本案選自《局級審查標準執(zhí)行一致案例匯編（2012）》，公開了一種能夠并行執(zhí)行多個應用程序的移動終端，其包括選擇單元，當所顯示的應用程序的屏幕切換到另一應用程序的屏幕時，可以提示用戶選擇是否退出應用程序，存儲單元用于存儲應用程序等信息。原說明書記載了兩類實施例，第一類實施例：執(zhí)行應用的同時啟動另一應用，顯示用戶選擇屏幕，并未記載啟動另一應用與存儲單元的使用率的關(guān)系；第二類實施例：執(zhí)行應用的同時啟動另一應用時，確定存儲單元的當前使用率是否超過了一個特定閾值，如果超過了閾值，則顯示用戶選擇屏幕。

原權(quán)利要求：顯示單元，當顯示應用程序的屏幕的同時啟動另一個應用程序時，所述顯示單元所顯示的屏幕提示用戶選擇是否暫停應用程序。

修改后權(quán)利要求：顯示單元，當在顯示應用程序的屏幕的同時啟動另一應用程序時，所述顯示單元所顯示的屏幕提示用戶選擇是否暫停應用程序，而與存儲單元的使用率無關(guān)。

即修改后的權(quán)利要求增加了上述劃線部分內(nèi)容。

對修改涉及實施例中技術(shù)特征的認定，局級審查標準執(zhí)行一致工作組給出的規(guī)范做法為：多個實施例公開了相關(guān)的內(nèi)容，第一類實施例對某特征進行了限定，第二類實施例未提及該特征，那么除非在原申請文件中明示兩類實施例可以組合，或者從技術(shù)上認定即使沒有提及該特征，該特征也是隱含或必然存在的，否則認為第二類實施例的技術(shù)方案中不存在該特征或者第二類實施例的技術(shù)方案與該特征無關(guān)。就本案來說，局級審查標準執(zhí)行一致工作組給出的理由為：從原權(quán)利要求和說明書的記載能夠直接、毫無疑義地確定出其中包括兩類方案，一類方案中啟動新應用與存儲單元的使用率無關(guān)，而另一類方案中只有當存儲單元的使用率超過了閾值時在啟動新應用時顯示選擇屏幕，即啟動新應用與存儲單元的使用率有關(guān)。

且上述修改只是為了完善申請文件，使其能夠更加清楚地表達申請人的意圖；其他公眾在看到原申請文件的情況下，也能夠直接、自然地想到第一類實施例的“啟動新應用”與“存儲器的使用率”無關(guān)，不會損害其他公眾的利益，因此所述修改不超范圍。

從“信息量”的角度來分析，原申請文件記載的信息有：

1.第一類實施例中并沒有提及“存儲器的使用率”。

2.第二類實施例中通過判斷“存儲器的使用率”從而決定是否顯示用戶選擇屏幕。

3.“存儲器的使用率”與“啟動新應用”之間存在不可分割的關(guān)聯(lián)和配合關(guān)系。

4.第一類實施例與第二類實施例是兩種不同的判斷、顯示方式。

從上述4點信息來看，由于“存儲器的使用率”與“啟動新應用”之間的不可分割性，且第一類實施例與第二類實施例是兩種不同的方式，那么所屬領(lǐng)域技術(shù)人員能夠得出以下信息：第一類實施例的“啟動新應用”與“存儲器的使用率”無關(guān)。因此所述修改不超范圍，與基于規(guī)范做法得到的結(jié)論一致。

四、“信息量”判斷方法的總結(jié)

通過上述的分析可以看出，“信息量”的判斷方法可以有效地進行“超范圍”的判斷，其核心在于：站位所屬領(lǐng)域技術(shù)人員，針對修改所涉及的部分，將修改前、后所體現(xiàn)的信息進行分解、比對。其具體方法如下：

1.析修改后的內(nèi)容包括哪些信息，例如“至少一個孔”=“有孔”+“至少一個”。

2.確定原申請文件記載了哪些信息，例如原申請文件=“有孔”+“一個”。

3.比對修改后的信息量與原申請文件的信息量的差別，是否存在增加了新的信息，例如“至少一個”-“一個”=“多個”，增加出了“多個”的信息。

五、結(jié)論

判斷申請文件的修改是否超出了原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍一直是審查工作的難點，本文嘗試提出一種直接從“信息量”的角度判斷的方法，并用案例來說明提取、分解、比對信息的具體方法，以期望能夠幫助大家進行修改超范圍的判斷。

參考文獻：

[1]尹新天. 中國專利法詳解（縮編版）.北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社.2012.

[2]李永紅、肖鵬，等. 發(fā)明專利審查制度國際比較研究.國家知識產(chǎn)權(quán)局學術(shù)委員會.

[3]局級審查標準執(zhí)行一致案例匯編（2012）.國家知識產(chǎn)權(quán)局審查業(yè)務管理部.