蘇國(guó)寶 王佳斌

2018年8月，海淀法院一審審結(jié)原告全星有限合伙公司（ALL STAR C.V.）與被告北京福源諾誠(chéng)商貿(mào)有限公司侵害商標(biāo)權(quán)糾紛一案。此案涉及如何認(rèn)定商品外形侵犯平面商標(biāo)商標(biāo)權(quán)（或平面商標(biāo)的立體保護(hù)）這一爭(zhēng)議問(wèn)題。為探尋法院對(duì)此問(wèn)題的一般結(jié)論，以及法院得出其結(jié)論所主要考量的因素，筆者梳理了包括本案的類(lèi)似案例并進(jìn)行了比較研究。

案例介紹

如表1所示，在四個(gè)同類(lèi)案件中，判決結(jié)果分別為兩件認(rèn)定侵權(quán)、兩件不認(rèn)定侵權(quán)。

在福祿克萬(wàn)用表案1中，原告福祿克公司主張被告產(chǎn)品的正面外觀(guān)侵犯其第9723048號(hào)“”、9722969號(hào)“”商標(biāo)權(quán)。北京市第二中級(jí)人民法院認(rèn)為，原告主張被控侵權(quán)標(biāo)識(shí)的使用方式是商品的正面外觀(guān)，但是實(shí)際上被控侵權(quán)標(biāo)識(shí)是整個(gè)商品的立體外觀(guān)，消費(fèi)者難以主動(dòng)將此立體外觀(guān)抽象為正面平面外觀(guān)，因此駁回了原告的該項(xiàng)商標(biāo)侵權(quán)主張。

在憤怒的小鳥(niǎo)案2中，原告羅威歐娛樂(lè)有限公司主張被告黃偉堅(jiān)銷(xiāo)售的紅色“憤怒的小鳥(niǎo)”毛絨玩具“”侵犯其第G1052865號(hào)“”商標(biāo)權(quán)。廣東省佛山市禪城區(qū)人民法院認(rèn)為，將商標(biāo)圖案制作成商品并不屬于商標(biāo)意義上的使用。被控侵權(quán)產(chǎn)品作為商品的功能是毛絨玩具，且商品不同于標(biāo)識(shí)，其本身并未起到識(shí)別商品來(lái)源的作用，因此駁回了原告的此項(xiàng)訴訟請(qǐng)求。

在絕對(duì)伏特加案3中，原告絕對(duì)有限公司主張被告黃偉堅(jiān)的酒產(chǎn)品“”侵犯了原告的第3377850號(hào)“”和4448681號(hào)“”商標(biāo)權(quán)。湖南省長(zhǎng)沙市中級(jí)人民法院認(rèn)為，盡管原告的兩枚注冊(cè)商標(biāo)與被控侵權(quán)商品的瓶形之間是平面與立體造型的比對(duì)，但基于原告絕對(duì)伏特加商品具有的知名度與顯著性，仍易使相關(guān)公眾認(rèn)為被控侵權(quán)商品的來(lái)源與原告有特定的聯(lián)系，故被控侵權(quán)商品的瓶身形狀與原告的第3377850號(hào)和第4448681號(hào)兩注冊(cè)商標(biāo)構(gòu)成商標(biāo)法意義上的近似。

在匡威鞋案4中，原告全星有限合伙公司主張被告北京福源諾誠(chéng)商貿(mào)有限公司在其天貓商城網(wǎng)店銷(xiāo)售、宣傳推廣與原告注冊(cè)商標(biāo)近似的鞋產(chǎn)品“”，構(gòu)成對(duì)原告第7182194號(hào)“”注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)的侵犯。北京市海淀區(qū)人民法院認(rèn)為，被告將原告的注冊(cè)商標(biāo)使用在鞋側(cè)面的行為構(gòu)成商標(biāo)性使用。詳言之，將平面商標(biāo)立體化使用在某種商品上時(shí)，其本質(zhì)上是將商標(biāo)標(biāo)識(shí)包含的二維形狀、主要要素及其結(jié)合完整呈現(xiàn)在該商品上，并未改變商標(biāo)標(biāo)識(shí)本身，也未改變商標(biāo)標(biāo)識(shí)所起到的識(shí)別來(lái)源的功能，因而被告行為構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。

判決分析

通過(guò)閱讀判決全文，可以發(fā)現(xiàn)法院得出其判決結(jié)論是基于以下考量因素：

（一）商標(biāo)性使用判斷

比較兩組判決，似乎法院之所以得出截然相反的結(jié)論，主要是因?yàn)榉ㄔ簩?duì)與商標(biāo)近似的商品外形是否為商標(biāo)性使用的判斷結(jié)論不同。關(guān)于商標(biāo)的使用，《商標(biāo)法》第四十八條規(guī)定：“本法所稱(chēng)商標(biāo)的使用，是指將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書(shū)上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動(dòng)中，用于識(shí)別商品來(lái)源的行為?！鄙虡?biāo)性使用的關(guān)鍵在于是否起到識(shí)別商品來(lái)源的作用，各法院對(duì)此點(diǎn)無(wú)異議。然而，在商品外形是否起到識(shí)別商品來(lái)源的作用的判斷上，各法院持不同意見(jiàn)。

廣東省佛山市禪城區(qū)人民法院直接認(rèn)為，將商標(biāo)圖案制作成商品并不屬于商標(biāo)意義上的使用。

北京市第二中級(jí)人民法院認(rèn)為，被控侵權(quán)標(biāo)識(shí)是商品的形狀、圖案和色彩的結(jié)合，容易被消費(fèi)者視為商品外觀(guān)，同時(shí)，在該商品正面上方標(biāo)有“FTIKE”標(biāo)識(shí)，消費(fèi)者易將“FTIKE”標(biāo)識(shí)與商品來(lái)源對(duì)應(yīng)起來(lái)，而難以將被控侵權(quán)標(biāo)識(shí)即上述被控侵權(quán)商品的外觀(guān)與該商品來(lái)源對(duì)應(yīng)起來(lái)，因此，被控侵權(quán)標(biāo)識(shí)不能發(fā)揮區(qū)分商品來(lái)源標(biāo)識(shí)的功能，不屬于商標(biāo)性使用。

湖南省長(zhǎng)沙市中級(jí)人民法院認(rèn)為，雖然立體外觀(guān)與平面商標(biāo)存在差異，但由于涉案商品的知名度，消費(fèi)者仍會(huì)認(rèn)為涉案商品與涉案商標(biāo)權(quán)人存在特定聯(lián)系，因而起到識(shí)別商品來(lái)源的作用。

北京市海淀區(qū)人民法院則認(rèn)為，將平面商標(biāo)立體化使用在某種商品上時(shí)，其本質(zhì)上是將商標(biāo)標(biāo)識(shí)包含的二維形狀、主要要素及其結(jié)合完整呈現(xiàn)在該商品上，并未改變商標(biāo)標(biāo)識(shí)本身，也未改變商標(biāo)標(biāo)識(shí)所起到的識(shí)別來(lái)源的功能。

（二）其他重點(diǎn)考量因素

法院得出其判決結(jié)論，除了商標(biāo)性使用判斷，還有其他三項(xiàng)重點(diǎn)考量因素（見(jiàn)表2）。

表2 法院判決的其他重點(diǎn)考量因素

福祿克萬(wàn)用表案 憤怒的小鳥(niǎo)案 絕對(duì)伏特加酒案 匡威鞋案

是否認(rèn)定商標(biāo)侵權(quán) 否 否 是 是

1.商標(biāo)與被控侵權(quán)商品外形相似度 低 未予明確 高 高

2.涉案商標(biāo)及涉案商品知名度 低 未予明確 高 高

3.混淆可能性 低 未予明確 高 高

1.相似度

在福祿克萬(wàn)用表案中，北京市第二中級(jí)人民法院認(rèn)定，被控侵權(quán)標(biāo)識(shí)與第9722969號(hào)“”、第9723048號(hào)“”注冊(cè)商標(biāo)相比，二者均為以黃色類(lèi)矩形為邊框、內(nèi)置面積稍小的灰色類(lèi)矩形面板的外觀(guān)，在灰色面板左上方有以同樣字體書(shū)寫(xiě)的五個(gè)英文大寫(xiě)字母。但是，上述被控侵權(quán)商品的正面外觀(guān)的灰色面板中均嵌置了液晶顯示屏、按鍵、旋鈕、電極插孔等組件，從視覺(jué)上看與第9722969號(hào)、第9723048號(hào)注冊(cè)商標(biāo)存在區(qū)別。

在憤怒的小鳥(niǎo)案中，廣東省佛山市禪城區(qū)人民法院未對(duì)相似度予以評(píng)述。

在絕對(duì)伏特加酒案中，湖南省長(zhǎng)沙市中級(jí)人民法院認(rèn)定，被控侵權(quán)商品的瓶身形狀“”與原告的第3377850號(hào)“”和第4448681號(hào)“”兩枚注冊(cè)商標(biāo)，均表現(xiàn)為一種圓肩、短頸的瓶形，被控侵權(quán)商品瓶身的輪廓與原告兩枚注冊(cè)商標(biāo)表現(xiàn)出來(lái)的輪廓，在視覺(jué)上基本無(wú)差異。

在匡威鞋案中，北京市海淀區(qū)人民法院認(rèn)為，涉案商標(biāo)“”與被控侵權(quán)標(biāo)識(shí)“”在整體外觀(guān)上基本一致，均為鞋圖形，給消費(fèi)者的視覺(jué)沖擊一致。從主要要素的比對(duì)上來(lái)看，原告注冊(cè)商標(biāo)的主要構(gòu)成要素包括鞋腳踝處的圓形圖案環(huán)繞的英文字母“CONVERSE chuck taylor ALL STAR”及中心的星形圖案；鞋底幫外側(cè)足弓中央部分的上方有兩個(gè)圓孔狀圖案；鞋中底部的兩條特征線(xiàn)條。被控侵權(quán)標(biāo)識(shí)主要構(gòu)成要素中，除了圓形圖案中的文字及圖形與原告注冊(cè)商標(biāo)不一致外，其余要素均一致；被控侵權(quán)標(biāo)識(shí)的圓形圖案中文字為“XDJN SPORT SHOES”加中間的兩顆小星星，以及一顆大星形加半圓形的圖案；從主要要素的組合比對(duì)來(lái)看，各要素在整個(gè)標(biāo)識(shí)中的位置一致，圓形圖案中的字母分布構(gòu)圖設(shè)計(jì)一致；從設(shè)計(jì)比例上看，兩者基本一致。

2.涉案商標(biāo)及涉案商品知名度

在福祿克萬(wàn)用表案中，北京市第二中級(jí)人民法院認(rèn)定，鑒于第9722969號(hào)“”、第9723048號(hào)“”注冊(cè)商標(biāo)的核準(zhǔn)注冊(cè)時(shí)間距離被控侵權(quán)行為發(fā)生之時(shí)剛一年左右，福祿克公司對(duì)其涉案注冊(cè)商標(biāo)的使用時(shí)間較短，相關(guān)公眾尚未將涉案注冊(cè)商標(biāo)與福祿克公司建立起唯一對(duì)應(yīng)關(guān)系。

在憤怒的小鳥(niǎo)案中，廣東省佛山市禪城區(qū)人民法院雖未在判決書(shū)中予以明確，但根據(jù)判決中所列的原告證據(jù)，原告并未提交涉案商標(biāo)在毛絨玩具上的使用證據(jù)，因而其在該類(lèi)商品上的商標(biāo)知名度應(yīng)為較低。

在絕對(duì)伏特加酒案中，湖南省長(zhǎng)沙市中級(jí)人民法院認(rèn)為原告絕對(duì)伏特加商品具有知名度與顯著性。

在匡威鞋案中，北京市海淀區(qū)人民法院認(rèn)為，從原告提交的其在《ELLE世界時(shí)裝之苑》等報(bào)刊、雜志及其官方網(wǎng)站、微博、微信等平臺(tái)進(jìn)行廣告宣傳，以及其在官方網(wǎng)站、天貓旗艦店和京東旗艦店中實(shí)際銷(xiāo)售較大數(shù)量的Chuck Taylor All Star鞋產(chǎn)品的證據(jù)中可以看出，涉案商標(biāo)與涉案鞋產(chǎn)品相結(jié)合并在市場(chǎng)上進(jìn)行了大量的使用，具有較高的知名度。

3.混淆可能性

在福祿克萬(wàn)用表案中，北京市第二中級(jí)人民法院認(rèn)為，相關(guān)公眾不會(huì)將上述被控侵權(quán)商品的正面外觀(guān)與福祿克公司的涉案注冊(cè)商標(biāo)發(fā)生混淆。

在憤怒的小鳥(niǎo)案中，廣東省佛山市禪城區(qū)人民法院未對(duì)混淆可能性予以評(píng)述。

在絕對(duì)伏特加酒案中，湖南省長(zhǎng)沙市中級(jí)人民法院認(rèn)為，基于原告絕對(duì)伏特加商品具有的知名度與顯著性，易使相關(guān)公眾認(rèn)為被控侵權(quán)商品的來(lái)源與原告有特定的聯(lián)系。

在匡威鞋案中，北京市海淀區(qū)人民法院認(rèn)為，原告的注冊(cè)商標(biāo)知名度較高，且涉案商標(biāo)與被告的被控侵權(quán)標(biāo)識(shí)之間具有較高的相似性，二者在銷(xiāo)售渠道、消費(fèi)群體等方面基本相同，在此情況下，極易令消費(fèi)者對(duì)二者產(chǎn)生混淆或者誤認(rèn)。

綜上，法院對(duì)于是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)的認(rèn)定結(jié)論，與其對(duì)商標(biāo)相似度、使用涉案商標(biāo)的權(quán)利人的商品知名度及混淆可能性的判斷結(jié)論具有一致性?；煜赡苄允桥袛嗌虡?biāo)侵權(quán)的最終因素，而商標(biāo)的顯著性和知名度、權(quán)利人在先商品的知名度則是判斷混淆可能性的重要因素。因此，若要獲得此類(lèi)保護(hù)，平面商標(biāo)本身應(yīng)具有顯著性和一定知名度，使用涉案商標(biāo)的權(quán)利人商品也應(yīng)具有一定知名度。

結(jié)論

對(duì)于商品外形侵犯平面商標(biāo)商標(biāo)權(quán)案件，現(xiàn)有案件數(shù)量較少，法院審級(jí)相對(duì)較低，尚不足以得出此類(lèi)案件的一般結(jié)論。然而，筆者認(rèn)為，只要其包含平面商標(biāo)的全部構(gòu)成要素，做成商品外形的商標(biāo)就構(gòu)成商標(biāo)性使用；商品外形與商標(biāo)相同或類(lèi)似以及與商品類(lèi)別相同或近似，是認(rèn)為構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)的必要條件；商標(biāo)的顯著性、知名度及權(quán)利人商品的知名度，也是法院認(rèn)定商標(biāo)侵權(quán)的重要考量因素。