王獻(xiàn)茹

在專利的實(shí)際操作過程中，絕大多數(shù)發(fā)明專利的創(chuàng)造性都是通過“三步法”來判斷的。那么，是否所有的專利（申請）均必須按部就班地采用“三步法”？所有的專利（申請）均適合于采用“三步法”進(jìn)行判斷嗎？本文將討論如何通過判斷發(fā)明具有“預(yù)料不到的技術(shù)效果”，來對發(fā)明進(jìn)行創(chuàng)造性判斷。

一、發(fā)明創(chuàng)造性概念

我國《專利法》第二十二條第三款規(guī)定：“創(chuàng)造性，是指與現(xiàn)有技術(shù)相比，該發(fā)明具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步?！庇稍撘?guī)定可知，發(fā)明具備創(chuàng)造性必須同時(shí)具備兩個(gè)條件：一是與現(xiàn)有技術(shù)相比具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)，二是與現(xiàn)有技術(shù)相比具有顯著的進(jìn)步。

“突出的實(shí)質(zhì)性”指相對于本領(lǐng)域技術(shù)人員來說，發(fā)明相對于現(xiàn)有技術(shù)是非顯而易見的。所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員在現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上，僅僅通過合乎邏輯的分析、推理或者有限的試驗(yàn)可以得到的，則發(fā)明是顯而易見的，不具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)；反之，則發(fā)明具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)。

在評價(jià)發(fā)明是否具有顯著的進(jìn)步時(shí)，主要應(yīng)當(dāng)考慮發(fā)明是否具有有益的技術(shù)效果。有益的技術(shù)效果是指構(gòu)成發(fā)明的技術(shù)特征直接帶來的，或者由所述的技術(shù)特征必然產(chǎn)生的技術(shù)效果，這些都是確定發(fā)明是否具有“顯著的進(jìn)步”的重要依據(jù)。

無論是在審查階段還是在無效階段，上述法條都是發(fā)明創(chuàng)造性判斷的根本標(biāo)準(zhǔn)。

二、發(fā)明創(chuàng)造性的判斷方法

由上述發(fā)明創(chuàng)造性的判斷標(biāo)準(zhǔn)可知，在判斷發(fā)明是否具備創(chuàng)造性時(shí)，必須是在與現(xiàn)有技術(shù)對比的基礎(chǔ)上，通過判斷發(fā)明是否顯而易見來進(jìn)一步判斷發(fā)明是否具有突出的實(shí)質(zhì)性。因此，發(fā)明相對于現(xiàn)有技術(shù)是否顯而易見，是判斷發(fā)明是否具備創(chuàng)造性的關(guān)鍵所在。

實(shí)際操作過程中通常采用“三步法”來判斷發(fā)明相對于現(xiàn)有技術(shù)是否顯而易見，即：第一步，確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)；第二步，確定發(fā)明的區(qū)別特征和發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題；第三步，判斷要求保護(hù)的發(fā)明對本領(lǐng)域技術(shù)人員來說是否顯而易見。在第三步中，判斷過程為：確定現(xiàn)有技術(shù)整體上是否存在某種技術(shù)啟示，這種啟示會(huì)使本領(lǐng)域技術(shù)人員有動(dòng)機(jī)改進(jìn)最接近的現(xiàn)有技術(shù)并獲得所要求保護(hù)的發(fā)明，以解決發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題，進(jìn)而判斷發(fā)明是否顯而易見，然后判斷發(fā)明是否具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)。

三、預(yù)料不到的技術(shù)效果與發(fā)明創(chuàng)造性

《專利審查指南2010》第二部分第四章5.3節(jié)中規(guī)定，發(fā)明取得了預(yù)料不到的技術(shù)效果，是指發(fā)明同現(xiàn)有技術(shù)相比，其技術(shù)效果產(chǎn)生“質(zhì)”的變化，具有新的性能，或者產(chǎn)生“量”的變化，超出人們預(yù)期的想象。這種“質(zhì)”的或者“量”的變化，對所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是事先無法預(yù)測或者推理出來的。當(dāng)發(fā)明產(chǎn)生了預(yù)料不到的技術(shù)效果時(shí)，一方面說明該發(fā)明具有顯著的進(jìn)步，同時(shí)也反映出該發(fā)明的技術(shù)方案是非顯而易見的，具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)，則該發(fā)明具備創(chuàng)造性。

（一）預(yù)料不到的技術(shù)效果與非顯而易見性

為什么說當(dāng)發(fā)明產(chǎn)生了預(yù)料不到的技術(shù)效果時(shí)，發(fā)明的技術(shù)方案就是非顯而易見的呢？

對此，《審查指南》中并沒有進(jìn)行詳細(xì)分析。個(gè)人理解，結(jié)合上述非顯而易見的判斷方法“三步法”，可得出上述結(jié)論。

眾所周知，效果與問題如影相隨。在專利（申請）文件中，技術(shù)問題、為解決該技術(shù)問題所采用的技術(shù)方案、采用該技術(shù)方案所產(chǎn)生的技術(shù)效果，三者是相互適應(yīng)、相互關(guān)聯(lián)且緊密聯(lián)系的。因此，當(dāng)發(fā)明產(chǎn)生了預(yù)料不到的技術(shù)效果時(shí)，與之相對應(yīng)，發(fā)明的技術(shù)方案也解決了與之對應(yīng)的技術(shù)問題。一方面，該技術(shù)問題有可能是預(yù)料不到的，即該技術(shù)問題在現(xiàn)有技術(shù)中還沒有被發(fā)現(xiàn)，此時(shí)，在沒有發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有技術(shù)存在問題時(shí)，本領(lǐng)域技術(shù)人員則不會(huì)有動(dòng)機(jī)去考慮解決該技術(shù)問題，因此，現(xiàn)有技術(shù)整體上就不存在使本領(lǐng)域技術(shù)人員有動(dòng)機(jī)改進(jìn)最接近的現(xiàn)有技術(shù)的啟示；另一方面，該技術(shù)問題本身是存在的，但是基于本領(lǐng)域技術(shù)人員常規(guī)認(rèn)識及慣用技術(shù)手段，因?yàn)闆]有預(yù)料到發(fā)明的技術(shù)方案能夠產(chǎn)生相應(yīng)的預(yù)料不到的技術(shù)效果，所以不會(huì)想到采用發(fā)明的技術(shù)方案來解決該技術(shù)問題，也就是說，現(xiàn)有技術(shù)整體上同樣不存在使本領(lǐng)域技術(shù)人員有動(dòng)機(jī)改進(jìn)最接近的現(xiàn)有技術(shù)的啟示；因此，發(fā)明是非顯而易見的，具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)。由此可知，當(dāng)發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)相比產(chǎn)生了預(yù)料不到的技術(shù)效果時(shí)，發(fā)明所要求保護(hù)的技術(shù)方案本身就具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)，故可以確定該發(fā)明具備創(chuàng)造性。

（二）如何衡量技術(shù)效果能否預(yù)料到

在判斷發(fā)明技術(shù)效果是否預(yù)料不到時(shí)，需要考慮如下方面：（1）站在本領(lǐng)域技術(shù)人員角度；（2）技術(shù)效果有“質(zhì)”的或者“量”的變化，且這種變化事先無法預(yù)測或推理得出。

下面通過兩個(gè)案例進(jìn)行分析說明。

案例1：通常情況下，圓珠筆包括筆芯、筆桿，其中，筆芯為直線形桿狀結(jié)構(gòu)，容納有油墨，筆桿為柱狀殼體結(jié)構(gòu)，用于安裝筆芯。這種結(jié)構(gòu)的圓珠筆，由于筆芯長度受限，使用時(shí)間較短，當(dāng)油墨用完后筆頭就無法使用，只能直接丟棄，造成了很大浪費(fèi)；在制造過程中，筆芯和筆桿分別制造，并需相互匹配，由此可知其制造工藝復(fù)雜，成本較高。

與上述圓珠筆相對應(yīng)，一種新型的筆芯，通過螺旋狀盤繞形成桿狀結(jié)構(gòu)，進(jìn)而形成筆桿，其中充有油墨。此種筆芯由于呈螺旋狀，與現(xiàn)有筆芯相比，其長度明顯變長，延長了使用壽命，并能夠充分使用筆頭以節(jié)省成本；另一方面，由于螺旋狀的筆芯形成桿狀結(jié)構(gòu)，故無需額外設(shè)置筆桿，進(jìn)而節(jié)省制造工藝，進(jìn)一步節(jié)省成本。很明顯，與通常所使用的圓珠筆相比，這種新型筆芯不僅具有筆芯填充油墨的功能，還具有筆桿供使用者握持的功能，故其技術(shù)效果產(chǎn)生了“質(zhì)”的變化，同時(shí)也產(chǎn)生了明顯的“量”的變化。

為了解決筆芯油墨容量小這一技術(shù)問題，本領(lǐng)域技術(shù)人員的通常做法是增大筆芯內(nèi)徑以增大筆芯的總?cè)萘浚沁@種方式的增大量仍是有限的。換一個(gè)角度說明，既延長筆芯長度又節(jié)省制造工藝成本這一效果，相對于現(xiàn)有常用的圓珠筆來說是不容易實(shí)現(xiàn)的，也就是說該新型筆芯所產(chǎn)生的效果超出了人們的預(yù)期，是不可預(yù)測的。相對于現(xiàn)有技術(shù)來說，該新型筆芯產(chǎn)生了預(yù)料不到的技術(shù)效果，是非顯而易見的，具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步，故而具備創(chuàng)造性。

案例2：（2013）高行終字第1754號行政判決所涉及的CN200780016464.X案例，即是利用預(yù)料不到的技術(shù)效果來評價(jià)創(chuàng)造性的一個(gè)典型案例。該案判決中指出，當(dāng)本領(lǐng)域技術(shù)人員難以預(yù)測技術(shù)方案中組分及其含量的變化所帶來的效果時(shí)，不能機(jī)械地適用三步法，而應(yīng)當(dāng)以技術(shù)方案是否取得預(yù)料不到的技術(shù)效果作為判斷是否具備創(chuàng)造性的方法。

該案中，涉案專利的權(quán)利要求7要求保護(hù)一種耐間隙腐蝕性優(yōu)良的鐵素體系不銹鋼，屬于由諸多金屬元素及其含量作為必要技術(shù)特征的合金領(lǐng)域。附件4作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)，公開了一種高溫強(qiáng)度優(yōu)異的鐵素體系不銹鋼。兩者比對，本專利權(quán)利要求7各組分與附件4的技術(shù)方案中各組分相同，前者的各組分除Mn和Ti外，其含量數(shù)值范圍均與后者相應(yīng)組分含量的數(shù)值范圍有共同的一個(gè)端點(diǎn)，而另一端點(diǎn)也落入后者所述范圍之內(nèi)，且前者中Mn和Ti的含量范圍完全落入后者所述范圍之內(nèi)。由此可見，權(quán)利要求7的技術(shù)方案均落入附件4的技術(shù)方案之中。在此情況下，權(quán)利要求7具備創(chuàng)造性的前提是其屬于附件4技術(shù)方案的選擇發(fā)明。在進(jìn)行選擇發(fā)明的創(chuàng)造性判斷時(shí)，該選擇所帶來的預(yù)料不到的技術(shù)效果是所要考慮的主要因素。根據(jù)本專利說明書的記載，權(quán)利要求7的發(fā)明目的在于合成一種具有耐間隙腐蝕性鐵素體系的不銹鋼。從本專利說明書載明的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)可知，本專利實(shí)施例中C1的最大侵蝕深度為516μm，而對比例C16的最大侵蝕深度為925μm，對比例C16屬于落入附件4中而未落入權(quán)利要求7中的具體技術(shù)方案。從效果上看，本專利實(shí)施例的最大侵蝕深度比對比例C16的效果提高了44%，故可以認(rèn)為本專利權(quán)利要求7取得了預(yù)料不到的技術(shù)效果，具備創(chuàng)造性。

四、小結(jié)

相對于現(xiàn)有技術(shù)，當(dāng)發(fā)明的技術(shù)方案產(chǎn)生了預(yù)料不到的技術(shù)效果時(shí)，無需按部就班地采用“三步法”來證明其非顯而易見性就可以直接得出結(jié)論：該發(fā)明是非顯而易見的，具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步，具備創(chuàng)造性。