袁 逸 錢孟清 周 敏 邵月星

一、引 言

《專利法》第22條第3款規(guī)定：“發(fā)明的創(chuàng)造性，是指與現(xiàn)有技術(shù)相比，該發(fā)明有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步。”其中，發(fā)明有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)，是指對(duì)所述技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員來說，發(fā)明對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)是非顯而易見的。

“三步法”是《專利審查指南》（2010版）中規(guī)定的判斷要求保護(hù)的發(fā)明相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)是否顯而易見的方法。盡管《專利審查指南》（2010版）沒有排除其他判斷方法的存在性和適用性，但除開拓性發(fā)明以外，對(duì)于絕大多數(shù)發(fā)明，審查指南并沒有提供其他判斷非顯而易見性的具體方法。故此，“三步法”被認(rèn)為是中國(guó)專利制度下判斷創(chuàng)造性的“金標(biāo)準(zhǔn)”。

根據(jù)《專利審查指南》（2010版）的規(guī)定，“三步法”包括以下三個(gè)步驟：

（1）確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)；

（2）確定發(fā)明的區(qū)別技術(shù)特征和發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題；

（3）判斷要求保護(hù)的發(fā)明對(duì)本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是否顯而易見。

對(duì)于其中的第(2)步，《專利審查指南》（2010版）規(guī)定，首先應(yīng)當(dāng)分析要求保護(hù)的發(fā)明與最接近的現(xiàn)有技術(shù)相比有哪些區(qū)別特征，然后根據(jù)該區(qū)別特征所能達(dá)到的技術(shù)效果確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題。從這個(gè)意義上說，發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題，是指為獲得更好的技術(shù)效果而對(duì)最接近的現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行改進(jìn)的技術(shù)任務(wù)。

《專利審查指南》（2010版）進(jìn)一步指出，審查過程中，由于審查員所認(rèn)定的最接近的現(xiàn)有技術(shù)可能不同于申請(qǐng)人在說明書中所描述的現(xiàn)有技術(shù)，因此，基于最接近的現(xiàn)有技術(shù)重新確定的該發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題，可能不同于說明書中所描述的技術(shù)問題。在這種情況下，應(yīng)當(dāng)根據(jù)審查員所認(rèn)定的最接近的現(xiàn)有技術(shù)重新確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題。重新確定的技術(shù)問題可能要依據(jù)每項(xiàng)發(fā)明的具體情況而定。作為一個(gè)原則，發(fā)明的任何技術(shù)效果都可以作為重新確定技術(shù)問題的基礎(chǔ)，只要本領(lǐng)域的技術(shù)人員從該申請(qǐng)說明書中所記載的內(nèi)容能夠得知該技術(shù)效果即可。

“三步法”給廣大的審查員、發(fā)明人和代理人帶來了可操作性很強(qiáng)的創(chuàng)造性判斷手段，因其將創(chuàng)造性判斷這一工作分解成一系列易于執(zhí)行且環(huán)環(huán)相扣的子步驟，且其中一些步驟至少一定程度上具有比較客觀且易把握的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，從而在“三步法”的執(zhí)行過程中的每一個(gè)節(jié)點(diǎn)處能密切把握創(chuàng)造性判斷的整體走向而不至于偏差過大。

然而，在實(shí)踐中，我們發(fā)現(xiàn)“三步法”的使用有時(shí)也會(huì)帶來一些問題,尤以“重新確定技術(shù)問題”為甚。以下我們結(jié)合案例來對(duì)此進(jìn)行討論。

二、案例介紹

在發(fā)明創(chuàng)造的過程中，發(fā)明人通常是在特定技術(shù)背景中為了獲得更好的技術(shù)效果而對(duì)現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行改進(jìn)，由此提出新的技術(shù)手段，即區(qū)別技術(shù)特征。在本文中我們暫且將技術(shù)背景稱為“演繹前提”，區(qū)別技術(shù)手段稱為“有效條件”，將“是否具備創(chuàng)造性”稱為“結(jié)論”。一般而言，最接近的現(xiàn)有技術(shù)會(huì)選取背景技術(shù)相同的對(duì)比文件，但有時(shí)也會(huì)出現(xiàn)不同的情況。本文以一件集成電路領(lǐng)域的案例對(duì)這一問題進(jìn)行討論。

該案例中，申請(qǐng)的權(quán)利要求請(qǐng)求保護(hù)一種多芯片集成電路封裝，包括：

基板；

第一級(jí)IC管芯，具有電耦合至所述基板的表面；以及堆疊在所述第一級(jí)IC管芯上方的多個(gè)第二級(jí)IC管芯，所述多個(gè)第二級(jí)IC管芯各自具有電耦合至所述基板的有效表面，所述多個(gè)第二級(jí)IC管芯被并排地安排，以使得所述多個(gè)第二級(jí)IC管芯的所述有效表面基本上被安置在同一平面中，其中所述多個(gè)第二級(jí)IC管芯包括一第二級(jí)IC管芯，該第二級(jí)IC管芯具有不同于另一第二級(jí)IC管芯的長(zhǎng)度和/或?qū)挾取?/p>

圖1所示為該申請(qǐng)說明書中提及的現(xiàn)有技術(shù)。在圖1的現(xiàn)有技術(shù)中，管芯102、104兩者以倒裝芯片方式電耦合至基板108，其中頂部管芯102較大，可能遭受其有效表面110上的各種IC組件間電磁干擾的影響，且易于因翹曲效應(yīng)導(dǎo)致焊接接合點(diǎn)斷開而發(fā)生故障。

圖1 該案例的倒裝芯片結(jié)構(gòu)

為了解決倒裝芯片情況下的上述技術(shù)問題，該申請(qǐng)采用的技術(shù)手段（如圖2所示）包括：并排的多個(gè)的第二級(jí)管芯，其有效表面（實(shí)際指下表面）基本上在同一平面內(nèi)，其中第二級(jí)管芯的長(zhǎng)度/寬度可相互不同。

圖3所示為審查員認(rèn)定的對(duì)比文件1中最接近的現(xiàn)有技術(shù)（以下稱為D1）。值得注意的是，D1使用引線鍵合技術(shù)，且第二級(jí)芯片的有效表面為上表面；但D1中從未提及第二級(jí)管芯的數(shù)量、尺寸和布局與電磁干擾和翹曲效應(yīng)有任何關(guān)系。

圖2 該案例解決易發(fā)問題的手段

圖3 對(duì)比文件D1所示技術(shù)結(jié)構(gòu)圖

在此情況下，為了區(qū)別于D1，申請(qǐng)人在該申請(qǐng)的獨(dú)立權(quán)利要求1中加入了以下技術(shù)特征：

其中所述多個(gè)第二級(jí)IC管芯的所述有效表面面對(duì)所述基板。

審查員將該技術(shù)特征認(rèn)定為區(qū)別技術(shù)特征，但審查員認(rèn)為，引線鍵合技術(shù)（D1）和倒裝芯片技術(shù)（本申請(qǐng)）都是成熟的技術(shù)，本領(lǐng)域技術(shù)人員可以自由選擇封裝技術(shù)。由此，審查員得出結(jié)論是權(quán)利要求1的技術(shù)方案是顯而易見的。另外，在對(duì)從屬權(quán)利要求的評(píng)價(jià)中，審查員進(jìn)一步引用了如圖4中所示的對(duì)比文件 2（D2）。

圖4 對(duì)比文件D2結(jié)構(gòu)圖

三、案例討論

該申請(qǐng)旨在解決的技術(shù)問題是當(dāng)堆疊在第一級(jí)管芯上的第二級(jí)管芯以倒裝芯片方式耦合至基板時(shí)，由于第二級(jí)管芯較大而可能遭受的其有效表面（即下表面）上的各種IC組件間電磁干擾的影響，以及易于因翹曲效應(yīng)導(dǎo)致焊接接合點(diǎn)斷開而發(fā)生故障等問題。由此可見，第二級(jí)管芯以倒裝芯片方式安裝實(shí)際上是該技術(shù)問題的設(shè)定背景（即演繹前提），而非解決該技術(shù)問題的手段（即有效條件）。在此意義上，D2包含了與該申請(qǐng)相同的設(shè)定背景（即演繹前提相同），而D1卻不然（即演繹前提不同）。

為便于討論起見，假使該申請(qǐng)權(quán)利要求1涉及〔設(shè)定背景A，手段X〕；D1涉及〔設(shè)定背景B，手段X〕；而D2則涉及〔設(shè)定背景A，手段Y〕。

當(dāng)以D1為最接近的現(xiàn)有技術(shù)時(shí)，得出的區(qū)別特征取決于設(shè)定背景A與設(shè)定背景B之間的差別（簡(jiǎn)稱為設(shè)定背景A-設(shè)定背景B）。根據(jù)“三步法”，該發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題將根據(jù)該區(qū)別技術(shù)特征（即，設(shè)定背景A-設(shè)定背景B）來確定。然而，由于設(shè)定背景A和設(shè)定背景B本質(zhì)上均為現(xiàn)有技術(shù)，很容易得到該發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題無非是用一種現(xiàn)有技術(shù)（即設(shè)定背景B）來替換另一種現(xiàn)有技術(shù)（即設(shè)定背景A）。根據(jù)“三步法”的第(3)步，從最接近的現(xiàn)有技術(shù)（D1）和該發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題出發(fā)，通常將很容易判斷該發(fā)明為顯而易見。

換一種思路，考慮D2作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)，則得出的區(qū)別特征就變?yōu)槿Q于手段X與手段Y之間的差別（簡(jiǎn)稱為手段X-手段Y）。根據(jù)“三步法”，該發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題將根據(jù)該區(qū)別技術(shù)特征（即，手段X-手段Y）來確定。然后，根據(jù)“三步法”的第(3)步，從最接近的現(xiàn)有技術(shù)（D2）和該發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題出發(fā)，對(duì)該發(fā)明是否顯而易見的判斷在走向上很可能與前述情況大相徑庭。

本文暫且不討論D1被選取為最接近的現(xiàn)有技術(shù)是否恰當(dāng)，我們所關(guān)注的點(diǎn)在于，在D1的確為最接近的現(xiàn)有技術(shù)的假定下，創(chuàng)造性分值到底損失在了哪里？

我們發(fā)現(xiàn)，此問題可能因區(qū)別技術(shù)特征屬于設(shè)定背景（演繹前提）而非在該設(shè)定背景下采用的手段（有效條件）而產(chǎn)生。如前所述，由于設(shè)定背景A（例如，該發(fā)明的倒裝芯片）和設(shè)定背景B（例如，D1的引線接合）本質(zhì)上均為現(xiàn)有技術(shù)，很容易得到該發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題無非是用一種現(xiàn)有技術(shù)（即設(shè)定背景B）來替換另一種現(xiàn)有技術(shù)（即設(shè)定背景A），而所能達(dá)到的技術(shù)效果無非是設(shè)定背景A相比于設(shè)定背景B而言所具有的公知常識(shí)的優(yōu)點(diǎn)。

《專利審查指南》（2010版）中指出，作為一個(gè)原則，發(fā)明的任何技術(shù)效果都可以作為重新確定技術(shù)問題的基礎(chǔ)。然而，在該案例中，在D1為最接近的現(xiàn)有技術(shù)的前提下，我們認(rèn)為發(fā)明的區(qū)別技術(shù)特征并非僅僅是“設(shè)定背景A-設(shè)定背景B”，而是“（設(shè)定背景A|手段X）-（設(shè)定背景B|手段X）”。即將設(shè)定背景B前提下使用的手段換用到現(xiàn)有技術(shù)中已知并不使用該手段的設(shè)定背景A中。同樣地，該發(fā)明相對(duì)于D1而言的技術(shù)效果并非只是簡(jiǎn)單地在于設(shè)定背景A（例如，該發(fā)明的倒裝芯片），相比于設(shè)定背景B（例如，D1的引線接合）而言所具有的公知常識(shí)的優(yōu)點(diǎn)（事實(shí)上，反過來，設(shè)定背景B相對(duì)于設(shè)定背景A同樣會(huì)具備相應(yīng)的優(yōu)點(diǎn)），而是將設(shè)定背景B前提下使用的手段換用到現(xiàn)有技術(shù)中已知并不使用該手段的設(shè)定背景A中所具有的技術(shù)效果，其中所蘊(yùn)含的非顯而易見性不應(yīng)當(dāng)被忽視。

四、結(jié) 語

概言之，當(dāng)區(qū)別技術(shù)特征是技術(shù)背景這一“演繹前提”而非技術(shù)手段這一“有效條件”時(shí)，在“三步法”的第（2）步中，簡(jiǎn)單地根據(jù)區(qū)別特征（例如，設(shè)定背景A-設(shè)定背景B）所能達(dá)到的技術(shù)效果來確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題是割裂的、不全面的，很可能會(huì)導(dǎo)致非顯而易見性的低估。不僅如此，該例中僅僅考慮設(shè)定背景的改變，使得發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題并非是審查指南中所規(guī)定的為獲得更好的技術(shù)效果而需對(duì)最接近的現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行改進(jìn)的技術(shù)任務(wù)。

相反，應(yīng)當(dāng)將設(shè)定背景（演繹前提）與采用的技術(shù)手段（有效條件）結(jié)合在一起進(jìn)行考慮，方能對(duì)顯而易見性有客觀地評(píng)價(jià)，從而達(dá)成公正客觀的關(guān)于創(chuàng)造性的結(jié)論。

因此，筆者建議，在“三步法”的實(shí)際操作中，還需要判斷區(qū)別技術(shù)特征是屬于設(shè)定背景還是手段。在前一種情形中，實(shí)際的區(qū)別技術(shù)特征應(yīng)被修正為（設(shè)定背景A|手段X）-（設(shè)定背景B|手段X），并據(jù)此來進(jìn)行后續(xù)判斷，這一修正更好地體現(xiàn)了審查指南中的精神。