董大媛 朱玲艷

北京高沃律師事務(wù)所

發(fā)明專利審查過程中主要是對發(fā)明內(nèi)容是否符合專利授權(quán)條件進行審查，其中最主要的就是對技術(shù)方案三性的審查。而對于生化類發(fā)明專利，除了技術(shù)方案外，還有一部分非常重要的內(nèi)容，那就是體現(xiàn)技術(shù)效果的實驗數(shù)據(jù)。

首先，根據(jù)專利法第 26條第 3款的規(guī)定“說明書應(yīng)當(dāng)對發(fā)明或者實用新型做出清楚、完整的說明，以所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)為準(zhǔn)”。而由于生化領(lǐng)域技術(shù)效果的可預(yù)見性差，對于說明書公開充分的判斷與其他技術(shù)領(lǐng)域不同，申請文件記載到什么程度可以認(rèn)為是“清楚、完整的說明”？筆者認(rèn)為在生化領(lǐng)域，技術(shù)方案所能達到的技術(shù)效果的記載對于說明書公開充分是必不可少。例如發(fā)明專利要求保護一種藥物，如果申請文件中僅僅記載了藥物的組成和制備方法，沒有體現(xiàn)藥效的實驗數(shù)據(jù)的記載，僅有聲稱的效果，筆者認(rèn)為這樣的說明書是不滿足專利法第 26條第 3款說明書公開充分的要求的。《專利審查指南》第二部分第二章中也規(guī)定：“說明書中給出了具體的技術(shù)方案，但未給出實驗證據(jù)，而該方案又必須依賴實驗結(jié)果加以證實才能成立?！边@種情況屬于缺乏解決技術(shù)問題的技術(shù)手段而被認(rèn)為無法實現(xiàn)的情形，不符合《專利法》第26條第 3款的規(guī)定。對于實驗數(shù)據(jù)記載的具體方式，是記載原始實驗數(shù)據(jù)還是記載處理后的實驗數(shù)據(jù)，是記載全部實驗數(shù)據(jù)還是記載部分實驗數(shù)據(jù)？筆者的建議是盡可能的記載詳細的實驗過程和原始實驗數(shù)據(jù)。雖然說判斷說明書公開充分的站位是“所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員”，可以通過舉證、補充對比實驗數(shù)據(jù)或者合理的說明等來爭辯，但在筆者看來，這些都是補救措施，費時費力，并且也不一定會被認(rèn)可。當(dāng)然如果是出于其他考慮，不記載原始實驗數(shù)據(jù)，也要保證所記載的內(nèi)容能夠達到本領(lǐng)域技術(shù)人員基于說明書的記載結(jié)合本領(lǐng)域的公知常識能夠再現(xiàn)技術(shù)方案，并且能夠達到預(yù)期的技術(shù)效果的程度。

其次，實驗數(shù)據(jù)對于生化類發(fā)明專利創(chuàng)造性的判斷也具有較大的影響。在發(fā)明創(chuàng)造性的判斷中，預(yù)料不到的技術(shù)效果是發(fā)明具備創(chuàng)造性的充分條件。發(fā)明取得了預(yù)料不到的技術(shù)效果，是指發(fā)明同現(xiàn)有技術(shù)相比，其技術(shù)效果產(chǎn)生了“質(zhì)”的變化，具有新的性能；或者產(chǎn)生“量”的變化，超出人們預(yù)期的想象。這種“質(zhì)”或“量”的變化，對所屬領(lǐng)域的技術(shù)人員來說，事先無法預(yù)測或推理出來。當(dāng)發(fā)明產(chǎn)生了預(yù)料不到的技術(shù)效果時，一方面說明發(fā)明具有顯著的進步，同時也反映出發(fā)明的技術(shù)方案是非顯而易見的，具有突出的實質(zhì)性特點，該發(fā)明具有創(chuàng)造性。如果想從預(yù)料不到的技術(shù)效果這一方面去說明方案的非顯而易見性，實驗 數(shù)據(jù)的記載就顯得尤為重要，如果僅有聲稱的效果，沒有實驗數(shù)據(jù)，是完全行不通的。申請文件中不僅要記載體現(xiàn)本發(fā)明的效果的實驗數(shù)據(jù)，最好還能夠有與最接近的現(xiàn)有技術(shù)的對比實驗，來體現(xiàn)預(yù)料不到的技術(shù)效果。

再次，新修改的審查指南中對于后補交的實驗數(shù)據(jù)的審查給出了新的規(guī)定，“對于申請日之后補交的實驗數(shù)據(jù)，審查員應(yīng)當(dāng)予以審查。補交實驗數(shù)據(jù)所證明的技術(shù)效果應(yīng)當(dāng)是所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠從專利申請公開的內(nèi)容中得到的”。也就是說可以通過后補交實驗數(shù)據(jù)的方式來證明方案的技術(shù)效果，在答復(fù)審查意見的過程中，作為一種補救措施可以嘗試，例如補充本發(fā)明技術(shù)方案和對比文件技術(shù)方案所達到效果的對比實驗。

綜上所述，在生化類發(fā)明專利中實驗數(shù)據(jù)具有非常重要的作用，在申請文件的撰寫過程中，多方面、多層次，詳細的記載實驗數(shù)據(jù)更有利于發(fā)明專利的授權(quán)以及專利權(quán)的穩(wěn)定。