王普天 張 艷

一、引言

專利申請人對申請文件的修改貫穿于專利審批程序的始終，無論實質(zhì)審查程序還是復(fù)審程序，《專利審查指南》（以下簡稱《指南》）均要求申請人或復(fù)審請求人在修改符合《專利法》第 33 條的前提下，應(yīng)針對審查意見指出的缺陷進(jìn)行修改，否則其修改文本一般不予接受。雖然《專利法》第 33 條和《專利法實施細(xì)則》（以下簡稱《細(xì)則》）第 51 條第 3 款同為對修改的限制,但有本質(zhì)上的差異,需要進(jìn)行仔細(xì)辨析，但由于《細(xì)則》第 51 條第 3 款對修改文本的審查僅做了原則性規(guī)定，因此《指南》分別列舉了若干種具體情況①中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局.專利審查指南（2010 版）[M].北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2010：243-253.，以便于指導(dǎo)審查實踐和引導(dǎo)申請人進(jìn)行恰當(dāng)?shù)男薷?，從而在保障發(fā)明人實體權(quán)益的同時提高行政效率。

但是，在實際操作中，由于對修改文本可接受標(biāo)準(zhǔn)的判斷較為復(fù)雜，因此各界對《指南》相同文字內(nèi)容表述的理解有時仍然存在很大分歧，例如，對特殊情況下主動增加權(quán)利要求的修改文本是否符合《細(xì)則》第51 條第3 款規(guī)定的判斷標(biāo)準(zhǔn)就存在這種情況。由于確定文本是進(jìn)行專利審批所必須解決的首要問題，因此具體到個案，申請人和審查員對文本可接受性的不同理解往往會造成案件爭議焦點的偏移和擴(kuò)大，并導(dǎo)致審查無法聚焦實質(zhì)問題及程序的延長。同時，對文本審查所做出的駁回決定也往往令申請人難以理解和信服。

而有時，對不同案件中出現(xiàn)的相同類型的修改方式，審查員有些接受，有些不接受，卻又未進(jìn)行詳細(xì)說理，也造成了申請人對審查標(biāo)準(zhǔn)的困擾。對此，本文結(jié)合具體案例，從立法宗旨角度對《指南》涉及修改文本是否符合《細(xì)則》第51 條第3 款規(guī)定的判斷標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了解讀，以期統(tǒng)一各界對該法條的認(rèn)識標(biāo)準(zhǔn)，提高專利申請人和代理師對修改后文本可接受程度的預(yù)期，從而做出更加合理的修改，使整個專利審批過程能夠聚焦案件實質(zhì)及核心問題，保障發(fā)明人權(quán)益和提高行政效能。

二、案情概述

該案涉及一件發(fā)明專利申請，其原始權(quán)利要求書包含11 項權(quán)利要求，其中權(quán)利要求1、6、7 為獨立權(quán)利要求。

第一次審查意見通知書指出，相對于對比文件1，權(quán)利要求1-11 不具備新穎性/創(chuàng)造性。

針對第一次審查意見通知書，申請人提交了新的權(quán)利要求1-4（以下簡稱二通文本）?；谝呀?jīng)檢索到的現(xiàn)有技術(shù)，申請人認(rèn)為新的權(quán)利要求1-4 能夠獲得授權(quán)并足以保護(hù)其發(fā)明，因此刪除了權(quán)利要求5-11（包括獨立權(quán)利要求6 和7）。

隨后，審查員進(jìn)行補(bǔ)充檢索獲得了對比文件2，并在第二次審查意見通知書中指出：權(quán)利要求1-4 相對于對比文件1 和對比文件2 的結(jié)合不具備創(chuàng)造性。

在答復(fù)第二次審查意見通知書時，申請人沒有針對二通文本的權(quán)利要求1-4 進(jìn)行修改，而是在原始權(quán)利要求1-11 的基礎(chǔ)上進(jìn)行修改，提交了新的權(quán)利要求1-5（以下簡稱三通文本），其中的獨立權(quán)利要求1、3、4 分別基于原始獨立權(quán)利要求1、6、7 修改而來。

對于三通文本，審查員在第三次審查意見通知書中指出：申請人提交的權(quán)利要求1-5 不是按照第二次審查意見通知書的審查意見所進(jìn)行的修改，不符合《細(xì)則》第51 條第3 款的規(guī)定，不予接受。如果申請人再次提交的修改文本仍然不符合此項規(guī)定，將針對修改前的文本（二通文本）予以駁回。

針對第三次審查意見通知書，申請人未修改申請文件，堅持認(rèn)為其修改符合《細(xì)則》第51 條第3 款的規(guī)定，代理師并提及根據(jù)多年工作經(jīng)驗，這樣的修改審查員通常是接受的。

在上述程序的基礎(chǔ)上，審查員退回到修改前的二通文本，以權(quán)利要求1-4 不具備創(chuàng)造性為由駁回了該申請。

申請人對上述駁回決定不服，提出復(fù)審請求，未修改申請文件，仍然認(rèn)為其修改符合《細(xì)則》第51條第3 款的規(guī)定。

原審查部門在前置審查意見書中堅持了駁回決定。

復(fù)審階段，合議組接受了三通文本，并針對該文本發(fā)出復(fù)審?fù)ㄖ獣?，指出?quán)利要求1-5 不具備創(chuàng)造性。

針對該復(fù)審?fù)ㄖ獣暾埲岁愂隽藱?quán)利要求1-5具備創(chuàng)造性的理由，但未修改申請文件。

最終，合議組以權(quán)利要求1-5 不具備創(chuàng)造性為由，作出了維持駁回決定的復(fù)審決定。

三、案例分析

該案是涉及主動增加權(quán)利要求式修改的一件典型案例，這種在原始權(quán)利要求基礎(chǔ)上進(jìn)行修改，從而導(dǎo)致相對于前一次審查文本增加了新的權(quán)利要求的修改方式，其修改文本能否被接受歷來存在很大爭議?？v觀該案的審批過程，其典型性在于，三通文本所導(dǎo)致的對文本可接受性的爭議已經(jīng)掩蓋了申請人與專利審查部門對創(chuàng)造性判斷的爭議，成為雙方主要的分歧所在，并直接造成案件延續(xù)至復(fù)審階段。

在《指南》第二部分第八章第5.2.1.3 節(jié)，明確例舉了五種不符合《細(xì)則》第51 條第3 款的情形，其中第(4)和(5)種情況分別為：

“(4)主動增加新的獨立權(quán)利要求，該獨立權(quán)利要求限定的技術(shù)方案在原權(quán)利要求書中未出現(xiàn)過?！?/p>

“(5)主動增加新的從屬權(quán)利要求，該從屬權(quán)利要求限定的技術(shù)方案在原權(quán)利要求書中未出現(xiàn)過?！?/p>

這里，首先需要解決的問題也是該案的爭議焦點在于，《指南》所述“原權(quán)利要求書”，究竟是指原始申請文本，還是前一次的審查文本。由于《指南》對此并申請人面對新的對比文件2 發(fā)現(xiàn)二通文本的權(quán)利要求1-4 難以獲得授權(quán)，為了盡可能增加申請獲得授權(quán)的可能，申請人選擇在包含更多獨立權(quán)利要求的原始申請文本基礎(chǔ)上進(jìn)行修改，這就導(dǎo)致將已經(jīng)刪除的權(quán)利要求重新補(bǔ)入權(quán)利要求書中，表現(xiàn)為相對于前一次審查文本增加了權(quán)利要求3-5。顯然，由于前一次通知書不可能對已刪除的權(quán)利要求發(fā)表意見，因此這種重新補(bǔ)入已刪除權(quán)利要求的行為并非針對通知書指出缺陷進(jìn)行的修改，同時也不屬于申請人為克服通知書指出的缺陷所不得不采取的修改方式。所以，申請人應(yīng)在二通文本的基礎(chǔ)上進(jìn)行后續(xù)修改。與此同時，在專利審批程序中申請人對申請文件進(jìn)行合理修改也將有助于提高行政審批效率，而申請人既然出于獲得授權(quán)目的進(jìn)行了刪除，當(dāng)然也需要承擔(dān)申請被駁回或授權(quán)后保護(hù)范圍縮小的不利后果，在獲得實體權(quán)益的同時向公益性的行政資源進(jìn)行一定讓渡。

綜上，基于對《細(xì)則》第51 條第3 款立法本意的解讀，將《指南》中所述“原權(quán)利要求書”理解為前一次審查意見通知書所針對的權(quán)利要求書，應(yīng)當(dāng)是更加合理的解釋。因此，可以認(rèn)定該案中申請人提交的三通文本不符合《細(xì)則》第51 條第3 款的規(guī)定，實審部門退文本審查并作出駁回決定是合法的行政行為，只不過這樣的行政行為是否足夠合理仍然值得商榷。

正如該案代理師在意見陳述中所述，根據(jù)其工作經(jīng)驗，這樣的修改有時審查員是接受的，而在復(fù)審階段，合議組經(jīng)過考量也接受了三通文本，并以此為基礎(chǔ)僅針對創(chuàng)造性問題發(fā)出復(fù)審?fù)ㄖ獣?，這樣的處理方式或多或少會對申請人和代理師造成誤導(dǎo)，認(rèn)為三通文本的修改方式是符合《細(xì)則》規(guī)定的，所以理應(yīng)被接受。但通過前文分析可知，該案的修改確應(yīng)認(rèn)定為不符合《細(xì)則》規(guī)定，同時，如果駁回文本錯誤，合議組也應(yīng)直接做出撤銷駁回決定的復(fù)審決定，而非繼續(xù)針對創(chuàng)造性發(fā)出復(fù)審?fù)ㄖ獣Ｒ虼?，這些都說明，未詳述，因此在實務(wù)中人們習(xí)慣于從自身的視角出發(fā)對其進(jìn)行解讀，并形成了截然不同的兩派觀點②張琛等.《專利法實施細(xì)則》第51 條第3 款規(guī)定的修改方式的探討[C]// 中華全國專利代理師協(xié)會.2012 年中華全國專利代理人協(xié)會年會論文選編(第一部分)》，第205-213 頁.③張素卿等.對專利法實施細(xì)則第五十一條第三款的質(zhì)疑[J].電視技術(shù)，2012，36（S2）:203-210.④楊立超.審查指南對實施細(xì)則第51 條第3 款適用排除內(nèi)容第4 條的規(guī)定與專利局通用格式的審查意見相矛盾[C]// 中華全國專利代理師協(xié)會.2011 年中華全國專利代理人協(xié)會年會暨第二屆知識產(chǎn)權(quán)論壇論文集，第499-503 頁.⑤王小蘭.由實際案例引發(fā)的對專利法實施細(xì)則第51 條第3 款的思考[C]//中華全國專利代理師協(xié)會.2015 年中華全國專利代理人協(xié)會年會第六屆知識產(chǎn)權(quán)論壇論文集，第1-8 頁.⑥葛聰慧.淺談權(quán)利要求的修改[J].中國發(fā)明與專利，2017(4):82-85.。

應(yīng)當(dāng)理解，由于《細(xì)則》第51 條第3 款僅規(guī)定了修改可被接受的上位原則，因此，《指南》對于該條細(xì)則的解釋實質(zhì)上采取的是“原則與舉例相結(jié)合的方式”。所謂原則即“在答復(fù)審查意見通知書時，對申請文件進(jìn)行修改的，應(yīng)當(dāng)針對通知書指出的缺陷進(jìn)行修改”；而《指南》第二部分第八章第5.2.1.3 節(jié)規(guī)定的五種情形是對實踐中通常不符合《細(xì)則》第51 條第3款規(guī)定情形的例舉，既非窮舉也非硬性規(guī)定，其作用在于幫助審查員和申請人理解《細(xì)則》第51 條第3 款所確立的相關(guān)原則，并增強(qiáng)法條的可操作性⑦中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局.審查指南修訂導(dǎo)讀（2006）[M].北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2006:190-192.-⑧中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局.專利審查指南修訂導(dǎo)讀（2010）[M].北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2010:115-117.。

因此，在專利審查過程中，申請人和審查員均應(yīng)以《細(xì)則》第51 條第3 款所規(guī)定的原則為出發(fā)點，即對申請文件進(jìn)行修改的，以是否屬于針對通知書指出的缺陷所進(jìn)行的修改來判斷文本能否被接受，而不應(yīng)機(jī)械套用指南所例舉的五種具體情形，這在某種程度上也就淡化了對“原權(quán)利要求書”所指究竟為何內(nèi)容之爭。

《細(xì)則》第51 條第3 款的立法宗旨在于，通過規(guī)范申請人對申請文件的修改方式，加快審批程序，實現(xiàn)對審查質(zhì)量和審查效率的平衡，以滿足《專利法》第21 條第1 款有關(guān)處理專利申請應(yīng)當(dāng)及時的要求⑨尹新天.中國專利法詳解[M].北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2011:237-241.。否則，如果將所有不是針對通知書指出缺陷進(jìn)行的修改，例如將提交一組新權(quán)利要求來替換舊權(quán)利要求，也當(dāng)做是為了克服通知書指出的舊權(quán)利要求所存在問題而進(jìn)行的修改，就必然會延長審查周期，造成審查資源的浪費。從這個角度來說，《細(xì)則》第51 條第3款所規(guī)定的“被動修改”方式⑩史敏等.中華人民共和國專利法實施細(xì)則釋義[M].北京：法律出版社，2002:153-158.，致力于將整個專利審批過程打造為一個持續(xù)運轉(zhuǎn)的整體，每一階段的工作都應(yīng)以推動審批程序進(jìn)入下一階段為己任，并著力于程序的盡快完成。

就該案而言，在答復(fù)第二次審查意見通知書時，《指南》規(guī)定的不符合《細(xì)則》第51 條第3 款的五種具體情形，并非是僵化和一成不變的，即便修改文本不符合上述規(guī)定，該文本仍然有被接受的可能。由于各界對這一問題的認(rèn)識分歧由來已久，而審查部門在接受文本的情況下通常也不會再做過多說明，因此上述特殊情況的存在更加深了本領(lǐng)域?qū)@一問題審查標(biāo)準(zhǔn)的困擾。本著知其然，更要知其所以然的精神，我們不妨探討一下該案合議組之所以接受不符合《細(xì)則》第51 條第3 款規(guī)定文本進(jìn)行審查的緣由。

由于復(fù)審程序兼具“救濟(jì)”為主和“延續(xù)審批”為輔的雙重屬性，這就決定了復(fù)審階段所進(jìn)行的審查應(yīng)優(yōu)先聚焦于解決現(xiàn)存爭議，同時盡量避免引發(fā)新的爭議點。在該案所存在的諸多爭議之中，合議組注意到對文本可接受性的分歧已經(jīng)嚴(yán)重阻礙了創(chuàng)造性實體問題的解決，同時，合議組經(jīng)分析后認(rèn)為，該申請發(fā)明內(nèi)容較為簡單，相對于檢索到的現(xiàn)有技術(shù)不具備授權(quán)前景，即便申請人提交了滿足《細(xì)則》規(guī)定的文本仍然無法克服創(chuàng)造性問題，因此，出于把握發(fā)明實質(zhì)，聚焦實體問題，推動審批程序高效運轉(zhuǎn)的考慮，合議組選擇接受申請人一直堅持的不符合《細(xì)則》規(guī)定的文本，并發(fā)出復(fù)審?fù)ㄖ獣?。這樣的處理方式，在一定程度上滿足了申請人的訴求且未損害其實體利益，同時也提高了審查效率。此外，為使申請人不致對文本被接受的原因產(chǎn)生誤解，合議組在復(fù)審決定中也指明，雖然該文本并非針對通知書指出的缺陷進(jìn)行的修改，但出于節(jié)約審查資源、便利當(dāng)事人的考慮，合議組接受了該文本。當(dāng)然，在該案中合議組還可以采用其他較為保守的處理方式，即首先指出文本是不可接受的，要求申請人修改，并在駁回文本基礎(chǔ)上針對權(quán)利要求1-4 的創(chuàng)造性進(jìn)行假設(shè)評述，但這樣的處理方式將導(dǎo)致各方同時承擔(dān)審查程序延長的后果。

從復(fù)審階段的審批過程可以發(fā)現(xiàn)，如果實審階段能夠?qū)Α吨改稀芬?guī)定進(jìn)行靈活把握，接受三通文本并指出創(chuàng)造性問題，該案或許不會進(jìn)入復(fù)審程序，這種審查策略既聚焦了案件核心爭議焦點，提高了申請人的滿意度，也從整體上節(jié)約了各方資源，當(dāng)然，上述行政行為的較高標(biāo)準(zhǔn)也對審查部門提出了更高要求。

由此可見，專利行政部門對文本可接受性出具的審查意見均是在《細(xì)則》第51 條第3 款所規(guī)定原則的框架下做出的，因此上述不同的處理方式均在合法范疇，我們應(yīng)跳出僅僅從審查結(jié)論進(jìn)行判斷的誤區(qū)，著眼于《細(xì)則》第51 條第3 款的立法初衷來考慮修改文本被接受的可能性，如此才有利于做出更加恰當(dāng)?shù)男薷?，并對案件走向做出合理預(yù)判。

四、結(jié)語

本文通過對一個具體案例的審批過程進(jìn)行分析，從立法宗旨角度對《指南》涉及《細(xì)則》第51 條第3 款的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行了深入解讀。需要指出的是，本文所述觀點和思路不僅可用于判斷案例中出現(xiàn)的《指南》第二部分第八章第5.2.1.3 節(jié)明確例舉的（4）、（5）兩種情形，對于其他三種不符合《細(xì)則》第51條第3 款的情形也同樣應(yīng)從立法宗旨角度進(jìn)行理解，根據(jù)案件走向和立法原則來評價修改文本的可接受程度，做到對《指南》規(guī)定的靈活把握。就該案而言，由于復(fù)審程序?qū)儆趯＠麑徟绦虻囊粋€環(huán)節(jié)，合議組會避免該程序接受的修改文本在爭議解決后為在先審級的繼續(xù)審查帶來不利影響，因此即便復(fù)審決定在訴訟程序中被撤銷，如果申請具備授權(quán)前景，合議組仍然需要重新指出文本存在不符合《細(xì)則》第51 條第3 款規(guī)定的問題，直至申請人作出恰當(dāng)?shù)男薷暮笤僮龀鰪?fù)審決定。因此，從這個意義上來說，不符合《細(xì)則》第51 條第3 款的修改實質(zhì)上無助于挽救將被駁回的申請，申請人應(yīng)將精力更多聚焦于實體問題，而對于審批過程中已經(jīng)刪除的仍然具有價值的權(quán)利要求，對其另行提交分案申請或許是更為明智的選擇。

隨著近年申請量的激增，與修改有關(guān)的問題日益成為制約審查效能的重要因素，把握《細(xì)則》第51條第3 款的立法宗旨，增強(qiáng)行政審批行為的合理性，并引導(dǎo)申請人進(jìn)行恰當(dāng)?shù)男薷模瑢O大提高我國專利申請的審批效能和授權(quán)質(zhì)量，希望本文能夠引發(fā)各界對《細(xì)則》第51 條第3 款規(guī)定判斷標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)一步關(guān)注。