高 菲 張 劍

（100088 國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局通信發(fā)明審查部 北京）

淺議專利授權(quán)確權(quán)案件中公知常識(shí)的舉證問題

高 菲 張 劍

（100088 國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局通信發(fā)明審查部 北京）

一、引言

目前在專利授權(quán)確權(quán)行政案件的審理中，關(guān)于公知常識(shí)的舉證問題一直是重點(diǎn)和難點(diǎn)，也面臨很多突出的問題，專利申請(qǐng)人、代理人、無效宣告請(qǐng)求人、審查員和法官由于身份不同，在實(shí)踐過程中不免會(huì)從各自的角度出發(fā)，存在不同的觀點(diǎn)，從而給專利授權(quán)確權(quán)行政案件的審理帶來較大的困擾。

本文中，筆者試圖基于平衡聽證原則和專利審批的效率原則，具體分析在專利授權(quán)確權(quán)案件中公知常識(shí)的舉證責(zé)任和舉證方式等問題，以期對(duì)專利授權(quán)確權(quán)行政案件中涉及公知常識(shí)舉證問題的審查有所裨益。

二、專利授權(quán)案件

在專利授權(quán)案件中，審查員負(fù)責(zé)對(duì)本專利申請(qǐng)是否具備創(chuàng)造性的認(rèn)定收集證據(jù)，并就創(chuàng)造性的有關(guān)事實(shí)和意見向申請(qǐng)人發(fā)出通知，申請(qǐng)人可以根據(jù)審查員的意見進(jìn)行解釋并補(bǔ)充相應(yīng)的證據(jù)。在經(jīng)過專利復(fù)審委員會(huì)的復(fù)審程序后，如果專利申請(qǐng)人仍然不服則可以提起行政訴訟，按照行政訴訟法的規(guī)定，專利復(fù)審委員會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)其做出的駁回決定的合法性提供充分的證據(jù)。

在專利實(shí)質(zhì)審查以及專利復(fù)審程序中，行政相對(duì)人，即專利申請(qǐng)人為單方當(dāng)事人，通常來講，其在技術(shù)水平和舉證能力上是要優(yōu)于審查員的，也具備證據(jù)優(yōu)勢。審查員對(duì)公知常識(shí)舉證的主要方式是對(duì)現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行檢索，而審查員理解發(fā)明和現(xiàn)有技術(shù)以及對(duì)申請(qǐng)人提供的反駁意見進(jìn)行判斷的能力與其專業(yè)知識(shí)密切相關(guān)。實(shí)際上，許多審查員并不具備從事科學(xué)技術(shù)研究工作的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。即使一些審查員曾經(jīng)具備這樣的經(jīng)驗(yàn)，也會(huì)因?yàn)殡x開科學(xué)技術(shù)研究工作，隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展而對(duì)其變得相對(duì)陌生。另一方面，專利行政機(jī)關(guān)也并不配備各種技術(shù)領(lǐng)域的試驗(yàn)測試設(shè)備，以便對(duì)申請(qǐng)人提出的技術(shù)方案和有關(guān)證據(jù)進(jìn)行驗(yàn)證。因此，審查員對(duì)公知常識(shí)的舉證能力是相對(duì)有限的。

與之相對(duì)的是，申請(qǐng)人能夠指定專家來進(jìn)行必要的試驗(yàn)，提交書面證據(jù)來對(duì)某個(gè)技術(shù)特征是否為公知常識(shí)進(jìn)行舉證。也就是說，在專利授權(quán)程序這一單方相對(duì)人的程序中，只要申請(qǐng)人正面證據(jù)比反面證據(jù)更有力，則行政執(zhí)法人員就可以根據(jù)正面證據(jù)做出行政決定，這是有利于申請(qǐng)人的。

正是基于這種認(rèn)知水平和舉證能力的不對(duì)等，筆者認(rèn)為，在專利授權(quán)案件中，尤其是更加注重效率優(yōu)先的實(shí)質(zhì)審查過程中，行政審批機(jī)關(guān)與申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)有差別的舉證責(zé)任。行政審批機(jī)關(guān)可以優(yōu)先通過“充分說明”來證明公知常識(shí)，而如果申請(qǐng)人對(duì)審查員的上述認(rèn)定存在不同意見，應(yīng)當(dāng)提供“證據(jù)”或更有說服力的“理由”或者來質(zhì)疑或反駁審查意見。

而對(duì)于專利授權(quán)案件中專利復(fù)審委員會(huì)在依職權(quán)認(rèn)定相關(guān)技術(shù)特征為公知常識(shí)時(shí)，是否應(yīng)當(dāng)提供證據(jù)來舉證的觀點(diǎn)在實(shí)際工作中存在多種不同的觀點(diǎn)。

筆者認(rèn)為，專利復(fù)審委員會(huì)的復(fù)審程序是申請(qǐng)人的一道救濟(jì)程序，除了效率優(yōu)先之外，也應(yīng)注重公平原則，其在依職權(quán)認(rèn)定相關(guān)技術(shù)特征為公知常識(shí)時(shí)，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先通過證據(jù)舉證的方式來說明。但是，如果要求專利復(fù)審委員會(huì)在專利授權(quán)案件中對(duì)認(rèn)定的所有公知常識(shí)都證據(jù)舉證，實(shí)際工作中存在較多障礙，其中，聽證原則與專利審批的效率之間、專利授權(quán)確權(quán)案件的數(shù)量急劇增加與審查員的數(shù)量較少之間的矛盾非常突出。在這種情況下，筆者認(rèn)為應(yīng)當(dāng)可以允許專利復(fù)審委員會(huì)在一些情況下通過“充分說明”的方式來證明公知常識(shí)，建議在專利授權(quán)程序的復(fù)審程序依職權(quán)引入公知常識(shí)時(shí)，建立以證據(jù)舉證證明為主，以“充分說明”方式為輔的公知常識(shí)舉證方式。同時(shí)，如果專利復(fù)審委員會(huì)在依職權(quán)認(rèn)定公知常識(shí)的情況下，未給予對(duì)方當(dāng)事人陳述意見的機(jī)會(huì)，違反了聽證原則，那么在后續(xù)審查程序中，法院應(yīng)當(dāng)保證合法性審查的權(quán)威，撤銷專利復(fù)審委員會(huì)作出的駁回決定。

即在專利授權(quán)案件中，應(yīng)當(dāng)由行政機(jī)關(guān)承擔(dān)舉證責(zé)任，其舉證的方式包括“充分說明”和證據(jù)證明兩種方式，行政審批機(jī)關(guān)可以優(yōu)先通過“充分說明”來證明公知常識(shí)，而如果申請(qǐng)人對(duì)審查員的上述認(rèn)定存在不同意見，應(yīng)當(dāng)提供“證據(jù)”或更有說服力的“理由”或者來質(zhì)疑或反駁審查意見。在復(fù)審案件依職權(quán)引入公知常識(shí)時(shí)，建立以證據(jù)舉證證明為主，以“充分說明”方式為輔的公知常識(shí)舉證方式。

三、專利確權(quán)案件

在專利確權(quán)案件中，首先由無效宣告請(qǐng)求人提交證據(jù)證明本專利不具備創(chuàng)造性，專利權(quán)人在專利復(fù)審委員會(huì)轉(zhuǎn)送相關(guān)證據(jù)后，可以根據(jù)對(duì)方的證據(jù)提交反證，雙方的證據(jù)都提交到專利復(fù)審委員會(huì)，由專利復(fù)審委員會(huì)根據(jù)雙方證據(jù)做出居中裁判。但是，專利授權(quán)后要被認(rèn)定無效，應(yīng)當(dāng)有充分的證據(jù)支持，因此，在類似訴訟的無效宣告審查案件中，無效宣告請(qǐng)求人承擔(dān)了結(jié)果意義上的舉證責(zé)任。但在無效決定做出后，如果行政相對(duì)人，即專利權(quán)人或者無效宣告請(qǐng)求人提起行政訴訟，則專利復(fù)審委員會(huì)應(yīng)當(dāng)證明其做出的行政行為是有充分證據(jù)的，專利復(fù)審委員會(huì)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)結(jié)果意義上的舉證責(zé)任。

在專利無效宣告請(qǐng)求審查程序中，行政相對(duì)人為雙方當(dāng)事人，該程序是基于請(qǐng)求人的請(qǐng)求啟動(dòng)，審理的是雙方當(dāng)事人之間的爭議，具有雙方當(dāng)事人平等對(duì)抗、專利復(fù)審委員會(huì)居中裁決的性質(zhì)和特點(diǎn)。此時(shí)，雙方當(dāng)事人理論上的認(rèn)知能力和專業(yè)水平應(yīng)當(dāng)是沒有差別的，或者說雙方當(dāng)事人與“本領(lǐng)域技術(shù)人員”這一法律擬制主體的水平的差異基本相同。因此，此時(shí)對(duì)雙方當(dāng)事人來說，應(yīng)優(yōu)先考慮適用“誰主張誰舉證”的原則。如果當(dāng)事人主張某技術(shù)手段是公知常識(shí)的，對(duì)其主張承擔(dān)舉證責(zé)任。當(dāng)該當(dāng)事人未能舉證或未能充分說明，對(duì)方當(dāng)事人又不予認(rèn)可時(shí)，專利復(fù)審委對(duì)公知常識(shí)的主張將不予支持。雙方當(dāng)事人可以自行決定采用哪一種舉證方式——充分說明或者提供證據(jù)證明，但同時(shí)也應(yīng)承擔(dān)因選擇不同方式導(dǎo)致證據(jù)力不同而導(dǎo)致的結(jié)果。

此外，《專利審查指南》第四部分第三章規(guī)定“專利復(fù)審委員會(huì)在無效審查時(shí)，可以依職權(quán)認(rèn)定技術(shù)手段是否為公知常識(shí)，并可以引入技術(shù)詞典、技術(shù)手冊(cè)、教科書等公知常識(shí)性證據(jù)。”

然而目前實(shí)踐中反映出來的問題是，進(jìn)入訴訟的專利授權(quán)確權(quán)案件中，專利復(fù)審委員會(huì)對(duì)依職權(quán)引入的公知常識(shí)往往沒有文獻(xiàn)支持，通常僅僅是“說明理由”，這是行政機(jī)關(guān)“效率優(yōu)先”的一貫做法，但也是近年來代理人反映比較大的一個(gè)問題。因此筆者認(rèn)為，與在專利授權(quán)程序中的復(fù)審程序類似，當(dāng)專利復(fù)審委員會(huì)在專利確權(quán)案件，即無效審查時(shí)依職權(quán)引入公知常識(shí)時(shí)，最好采用以證據(jù)舉證證明為主，以“充分說明”方式為輔的公知常識(shí)舉證方式。而作為后續(xù)程序的司法審查機(jī)關(guān)，要強(qiáng)調(diào)行政機(jī)關(guān)的舉證責(zé)任，對(duì)于那些應(yīng)當(dāng)充分說明而未說明，應(yīng)當(dāng)舉證而未舉證、確有可能影響行政相對(duì)人實(shí)體權(quán)利的被訴決定，應(yīng)當(dāng)依法予以撤銷。

另一方面，如果在專利行政機(jī)關(guān)已經(jīng)履行了告知義務(wù)，即，當(dāng)專利行政機(jī)關(guān)根據(jù)合理的技術(shù)上和科學(xué)的推理得出特定的事實(shí)發(fā)現(xiàn)以支持其公知常識(shí)的結(jié)論之后，申請(qǐng)人如果提出質(zhì)疑，則應(yīng)當(dāng)給予更充分的理由說明或更有力的證據(jù)來支持其觀點(diǎn)。否則，如果申請(qǐng)人只是簡單陳述而沒有具體指出審查員的錯(cuò)誤，即沒有對(duì)審查員斷言的事實(shí)為何不是公知常識(shí)的說明，屬于申請(qǐng)人沒有進(jìn)行適當(dāng)質(zhì)疑，在這種情況下，申請(qǐng)人的意見也不會(huì)得到法院的支持。

四、結(jié)語

專利行政程序主要包括實(shí)質(zhì)審查、復(fù)審、無效宣告程序。專利授權(quán)和確權(quán)案件中，公知常識(shí)的舉證責(zé)任有所不同，即，在專利授權(quán)案件中，應(yīng)當(dāng)由行政機(jī)關(guān)承擔(dān)舉證責(zé)任，其舉證的方式包括“充分說明”和證據(jù)證明兩種方式，行政審批機(jī)關(guān)可以優(yōu)先通過“充分說明”來證明公知常識(shí)，而如果申請(qǐng)人對(duì)審查員的上述認(rèn)定存在不同意見，應(yīng)當(dāng)提供“證據(jù)”或更有說服力的“理由”或者來質(zhì)疑或反駁審查意見。在復(fù)審案件依職權(quán)引入公知常識(shí)時(shí)，建立以證據(jù)舉證證明為主，以“充分說明”方式為輔的公知常識(shí)舉證方式。而在專利確權(quán)案件中，無效宣告請(qǐng)求人承擔(dān)了結(jié)果意義上的舉證責(zé)任。但在無效決定做出后，如果行政相對(duì)人，即專利權(quán)人或者無效宣告請(qǐng)求人提起行政訴訟，則專利復(fù)審委員會(huì)應(yīng)當(dāng)證明其做出的行政行為是有充分證據(jù)的，專利復(fù)審委員會(huì)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)結(jié)果意義上的舉證責(zé)任。在專利確權(quán)案件中，應(yīng)優(yōu)先考慮適用“誰主張誰舉證”的原則。雙方當(dāng)事人可以自行決定采用哪一種舉證方式——充分說明或者提供證據(jù)證明，但同時(shí)也應(yīng)承擔(dān)因選擇不同方式導(dǎo)致證據(jù)力不同而導(dǎo)致的結(jié)果。對(duì)于專利復(fù)審委員會(huì)在專利確權(quán)案件中依職權(quán)引入公知常識(shí)而宣告專利無效的情況。一律認(rèn)可或以違反依請(qǐng)求原則而撤銷都是不妥的。筆者認(rèn)為，對(duì)于滿足聽證原則，且公知常識(shí)的引入確實(shí)能夠?qū)е聦＠麢?quán)被宣告無效的，應(yīng)當(dāng)在判決中指出專利復(fù)審委員會(huì)依職權(quán)引入公知常識(shí)違反請(qǐng)求原則，但考慮到行政效率并防止程序空轉(zhuǎn)，法院在個(gè)案中予以認(rèn)可；但是對(duì)于未滿足聽證原則的，應(yīng)當(dāng)予以撤銷。

［1］《專利審查指南》2010版，中華人民共和國國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局，知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社

［2］《專利授權(quán)確權(quán)案件中公知常識(shí)的證明》，張冬梅，知識(shí)產(chǎn)權(quán)，2012年第10期

［3］《專利審查及無效案件“公知常識(shí)”舉證問題研究》，李鵬鵬，碩士學(xué)位論文

［4］《專利法公知常識(shí)舉證研究》，姜巖，碩士學(xué)位論文

高菲（1984～），女，漢族，籍貫：安徽，學(xué)歷：大學(xué)本科，職稱：主任科員，研究方向：專利審查。

張劍（1978～），男，漢族，籍貫：湖北，學(xué)歷：碩士研究生，職稱：主任科員，研究方向：專利審查。

注：張劍（等同于第一作者）