張 蓉

淺析美國專利保護(hù)的特點(diǎn)

張 蓉*

本文介紹了在美國專利申請和獲得的過程中的一些特有的規(guī)定。從新申請階段、審查階段、授權(quán)后階段和訴訟階段4個(gè)不同階段對于美國專利的一些特點(diǎn)進(jìn)行了總結(jié)和分析，以期為打算獲得美國專利保護(hù)的中國申請人提供更多的信息和建議。

臨時(shí)申請 繼續(xù)申請 AFCP P3 證據(jù)調(diào)查

一、引 言

隨著科學(xué)技術(shù)全球化的發(fā)展，越來越多的中國申請人開始在海外尋求專利保護(hù)。美國作為全球最大的經(jīng)濟(jì)體，必然成為各國申請人期望獲得專利保護(hù)的重中之重。然而，美國專利法和中國《專利法》之間存在程序和實(shí)體等各個(gè)方面的差異，中國申請人在尋求美國專利保護(hù)的過程中存在很多困難和困惑。

筆者嘗試從美國專利新申請階段、專利申請的審查階段、授權(quán)后階段和訴訟階段這4個(gè)階段分析美國專利法與中國《專利法》不同的一些特點(diǎn)，以期能夠?yàn)橹袊暾埲撕椭袊鴮＠蓭煾玫乩斫饷绹鴮＠煞ㄒ?guī)并更好地獲得美國專利保護(hù)提供一些可用的信息。

二、美國的專利新申請

1.美國臨時(shí)申請

與中國不同，在美國本土提交的專利申請有兩種類型，臨時(shí)申請（Non-provisional Application）和正式申請（Provisional Application）。臨時(shí)申請是美國在烏拉圭回合談判之后產(chǎn)生的條款，旨在使得本土申請人能夠快速并以較低費(fèi)用提交美國臨時(shí)專利申請，其建立了美國本土的優(yōu)先權(quán)體系，該規(guī)定在1995年6月8日生效。①USPTO，Manual of Patent Examining Procedure Original ninth Eidition.

與正式申請相比，臨時(shí)申請具有如下相對簡單的格式要求以及審查要求：（1）臨時(shí)申請中不要求具有權(quán)利要求；（2）臨時(shí)申請中不要求具有宣誓和聲明；（3）臨時(shí)申請不會(huì)被進(jìn)行審查；（4）臨時(shí)申請不能要求任何外國申請或較早的美國申請的優(yōu)先權(quán)。由此可知，臨時(shí)申請僅為申請人保留了一個(gè)優(yōu)先權(quán)日，其并不能被實(shí)質(zhì)審查，也無法獲得專利，申請人必須在提出該臨時(shí)申請的12個(gè)月內(nèi)基于該臨時(shí)申請?zhí)峤灰徽缴暾?，才能夠使得該正式申請被?shí)質(zhì)審查并且獲得專利權(quán)，否則該臨時(shí)申請將在1年后自動(dòng)失效。除了作為正式申請的本國優(yōu)先權(quán)的作用之外，外國申請也可以要求臨時(shí)申請的優(yōu)先權(quán)，只要在臨時(shí)申請的提交日起一年內(nèi)遞交外國申請即可。

美國臨時(shí)申請對于發(fā)明人和申請人的國籍和經(jīng)營場所均沒有限制，臨時(shí)申請的規(guī)定給申請人帶來了時(shí)間和費(fèi)用上的諸多好處。申請人可以利用臨時(shí)申請以較低的費(fèi)用預(yù)先取得申請日，然后在12個(gè)月內(nèi)對專利申請?jiān)诩夹g(shù)上和申請文件上進(jìn)一步進(jìn)行完善，以期達(dá)到專利授予的要求。申請人可以要求優(yōu)先權(quán)，以避免在此期間別人的公開影響到自己發(fā)明創(chuàng)造的專利性；如果申請人在12 個(gè)月內(nèi)沒有達(dá)到這些要求，還可以撤回在先申請，避免將其技術(shù)公開。

2.繼續(xù)申請

與中國的分案申請相對應(yīng)，美國的繼續(xù)申請有3種形式：分案申請（DA）、續(xù)案申請（CA）和部分續(xù)案申請（CIP）。

分案申請：如果一個(gè)申請的權(quán)利要求中包括兩個(gè)或多個(gè)獨(dú)立或有區(qū)別的發(fā)明，則審查員會(huì)發(fā)出限制通知（Restriction Requirement），分案申請通常是限制通知的產(chǎn)物。針對答復(fù)限制通知所放棄掉的權(quán)利要求可以在分案申請中進(jìn)行保護(hù)。由于分案申請中保護(hù)的權(quán)利要求是與母案申請中保留的權(quán)利要求之間被認(rèn)為是獨(dú)立的或有區(qū)別的，所以分案申請與母案之間不應(yīng)當(dāng)產(chǎn)生非法定的重復(fù)授權(quán)的問題。分案申請的說明書通常與母案申請相同，分案申請中不能添加超過母案公開范圍之外的內(nèi)容。

續(xù)案申請：如果申請人認(rèn)為母案的權(quán)利要求沒有很好地保護(hù)發(fā)明，可以通過續(xù)案申請的方式來擴(kuò)大、縮小或更改權(quán)利要求的保護(hù)范圍，但是續(xù)案申請的權(quán)利要求需要得到母案公開文本的支持。續(xù)案申請的權(quán)利要求也可以與母案重疊，例如為了盡快得到授權(quán)，申請人可以接受審查員認(rèn)為可授權(quán)的權(quán)利要求，然后通過遞交續(xù)案申請的方式來爭取更大的或不同的保護(hù)范圍。

部分續(xù)案申請：部分續(xù)案申請可以在原申請的基礎(chǔ)上增加新的內(nèi)容，通常適用于在原技術(shù)方案的基礎(chǔ)上進(jìn)行改進(jìn)后得到的新的技術(shù)方案的保護(hù)。值得注意的是，新增加的內(nèi)容不享有母案的優(yōu)先權(quán)，但是部分續(xù)案申請的專利有效期從母案的申請日起算。

3.外國申請進(jìn)入美國的形式

外國申請進(jìn)入美國國家階段的方式主要有基于《巴黎公約》和基于PCT兩種。然而，與絕大多數(shù)國家不同，通過PCT途徑進(jìn)入美國的申請可以采用兩種方式進(jìn)入：通過美國專利法第371條規(guī)定進(jìn)入美國國家階段；或通過美國專利法第111條規(guī)定進(jìn)入美國國家階段。②USPTO，United States Code Title 35.

通過美國專利法第371條方式進(jìn)入美國國家階段，為常規(guī)的PCT申請國際階段延伸至美國國家階段。與其他大部分國家的規(guī)定相同，進(jìn)入美國國家階段時(shí)需提交PCT國際公布文本的準(zhǔn)確譯文，但可按照PCT第28條、第41條進(jìn)行修改，其修改不得超出原PCT國際申請公布的范圍。提交申請時(shí)需要同時(shí)提交所涉修改未增加新內(nèi)容的聲明。通過美國專利法第111條方式進(jìn)入美國國家階段，申請人基于原PCT國際申請?jiān)诿绹岢觥袄^續(xù)申請”或“部分繼續(xù)申請”，申請人不必提交原PCT國際申請公布文本的準(zhǔn)確譯文，可對原申請文件進(jìn)行修改或增加新內(nèi)容，修改或增加的內(nèi)容可超出原PCT國際申請公布的范圍。該申請與美國本土申請采用相同的審查標(biāo)準(zhǔn)和處理方式。在一定程度上，這一方面可以彌補(bǔ)原PCT國際申請撰寫的不足，另一方面可將對于申請主題改進(jìn)的部分寫入專利申請文件，更高效地保護(hù)申請人的權(quán)利。

三、美國專利申請的審查階段

1.限制通知

與中國單一性的審查標(biāo)準(zhǔn)“相同或相應(yīng)的特定技術(shù)特征”不同，美國申請的限制通知的發(fā)放具有兩個(gè)前提條件：（1）一件申請中存在兩個(gè)或多個(gè)獨(dú)立的或有區(qū)別的發(fā)明；和 （2）給審查員帶來了嚴(yán)重的檢索負(fù)擔(dān)。

根據(jù)筆者的經(jīng)驗(yàn)，基于中國優(yōu)先權(quán)進(jìn)入美國的專利申請經(jīng)常出現(xiàn)產(chǎn)品及其制造方法之間的限制通知。根據(jù)美國法律，如果權(quán)利要求中包括產(chǎn)品及其制造方法，并且產(chǎn)品可以由另一個(gè)實(shí)質(zhì)不同的方法制造或者該方法可以制造另一個(gè)實(shí)質(zhì)不同的產(chǎn)品，則產(chǎn)品及其制造方法之間不具有單一性。答復(fù)限制通知的時(shí)候必須進(jìn)行選擇，同時(shí)可以進(jìn)行爭辯或者不進(jìn)行爭辯，如果不對審查意見進(jìn)行爭辯，則默認(rèn)為不進(jìn)行爭辯。如果進(jìn)行爭辯，可以爭辯兩組權(quán)利要求是沒有區(qū)別的或者不會(huì)引起審查員嚴(yán)重的檢索負(fù)擔(dān)，建議通常不要爭辯兩組權(quán)利要求是沒有區(qū)別的，這樣會(huì)引起其中一組權(quán)利要求因?yàn)樾路f性、創(chuàng)造性不能授權(quán)，另外一組權(quán)利要求也同樣不能授權(quán)的問題。在進(jìn)行選擇時(shí)，建議從發(fā)明本身出發(fā)，選擇最具授權(quán)前景的權(quán)利要求。如果發(fā)明點(diǎn)在于產(chǎn)品，則選擇產(chǎn)品權(quán)利要求，如果發(fā)明點(diǎn)在于方法，則選擇方法權(quán)利要求，以便最大可能性地獲得權(quán)利。

另一類常見的限制通知是基于附圖的種類限制。如果申請中包括多個(gè)種類并且這些種類是獨(dú)立的或有區(qū)別的，則可能收到關(guān)于種類的限制通知。關(guān)于種類的選擇，如果包括所有種類的上位權(quán)利要求被準(zhǔn)許，則所有種類的權(quán)利要求可以被準(zhǔn)許（包括沒有被選擇的種類），而將來對權(quán)利要求的修改也僅能基于選定的種類，而不能基于未被選擇的種類進(jìn)行修改。由此撰寫保護(hù)范圍恰當(dāng)?shù)纳衔粰?quán)利要求非常重要，避免上位權(quán)利要求過于寬泛而不得不并入選定的種類的特征。在選擇種類的時(shí)候，盡量選擇最具授權(quán)前景最有產(chǎn)業(yè)價(jià)值的種類。由于權(quán)利要求的修改只能基于選擇的種類，選擇最有授權(quán)前景的種類可以避免最有價(jià)值的方案不能在本案中獲得保護(hù)，而必須提出分案申請。

2.審查流程和終審審查意見通知書（FOA）后的程序

美國的審查意見通知書的發(fā)放流程通常如下：

限制通知（如果有的話）→非終審審查意見通知書（Non-Final OA，NFOA）→ 終審審查意見通知書（Final OA，F(xiàn)OA）→請求繼續(xù)審查（Request for Continued Examination，RCE）→非終審審查意見通知書（NFOA）→終審審查意見通知書（FOA）→請求繼續(xù)審查（RCE）……

如果申請沒有滿足授權(quán)條件，通常申請人會(huì)收到審查員發(fā)放的一次NFOA和一次FOA，在少數(shù)情況下，也可能收到不止一次的NFOA或FOA，在提出RCE的情況下，可以要求美國專利商標(biāo)局繼續(xù)對申請進(jìn)行審查，申請人有可能收到新一輪的NFOA和FOA，RCE可以多次提出。通常，如果申請人收到FOA，進(jìn)一步修改權(quán)利要求，提出RCE要求繼續(xù)審查，如果申請人認(rèn)為審查員的意見不合理，也可以啟動(dòng)上訴程序，但是上訴程序的費(fèi)用更為昂貴。

RCE可以多次提出，但是費(fèi)用比較昂貴，當(dāng)申請人為大實(shí)體的情況下，第一次提交RCE的官費(fèi)為1200美元，第二次以后提交RCE的官費(fèi)為1700美元。此外，近年來RCE案的待審時(shí)間逐漸拉長，待審時(shí)間的變長和重復(fù)提交RCE的費(fèi)用，都對申請人相當(dāng)不利。為了解決該問題，美國專利商標(biāo)局嘗試了不同的方法，最為引人關(guān)注的是2012年提出的終審后試點(diǎn)項(xiàng)目（After Final Consideration Pilot，AFCP）程序和2016年7月份新提出的審查后試點(diǎn)程序（Post-Prosecution Pilot Program，P3）程序，這兩個(gè)程序均沒有官費(fèi)，下面對這兩個(gè)程序進(jìn)行簡單的介紹。

AFCP：當(dāng)申請人收到FOA之后，如果申請人對至少一個(gè)獨(dú)立權(quán)利要求進(jìn)行了修改，并且這樣的修改沒有在任何方面擴(kuò)大權(quán)利要求的保護(hù)范圍，并且同意與審查員進(jìn)行interview，則可以在答復(fù)的同時(shí)提交AFCP請求，AFCP程序給予審查員更多的時(shí)間（通常少于3個(gè)小時(shí)的工作時(shí)間）來檢索和/或考慮申請人提交的修改。在AFCP程序下，如果審查員認(rèn)為修改不能使得申請滿足授權(quán)條件，則審查員進(jìn)行會(huì)晤以討論審查員檢索和/或考慮的結(jié)果。申請人則有更多的機(jī)會(huì)和審查員進(jìn)行溝通，有利于節(jié)約程序，盡早獲得授權(quán)。

P3：在2016年7月，美國專利商標(biāo)局啟動(dòng)了P3程序，以測試其在收到FOA之后和提起上訴之前的這段時(shí)間對于增強(qiáng)專利審查的影響。目前該程序的試用期為2016年7月11日到2017年1月12日，或者一共收到1600件P3申請為止，以先到為準(zhǔn)。在P3程序內(nèi)，美國專利商標(biāo)局將組成多名審查員的小組，與申請人進(jìn)行會(huì)議以討論申請人對于FOA的答復(fù)。為了參與P3程序，申請人需要在FOA的兩個(gè)月內(nèi)提出請求并遞交FOA的答復(fù)，同時(shí)同意參與與審查員小組的會(huì)議。申請人可以對權(quán)利要求不進(jìn)行修改或進(jìn)行修改，修改不得擴(kuò)大權(quán)利要求的保護(hù)范圍。P3的目的是減少上訴和RCE的次數(shù)。與AFCP相比，P3的好處是可以不對權(quán)利要求進(jìn)行修改，申請人可以在不愿意修改權(quán)利要求的情況下嘗試使用P3程序，以避免昂貴的上訴程序。

四、美國專利的授權(quán)后程序

美國專利申請授權(quán)后，對于專利權(quán)人和第三人還存在多個(gè)程序，以完善或質(zhì)疑已經(jīng)授權(quán)的專利權(quán)，主要包括重新授權(quán)（Reissue）、單方重新審查（Ex Parte Reexamination）以及授權(quán)后的無效程序（如表1所示），授權(quán)后的無效程序主要包括授權(quán)后復(fù)審（PGR）、雙方復(fù)審（IPR）和商業(yè)方法的過渡程序（CBM），下面對于這些程序進(jìn)行簡單的介紹。

重新授權(quán)（REISSUE）：根據(jù)美國專利法第251條，專利授權(quán)之后，如果發(fā)現(xiàn)不是因?yàn)槠垓_意圖而產(chǎn)生的錯(cuò)誤，美國專利商標(biāo)局局長可以重新授權(quán)。其中的錯(cuò)誤包括專利說明書或者附圖有誤、權(quán)利要求多于或者少于發(fā)明的內(nèi)容。由于這些錯(cuò)誤，可以導(dǎo)致專利全部或者部分不可操作、全部或者部分無效。重新授權(quán)以前，專利權(quán)人應(yīng)當(dāng)交出原有專利并且支付法定的費(fèi)用，重新授權(quán)以原專利申請披露的內(nèi)容為基礎(chǔ)，不得加入新的內(nèi)容。授權(quán)以后的專利保護(hù)期限，為原有專利的剩余期限。重新授權(quán)程序啟動(dòng)后，專利權(quán)人可以提交修改過的專利申請文件，如果原有專利的授權(quán)已經(jīng)超過兩年，則不得擴(kuò)大權(quán)利要求的保護(hù)范圍。③李明德.美國知識(shí)產(chǎn)權(quán)法［M］.2版 北京：法律出版社，2014.

單方重新審查（Ex Parte Reexamination）：只有一方參與的對已經(jīng)授權(quán)的專利的重新審查程序。單方重新審查可以由第三方、專利權(quán)人或發(fā)明人提出，美國專利商標(biāo)局也可以對專利自行發(fā)起單方審查程序，第三方可以以匿名方式提出。單方重新審查可以在專利批準(zhǔn)后，專利有效期內(nèi)的任何時(shí)間提出，其必須根據(jù)公開的專利或發(fā)表的文獻(xiàn)對授權(quán)專利的新穎性和創(chuàng)造性提出質(zhì)疑。單方重新審查申請必須對專利中的一項(xiàng)權(quán)利要求的專利性提出主要的新問題，只有滿足這一要求，該單方重新審查申請才能被批準(zhǔn)，如果該申請被批準(zhǔn)，美國專利商標(biāo)局將指定一個(gè)審查員重新審查，類似于一個(gè)新申請的審查程序。審查員可能會(huì)發(fā)出審查意見通知書，專利權(quán)人可以答復(fù)，可以修改權(quán)利要求，可以增加新的權(quán)利要求，但是修改和增加的權(quán)利要求不能比原來的權(quán)利要求范圍更廣。單方重新審查程序結(jié)束后，審查員會(huì)頒發(fā)重新審查證書，可能是撤銷所有權(quán)利要求、確認(rèn)所有權(quán)利要求或撤銷部分權(quán)利要求。④陳維國.美國專利訴訟：規(guī)則、判例與實(shí)務(wù)［M］，北京：知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社，2014.

表1 授權(quán)后的3種無效程序的介紹和比對

五、美國專利訴訟

根據(jù)美國專利法第154條，專利權(quán)人就其獲得專利的發(fā)明，享有排他性的制造、使用、銷售、許諾銷售和進(jìn)口的權(quán)利。在專利權(quán)的有效期內(nèi)，任何人未經(jīng)專利權(quán)人的許可而制造、使用、銷售、許諾銷售和進(jìn)口專利權(quán)所覆蓋的發(fā)明，都屬于侵權(quán)。侵權(quán)分為直接侵權(quán)和共同侵權(quán)。直接侵權(quán)包括“字面侵權(quán)”和“等同侵權(quán)”，共同侵權(quán)包括“誘導(dǎo)侵權(quán)”和“幫助侵權(quán)”。

下面就美國專利訴訟過程中的一些具有特點(diǎn)的程序進(jìn)行簡單說明，具體包括證據(jù)調(diào)查程序和陪審團(tuán)制度。

證據(jù)調(diào)查（Discovery）：美國訴訟中的證據(jù)調(diào)查是指在庭審前根據(jù)程序法調(diào)查取證的訴訟階段。與其他國家法律不同的是，美國訴訟證據(jù)調(diào)查是在訴訟開始之后，在法律和法官的保護(hù)下進(jìn)行的。證據(jù)調(diào)查由訴訟雙方根據(jù)程序法和證據(jù)法主導(dǎo)進(jìn)行。當(dāng)雙方有爭議的時(shí)候，由法官作出裁決。專利訴訟的證據(jù)調(diào)查特別復(fù)雜，證據(jù)調(diào)查階段是專利訴訟最為昂貴、最為耗費(fèi)人力的過程。尤其對于被告來說，證據(jù)調(diào)查要涉及產(chǎn)品研發(fā)的所有過程和與被告產(chǎn)品相關(guān)的財(cái)務(wù)信息，是被告非常嚴(yán)重的負(fù)擔(dān)。一些通用的證據(jù)調(diào)查手段包括：要求對方提供文件、要求承認(rèn)事實(shí)、詢問、宣誓作證等。除了這些法律規(guī)定的證據(jù)調(diào)查手段外，訴訟雙方也經(jīng)常采用其他的證據(jù)調(diào)查手段，例如檢索公開的信息，如專利、技術(shù)文獻(xiàn)、公開的產(chǎn)品說明書等。如果一方拒絕配合證據(jù)調(diào)查，另一方可以向法院提交強(qiáng)迫對方配合證據(jù)調(diào)查的動(dòng)議，要求法院頒布命令，迫使對方配合證據(jù)調(diào)查。

陪審團(tuán)（Jury）：美國基本上是世界上唯一采用陪審團(tuán)來審判專利訴訟的國家。法院選出陪審團(tuán)，訴訟雙方各有機(jī)會(huì)去掉一些自己覺著可能有偏見的陪審員。選出陪審團(tuán)后，原告和被告先后向陪審團(tuán)證明自己的訴訟主張。此后，法官會(huì)向陪審團(tuán)解釋相關(guān)的法律。然后，陪審團(tuán)會(huì)集中在一個(gè)會(huì)議室，一起商討如何判決，作出最終的決定。最終的決定要全體陪審員同意才有效。如果任何一方對陪審團(tuán)的判決不服，可以要求法官推翻陪審團(tuán)的判決。這種要求法官推翻陪審團(tuán)判決的動(dòng)議稱為依法律判決動(dòng)議。在訴訟中，陪審團(tuán)就事實(shí)問題作出判決，法官?zèng)]有權(quán)利就事實(shí)問題判決。如果任何一方對陪審團(tuán)或法官的判決不服，可以向聯(lián)邦巡回上訴法院上訴，對聯(lián)邦巡回上述法院判決不服，可以上訴至聯(lián)邦最高法院。⑤陳維國.美國專利訴訟：規(guī)則、判例與實(shí)務(wù)［M］，北京：知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社，2014.

六、結(jié) 語

本文粗略探討了美國專利保護(hù)在專利新申請階段、專利審查階段、授權(quán)后階段和訴訟階段的一些特有特點(diǎn)。旨在通過比較與中國專利法和實(shí)踐中的一些差異，能夠使得中國申請人和代理人更好地理解美國專利法相關(guān)規(guī)定，并在運(yùn)用和應(yīng)對的過程中最大化地保護(hù)中國申請人的權(quán)益。

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