陶鑫良

“喬丹”商業(yè)標(biāo)識(shí)的系列知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟之戰(zhàn)是具有里程碑意義的知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟典型案件。最高法院作出判決后，其糾紛還遠(yuǎn)未結(jié)束。

2016年12月8日，最高法院就美國(guó)籃球明星Michael Jordan與被申請(qǐng)人商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)、第三人福建喬丹體育公司（下稱喬丹公司）之間的商標(biāo)爭(zhēng)議行政糾紛再審案件作出判決。

最高法院認(rèn)定“現(xiàn)有證據(jù)足以證明‘喬丹在我國(guó)具有較高的知名度、為相關(guān)公眾所知悉，我國(guó)相關(guān)公眾通常以‘喬丹指代再審申請(qǐng)人，并且‘喬丹已經(jīng)與再審申請(qǐng)人之間形成穩(wěn)定的對(duì)應(yīng)關(guān)系，故再審申請(qǐng)人就‘喬丹享有姓名權(quán)”，因此涉案的喬丹公司之三件中文“喬丹”商標(biāo)的注冊(cè)，損害了籃球巨星邁克爾·喬丹對(duì)其姓名之中文翻譯“喬丹”文字享有的在先姓名權(quán)，違反中國(guó)《商標(biāo)法》關(guān)于“申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利”的規(guī)定，所以判決撤銷該案一、二審判決，判令商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)重新裁定。

雖然在程序上還有待于商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)重新作出裁定并最終完成新裁定生效的法律程序。但喬丹公司的這三件中文“喬丹”商標(biāo)依法被撤銷的結(jié)局，恐怕已成定局，了無(wú)懸念。

緣此仁者見(jiàn)仁、智者見(jiàn)智的倒是另一個(gè)問(wèn)題：?jiǎn)痰す臼种羞€有未被撤銷、而且因已超過(guò)五年?duì)幾h期故已經(jīng)無(wú)法再撤銷或者無(wú)效的中文“喬丹”商標(biāo)，而其企業(yè)名稱中的商號(hào)“字號(hào)”恰恰也是中文“喬丹”。那么從此以后，喬丹公司究竟還能否合法使用其未被撤銷的中文“喬丹” 注冊(cè)商標(biāo)與企業(yè)商號(hào)呢？

雙方互有輸贏

最高法院2016年12月8日公開(kāi)宣判后，一時(shí)間互聯(lián)網(wǎng)上和平面媒體上對(duì)此案件報(bào)道紛紛，然而對(duì)喬丹公司究竟還能否使用中文“喬丹”注冊(cè)商標(biāo)？報(bào)道的觀點(diǎn)卻大相徑庭：一些報(bào)道強(qiáng)調(diào)“最高法院判決中文‘喬丹商標(biāo)被禁用”，另一些報(bào)道則稱“中文‘喬丹商標(biāo)被禁用系誤讀，中文‘喬丹主要商標(biāo)早已確權(quán)”。甚至有說(shuō)該案“也算是給喬丹的粉絲一個(gè)交代。這是目前折衷的最好結(jié)果，但其法律意義微乎其微”。

喬丹公司也第一時(shí)間聲明：“美國(guó)公民Michael Jordan對(duì)我司注冊(cè)的中文‘喬丹等系列商標(biāo)提出的68件商標(biāo)爭(zhēng)議案件，我司已取得65件商標(biāo)案件的勝訴……其中涵蓋我司主要使用的中文‘喬丹商標(biāo)。”

喬丹公司堅(jiān)稱這次最高法院判決要撤銷的這三件中文“喬丹”注冊(cè)商標(biāo)，均屬于注冊(cè)時(shí)間不足五年、在周邊其他類商品上的防御性商標(biāo)，對(duì)其目前使用的主要的中文“喬丹”注冊(cè)商標(biāo)“不會(huì)構(gòu)成影響”。

言下之意，喬丹公司認(rèn)為對(duì)于提出商標(biāo)爭(zhēng)議時(shí)間已超過(guò)五年從而未被撤銷的、自己仍然擁有的中文“喬丹”注冊(cè)商標(biāo)，不但繼續(xù)合法有效，也當(dāng)然可以繼續(xù)使用。迄今喬丹公司名下，的確還有在第25類上的第3148047號(hào)、3148049號(hào)等“喬丹”中文文字的生效注冊(cè)商標(biāo)；而這些“喬丹”中文注冊(cè)商標(biāo)都已經(jīng)過(guò)了五年?duì)幾h期。

而在12月8日同日，Michael Jordan也發(fā)布聲明針?shù)h相對(duì)地指出：“在過(guò)去30年里，我在全球范圍內(nèi)建立起了自己的名望，把自己的名字打造成一個(gè)全球化的品牌”；“今天的裁決確保了我的中國(guó)球迷和所有中國(guó)消費(fèi)者知道‘喬丹體育和它的產(chǎn)品和我本人并沒(méi)有任何關(guān)系”；“期待著上海的法院對(duì)尚在審理中的姓名權(quán)侵權(quán)案件作出判決”。

系列案尚未了結(jié)

在Michael Jordan與喬丹體育之間，除了上述涉及68件喬丹公司的涉案注冊(cè)商標(biāo)之行政訴訟案件外，至少還有兩起重大訴訟案件仍在進(jìn)行中：一起是2012年11月Michael Jordan在上海二中院起訴喬丹體育、上海百仞貿(mào)易有限公司侵犯其姓名權(quán)，要求停止侵權(quán)并賠償合理費(fèi)用100多萬(wàn)元及精神損害賠償金人民幣50萬(wàn)余元的民事侵權(quán)案件；另一起可能是喬丹公司作為對(duì)上述案件的“訴訟對(duì)沖”，2013年4月向福建省泉州市中級(jí)法院起訴Michael Jordan侵害喬丹公司名譽(yù)權(quán)，要求恢復(fù)名譽(yù)并賠償經(jīng)濟(jì)損失800萬(wàn)美元的民事侵權(quán)案件。

中國(guó)現(xiàn)行《商標(biāo)法》第三十五條四款規(guī)定：“商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)在依照前款規(guī)定進(jìn)行復(fù)審的過(guò)程中，所涉及的在先權(quán)利的確定必須以人民法院正在審理或者行政機(jī)關(guān)正在處理的另一案件的結(jié)果為依據(jù)的，可以中止審查。中止原因消除后，應(yīng)當(dāng)恢復(fù)審查程序。”

據(jù)說(shuō)Michael Jordan一方曾引用這一法條向商評(píng)委提出因存在上述上海二中院的侵犯姓名權(quán)案件而請(qǐng)求中止商標(biāo)爭(zhēng)議案，但商評(píng)委以其當(dāng)時(shí)新商標(biāo)法“尚未施行”從而裁定不予中止。

那么，在如今最高法院已對(duì)中文“喬丹”注冊(cè)商標(biāo)爭(zhēng)議行政訴訟案件基本上一錘定音、水落石出以后，勢(shì)必會(huì)迅速推進(jìn)上海二中院的Michael Jordan起訴喬丹公司、上海百仞公司侵犯其姓名權(quán)之民事侵權(quán)案件的審理。而在這一案中，首當(dāng)其沖的核心問(wèn)題就是：?jiǎn)痰す臼褂闷洹耙呀?jīng)過(guò)了五年?duì)幾h期間”的中文“喬丹”注冊(cè)商標(biāo)，例如繼續(xù)使用其在第25類上的第3148047號(hào)、3148049號(hào)“喬丹”中文文字注冊(cè)商標(biāo)，是否構(gòu)成對(duì)Michael Jordan姓名權(quán)的侵犯？

侵權(quán)爭(zhēng)論有待法院繼續(xù)裁判

持構(gòu)成侵權(quán)行為的一種觀點(diǎn)認(rèn)為：?jiǎn)痰す救绻^續(xù)使用中文“喬丹”注冊(cè)商標(biāo)的行為，無(wú)論是繼續(xù)使用已被撤銷了的三件中文“喬丹”商標(biāo)、還是使用因已超過(guò)五年?duì)幾h期間因而在形式上仍然存在的中文“喬丹”注冊(cè)商標(biāo)，實(shí)質(zhì)上都是侵犯Michael Jordan姓名權(quán)的侵權(quán)行為。

持該觀點(diǎn)者引用（〔2016〕最高法行再第27號(hào)）案中的法院觀點(diǎn)：“喬丹公司經(jīng)過(guò)多年的經(jīng)營(yíng)，已具有較大的規(guī)模，占據(jù)了一定的市場(chǎng)份額，在相關(guān)行業(yè)具有一定的知名度?！瓎痰す緪阂馍暾?qǐng)注冊(cè)爭(zhēng)議商標(biāo)，損害再審申請(qǐng)人的在先姓名權(quán)，明顯有悖于誠(chéng)實(shí)信用原則。商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)、喬丹公司主張的市場(chǎng)秩序或者商業(yè)成功并不完全是喬丹公司誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)的合法成果，而是一定程度上建立于相關(guān)公眾誤認(rèn)的基礎(chǔ)之上。維護(hù)此種市場(chǎng)秩序或者商業(yè)成功，不僅不利于保護(hù)在先姓名權(quán)人的合法權(quán)益，而且不利于保障消費(fèi)者的利益，更不利于凈化商標(biāo)注冊(cè)和使用環(huán)境?！?

持該觀點(diǎn)者還認(rèn)為我國(guó)現(xiàn)行《商標(biāo)法》第四十五條雖然規(guī)定，“已經(jīng)注冊(cè)的商標(biāo)，違反本法第十三條第二款和第三款、第十五條、第十六條第一款、第三十條、第三十一條、第三十二條規(guī)定的，自商標(biāo)注冊(cè)之日起五年內(nèi)，在先權(quán)利人或者利害關(guān)系人可以請(qǐng)求商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)宣告該注冊(cè)商標(biāo)無(wú)效。對(duì)惡意注冊(cè)的，馳名商標(biāo)所有人不受五年的時(shí)間限制?！钡纱朔梢?guī)定，只能得出超過(guò)五年?duì)幾h期間后不能再把不符條件包括惡意搶注的注冊(cè)商標(biāo)“拉下馬”；而不能得出使用這種不正當(dāng)獲取的注冊(cè)商標(biāo)就一定不侵權(quán)的結(jié)論。在兩種各自源生的民事權(quán)利、權(quán)益相互交集或者競(jìng)合時(shí)，仍然可能產(chǎn)生相互間的特定侵權(quán)情況。

換言之，喬丹體育惡意搶注的中文“喬丹”注冊(cè)商標(biāo)本來(lái)因?yàn)閷儆谇址窶ichael Jordan姓名權(quán)而應(yīng)該被撤銷或者被無(wú)效的；但因?yàn)殄e(cuò)過(guò)了五年?duì)幾h期間，“過(guò)期了”從而無(wú)法再將其“拉下馬”。但是該中文“喬丹”注冊(cè)商標(biāo)在形式上的存在，不能免除它在使用時(shí)仍然侵犯Michael Jordan姓名權(quán)的法律判定，這時(shí)的使用行為仍然是依法應(yīng)予制裁的民事侵權(quán)行為。

同理，喬丹公司企業(yè)名稱中的“喬丹”作為商號(hào)（字號(hào)），與商標(biāo)是相同性質(zhì)的商業(yè)標(biāo)識(shí)，根據(jù)中國(guó)《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》第五條第三款的規(guī)定，這時(shí)使用“喬丹”作為商號(hào)（字號(hào)）的行為，也仍然是應(yīng)當(dāng)依法制裁的民事侵權(quán)行為。

持不構(gòu)成侵權(quán)行為的另一種觀點(diǎn)認(rèn)為：?jiǎn)痰す纠^續(xù)使用因已超過(guò)五年?duì)幾h期間從而仍然處于有效注冊(cè)狀態(tài)的中文“喬丹”注冊(cè)商標(biāo)的行為，不再是侵犯Michael Jordan姓名權(quán)的侵權(quán)行為。因?yàn)镸ichael Jordan懈怠主張和行使其姓名權(quán)，已經(jīng)自己放棄了相關(guān)民事權(quán)利，由此“失權(quán)”。持該觀點(diǎn)者也引用了《最高人民法院關(guān)于當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判服務(wù)大局若干問(wèn)題的意見(jiàn)》（下稱《知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判意見(jiàn)》）第九條的相關(guān)內(nèi)容：“加強(qiáng)商標(biāo)授權(quán)確權(quán)案件的審判工作，正確處理保護(hù)商標(biāo)權(quán)與維持市場(chǎng)秩序的關(guān)系?！c他人著作權(quán)、企業(yè)名稱權(quán)等在先財(cái)產(chǎn)權(quán)利相沖突的注冊(cè)商標(biāo)，因超過(guò)商標(biāo)法規(guī)定的爭(zhēng)議期限而不可撤銷的，在先權(quán)利人仍可在訴訟時(shí)效期間內(nèi)對(duì)其提起侵權(quán)的民事訴訟，但人民法院不再判決承擔(dān)停止使用該注冊(cè)商標(biāo)的民事責(zé)任?！彼哉J(rèn)為鑒于Michael Jordan在法定的五年?duì)幾h期間懈怠主張權(quán)利和行使權(quán)利，面對(duì)喬丹公司申請(qǐng)注冊(cè)和使用中文“喬丹”商標(biāo)的情況不問(wèn)不理，已經(jīng)“權(quán)利失卻”，因此無(wú)權(quán)再指控喬丹公司使用其中文“喬丹”注冊(cè)商標(biāo)的行為侵犯其姓名權(quán)。

Michael Jordan與喬丹公司之間圍繞“喬丹”商業(yè)標(biāo)識(shí)的系列知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟之戰(zhàn)，當(dāng)前主戰(zhàn)場(chǎng)已經(jīng)從最高人民法院的商標(biāo)行政訴訟轉(zhuǎn)向了上海二中院的民事侵權(quán)訴訟。這是一系列具有里程碑意義的知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟案件。當(dāng)前眾所矚目的關(guān)鍵性問(wèn)題是：“喬丹公司繼續(xù)使用其‘已經(jīng)過(guò)了五年?duì)幾h期間的中文‘喬丹注冊(cè)商標(biāo)的行為，是否構(gòu)成對(duì)Michael Jordan姓名權(quán)的侵犯？”尚需拭目以待法院判決。

（編輯：李恩樹(shù)）