吳蔚+陳林

摘 要：在對一項(xiàng)技術(shù)方案進(jìn)行新穎性的判斷中，抵觸申請公開的技術(shù)解決方案與在后申請專利保護(hù)的技術(shù)解決方案是否相同，是應(yīng)該由所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員作出判斷的。對于所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員來說，不僅是將本申請的權(quán)利要求與作為對比文件的專利文件的權(quán)利要求進(jìn)行比對，而且要判斷本申請所請求保護(hù)的技術(shù)方案是否被對比文件的全文所公開，即根據(jù)其全文（權(quán)利要求書，說明書，附圖）來判斷在先申請是否是在后申請的抵觸申請[1]。

關(guān)鍵詞：現(xiàn)有技術(shù)；新穎性；抵觸申請

1 有關(guān)法條

《中國專利法》第二十二條第一款規(guī)定：“授予專利權(quán)的發(fā)明和實(shí)用新型，應(yīng)當(dāng)具備新穎性、創(chuàng)造性和實(shí)用性。”《中國專利法》第二十二條第二款規(guī)定：“新穎性，是指在申請日以前沒有同樣的發(fā)明或?qū)嵱眯滦驮趪鴥?nèi)外出版物上公開發(fā)表過，在國內(nèi)公開使用過或者以其他方式為公眾所知，也沒有同樣的發(fā)明或者實(shí)用新型由他人向國務(wù)院專利行政部門提出過申請并且記載在申請日以后公布的專利申請文件中?！?[2]

2 新穎性的判斷與評價(jià)

2.1案例介紹

權(quán)利要求：一種油壓剎車的剎車片結(jié)構(gòu)，其特征在于，它包括：1背板，具有第一熱傳系數(shù)，該背板包含第一表面與第二表面，該第二表面供油壓缸作動推抵；2摩擦材，該摩擦材與剎車碟盤相互作動摩擦；3散熱裝置，包括結(jié)合部與散熱部，該散熱裝置的結(jié)合部設(shè)于背板與摩擦材之間定位，該散熱部顯露于外部。在剎車片結(jié)構(gòu)中，該散熱裝置具有第二熱傳系數(shù)，該第二熱傳系數(shù)大于第一熱傳系數(shù)。

通過檢索，找到對比文件1（CN203272545U），這是一件個(gè)人向?qū)＠痔岢龅膶＠暾?，享有其向我國臺灣地區(qū)專利局提交的在先專利申請（其申請日為2012.11.09，申請?zhí)枮?01141801）的優(yōu)先權(quán)，經(jīng)核實(shí)，優(yōu)先權(quán)成立，對比文件1的優(yōu)先權(quán)日2012年11月09日早于本申請的申請日2012年11月16日，并且其公開日為2013年11月06日，晚于本申請的申請日。該對比文件公開了一種油壓剎車的剎車片結(jié)構(gòu)，并具體公開了以下技術(shù)特征（參見該對比文件權(quán)利要求1，說明書37-49段，附圖1-8）：背板，具有第一熱傳系數(shù)，該背板包含第一表面與第二表面，該第二表面供油壓缸作動推抵；摩擦材，該摩擦材與剎車碟盤相互作動摩擦；散熱裝置，包括結(jié)合部與散熱部，該散熱裝置的結(jié)合部設(shè)于背板與摩擦材之間定位，該散熱部顯露于外部；其中，該散熱裝置具有第二熱傳系數(shù)，該第二熱傳系數(shù)大于第一熱傳系數(shù)。由此可見，該權(quán)利要求所要求保護(hù)的技術(shù)方案與該對比文件所公開的技術(shù)方案相同，且兩者都屬于相同的技術(shù)領(lǐng)域，所解決的技術(shù)問題相同，并能產(chǎn)生相同的技術(shù)效果，因此該對比文件構(gòu)成了本申請權(quán)利要求的抵觸申請，從而使該權(quán)利要求所要求保護(hù)的技術(shù)方案不具備新穎性。

對此，申請人修改了權(quán)利要求，在權(quán)利要求中新增加了技術(shù)特征“所述散熱部包含一散熱器，該散熱器設(shè)于所述散熱板，該散熱器的頂面具有復(fù)數(shù)垂直于該散熱板的溝槽，該散熱器的側(cè)面具有復(fù)數(shù)垂直于該散熱板的鰭片，該散熱器面對該散熱板的一側(cè)形成有一矩形凹槽，該散熱板的上端嵌設(shè)于該矩形凹槽中，該散熱板的中間部分形成有一貫孔，該背板的上端形成有一貫孔，該散熱板的貫孔與該背板的貫孔對應(yīng)，且由一插銷穿過而結(jié)合該散熱板與該背板”。申請人認(rèn)為：修改后的權(quán)利要求與原申請權(quán)利要求不同，同時(shí)，權(quán)利要求增加的內(nèi)容沒有記載在對比文件1的說明書中，同時(shí)說明書也沒有記載相應(yīng)的技術(shù)問題和技術(shù)效果。因此對比文件1不能構(gòu)成本申請權(quán)利要求的抵觸申請，本申請權(quán)利要求所要求保護(hù)的技術(shù)方案具有新穎性。

2.2 關(guān)于抵觸申請公開內(nèi)容的界定

根據(jù)《專利法》第二十二條第二款的規(guī)定，在發(fā)明或者實(shí)用新型新穎性的判斷中，由任何單位或個(gè)人就同樣的發(fā)明或者實(shí)用新型在申請日以前向?qū)＠痔岢霾⑶以谏暾埲找院螅ê暾埲眨┕嫉膶＠暾埼募蛘吖娴膶＠募p害該申請日提出的專利申請的新穎性。而在確定是否存在抵觸申請時(shí)，不僅要查閱在先專利或?qū)＠暾埖臋?quán)利要求書，而且要查閱其說明書（包括附圖），應(yīng)當(dāng)以其全文內(nèi)容為準(zhǔn)。因此在對某申請進(jìn)行新穎性判斷的時(shí)候，是將該申請的權(quán)利要求與對比文件的技術(shù)內(nèi)容相對比，而不是該申請的權(quán)利要求和對比文件的權(quán)利要求的作對比，而上述申請權(quán)利要求新增加的技術(shù)特征已被對比文件1的說明書附圖1-8公開，增加的技術(shù)特征屬于說明書附圖毫無疑義確定的技術(shù)內(nèi)容，因此對比文件1還是構(gòu)成上述申請權(quán)利要求的抵觸申請，上述申請權(quán)利要求所要求保護(hù)的技術(shù)方案仍然不具有新穎性。

3 總結(jié)

在對一項(xiàng)技術(shù)方案進(jìn)行新穎性的判斷時(shí)，由抵觸申請公開的技術(shù)解決方案與在后申請請求專利保護(hù)的技術(shù)解決方案是否相同，是應(yīng)該由所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員作出判斷的，如果根據(jù)在先申請的權(quán)利要求限定的技術(shù)方案或者從該在先申請的說明書或附圖中就可以直接看出是與申請的實(shí)用新型的技術(shù)方案相同，該抵觸申請便構(gòu)成了在后申請新穎性評價(jià)的對比文件。此外，如果從該在先申請的權(quán)利要求書以及說明書或附圖中不能直接作出判斷，但是所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員已經(jīng)能夠從抵觸申請所給出的技術(shù)教導(dǎo)中，獲得與在后申請請求專利保護(hù)的技術(shù)解決方案相同的技術(shù)解決方案，就應(yīng)該認(rèn)為該技術(shù)解決方案已經(jīng)被抵觸申請所披露，而不是由在后申請首次披露的。因?yàn)閷τ谒鶎偌夹g(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員來說，在抵觸申請中隱含的、且可無歧義地推斷出的技術(shù)內(nèi)容同樣屬于已經(jīng)被抵觸申請公開的內(nèi)容，相對于抵觸申請，在后申請實(shí)質(zhì)上并沒有給出新的技術(shù)解決方案，沒有對該領(lǐng)域的技術(shù)發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)，其他社會公眾也不能從該在后申請?zhí)岢龅脑摷夹g(shù)解決方案中獲得任何技術(shù)上的新收益。

參考文獻(xiàn)：

[1] 中國專利局審查指南第二部分第三章第2.2 節(jié)（2001 版）

[2] 中國專利法（2000）endprint