劉 輝

（100088 國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局材料部 北京）

專利法第三十一條第一款規(guī)定：一件發(fā)明或者實(shí)用新型專利申請(qǐng)應(yīng)當(dāng)限于一項(xiàng)發(fā)明或者實(shí)用新型。屬于一個(gè)總的發(fā)明構(gòu)思的兩項(xiàng)以上的發(fā)明或者實(shí)用新型，可以作為一件申請(qǐng)?zhí)岢觥＠暾?qǐng)應(yīng)當(dāng)符合單一性的主要原因是經(jīng)濟(jì)方面和技術(shù)方面，防止申請(qǐng)人只支付一件專利費(fèi)用而獲得多項(xiàng)保護(hù)，另外也便于檢索和審查。但是筆者認(rèn)為，技術(shù)方面是主要的，因?yàn)槿绻患暾?qǐng)包含了兩項(xiàng)以上的發(fā)明，審查員就需要進(jìn)行兩次或多次檢索和相應(yīng)的審查，審查成本大大提高，工作量也就與申請(qǐng)人繳納的費(fèi)用不匹配。本文的討論也是從檢索和審查的角度帶來(lái)的一點(diǎn)思考。為簡(jiǎn)明起見(jiàn)，下文均以兩項(xiàng)獨(dú)立權(quán)利要求的專利申請(qǐng)為例。

《專利審查指南》給出的判斷單一性的方法是：①將第一項(xiàng)發(fā)明主題與相關(guān)現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行比較，確定發(fā)明對(duì)現(xiàn)有技術(shù)作出貢獻(xiàn)的特定技術(shù)特征；②判斷第二項(xiàng)發(fā)明中是否存在與之相同或相應(yīng)的特定技術(shù)特征，存在則具有單一性，不存在則不具有單一性。

那么就有一個(gè)問(wèn)題，當(dāng)一項(xiàng)發(fā)明不具有新穎性和創(chuàng)造性的時(shí)候，是否可以評(píng)價(jià)它和另一項(xiàng)發(fā)明的單一性問(wèn)題？

很多人認(rèn)為不能，理由一是單一性問(wèn)題針對(duì)的是兩項(xiàng)以上的“發(fā)明”，“發(fā)明”就意味著必須要有新穎性和創(chuàng)造性，理由二是根據(jù)《專利審查指南》的判斷方法，一項(xiàng)發(fā)明如果不具有新穎性和創(chuàng)造性，那么就不存在特定技術(shù)特征，就不存在與第二項(xiàng)發(fā)明比較的基礎(chǔ)，也就不存在單一性問(wèn)題。

但筆者對(duì)此問(wèn)題卻有些不同看法。對(duì)于理由一，根據(jù)專利法第二條，發(fā)明是指對(duì)產(chǎn)品、方法或者其改進(jìn)所提出的新的技術(shù)方案。這里雖然有“新的”這樣的表述，但此處的“新的”顯然不應(yīng)理解為新穎性和創(chuàng)造性，審查實(shí)踐中也不會(huì)因?yàn)榘l(fā)明不是“新的”而判斷它不符合專利法第二條。實(shí)際上，無(wú)論發(fā)明有無(wú)新穎性和創(chuàng)造性，只要它是技術(shù)方案，就可以稱為“發(fā)明”，專利局的審查給它的只是一個(gè)權(quán)利“專利權(quán)”，但無(wú)論結(jié)局是授權(quán)還是駁回，都不能影響“發(fā)明”的性質(zhì)，即使一個(gè)專利申請(qǐng)因?yàn)闆](méi)有新穎性和創(chuàng)造性被駁回，它也仍然可以算作一項(xiàng)“發(fā)明”，因而理由一并不能成立。

對(duì)于理由二，涉及到單一性判斷方法的問(wèn)題?？梢越梃b一下歐洲局和國(guó)際局的判斷思路，用以下方法來(lái)判斷單一性（下文簡(jiǎn)稱為方法二）：首先找出兩項(xiàng)發(fā)明之間相同或相應(yīng)的技術(shù)特征，判斷該相同或相應(yīng)的技術(shù)特征是否對(duì)現(xiàn)有技術(shù)作出貢獻(xiàn)，如果作出貢獻(xiàn)則構(gòu)成特定技術(shù)特征，兩項(xiàng)發(fā)明具有單一性，如果不作出貢獻(xiàn)則不構(gòu)成特定技術(shù)特征，兩項(xiàng)發(fā)明不具有單一性。

【案例1】

權(quán)利要求1：一種制造方法，包括步驟A、B、C、D。

權(quán)利要求2：一種制造方法，包括步驟A、B、C、E。

假設(shè)審查員經(jīng)過(guò)檢索得到一篇對(duì)比文件，其中公開(kāi)了一種制造方法，包括步驟A、B、C、D，那么權(quán)利要求1相對(duì)于該對(duì)比文件就不具有新穎性。在此基礎(chǔ)上，權(quán)利要求1與2有沒(méi)有單一性呢？

按照《專利審查指南》的判斷方法，權(quán)利要求1的技術(shù)方案已經(jīng)被公開(kāi)，就不存在特定技術(shù)特征，也就沒(méi)有比較的基礎(chǔ)，不存在單一性問(wèn)題。而如果按照上述方法二，權(quán)利要求1與2之間相同的技術(shù)特征是步驟A、B、C，該特征已經(jīng)不是特定技術(shù)特征，因而權(quán)利要求1與2之間不具備單一性。在這種情況下，哪種判斷方式更合理呢？

筆者認(rèn)為方法二的判斷更為合理。對(duì)于本案例，審查員首先對(duì)權(quán)利要求1的技術(shù)方案進(jìn)行檢索，并得到了對(duì)比文件，如果因?yàn)闄?quán)利要求1不具有新穎性和創(chuàng)造性，就不能評(píng)價(jià)兩項(xiàng)權(quán)利要求的單一性，那么審查員就只能繼續(xù)檢索權(quán)利要求2的技術(shù)方案，這就相當(dāng)于申請(qǐng)人繳納了一件專利申請(qǐng)的費(fèi)用，審查員卻進(jìn)行了兩項(xiàng)發(fā)明的檢索和審查。然而如果可以認(rèn)定權(quán)利要求1與2之間不具備單一性，則屬于《專利審查指南》第二部分第八章4.4節(jié)的“檢索后再通知申請(qǐng)人修改”的情況，即可以只針對(duì)第一獨(dú)立權(quán)利要求提出審查意見(jiàn)，同時(shí)要求申請(qǐng)人刪除與之缺乏單一性的第二獨(dú)立權(quán)利要求，從而克服單一性缺陷。筆者認(rèn)為這種方式更為合理。

可能有人會(huì)說(shuō)，兩項(xiàng)權(quán)利要求之間有三個(gè)相同的技術(shù)特征，而只有一個(gè)技術(shù)特征不同，即使對(duì)兩項(xiàng)發(fā)明都進(jìn)行檢索，可能也不會(huì)花費(fèi)很大的工作量，又何必指出單一性問(wèn)題呢？那么假設(shè)有下面這樣的案例。

【案例2】

權(quán)利要求1：一種制造方法，包括步驟A、B、C、D、E。

權(quán)利要求2：一種制造方法，包括步驟A、B、F、G、H。

兩項(xiàng)發(fā)明之間，只有少數(shù)技術(shù)特征相同，而多數(shù)技術(shù)特征都不同。

如果A、B的步驟顯然是現(xiàn)有技術(shù)，則屬于檢索前就能判斷不具有單一性的情況，自然可以直接要求申請(qǐng)人分案。如果按照上述方法二的方法，指出權(quán)利要求1不具有新穎性和創(chuàng)造性，同時(shí)指出兩項(xiàng)發(fā)明相同的技術(shù)特征A、B已經(jīng)被對(duì)比文件公開(kāi)，兩項(xiàng)權(quán)利要求不具有單一性，要求申請(qǐng)人刪除第二項(xiàng)發(fā)明即權(quán)利要求2，筆者認(rèn)為這種方式更為合理。從法理上來(lái)看也是一樣，本案例中A、B步驟是相同的發(fā)明構(gòu)思，可以理解為能夠達(dá)到基本的技術(shù)效果，而后面的步驟則是從兩個(gè)不同方面的改進(jìn)的技術(shù)方案，當(dāng)相同部分的基本技術(shù)效果已經(jīng)是現(xiàn)有技術(shù)的情況下，兩個(gè)不同改進(jìn)的技術(shù)方案也就不應(yīng)視為一個(gè)發(fā)明構(gòu)思，從而就不具有單一性。

綜上所述，筆者提出另外一種判斷兩項(xiàng)獨(dú)立權(quán)利要求單一性的思路：①判斷是否一項(xiàng)獨(dú)立權(quán)利要求包含了另一項(xiàng)獨(dú)立權(quán)利要求的所有技術(shù)特征，如果是則具有單一性；②找出兩項(xiàng)獨(dú)立權(quán)利要求之間相同或相應(yīng)的技術(shù)特征；③將上述相同或相應(yīng)的技術(shù)特征與現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行對(duì)比，如果具有新穎性和創(chuàng)造性，則構(gòu)成特定技術(shù)特征，具有單一性；不具有新穎性和創(chuàng)造性，則不構(gòu)成特定技術(shù)特征，不具有單一性。