案說美國外觀設(shè)計(jì)延續(xù)申請制度

吳晴瑤 李愛民

一、引 言

申請人無論是直接向美國專利商標(biāo)局（USPTO）提交外觀設(shè)計(jì)專利申請，還是通過WIPO 國際局提交指定美國的國際外觀設(shè)計(jì)專利申請，其申請文件必須是非臨時(shí)申請文件（nonprovisional application）。外觀專利的審查方式與發(fā)明專利的審查方式大致相同。取得外觀專利授權(quán)條件大多與發(fā)明專利的授權(quán)條件相同（如圖1 所示）。外觀設(shè)計(jì)必須具有新穎性，即不得與在先技術(shù)相同，詳見美國《專利法》（35U.S.C，Untited States Code Title 35-Patents）第102 條；必須具有非顯而易見性，詳見美國《專利法》第103 條；必須清楚、完整地予以披露，并提出明確主張，詳見美國《專利法》第112 條。此外，為獲得專利保護(hù)，外觀設(shè)計(jì)必須具有“裝飾性”，詳見美國《專利法》第171 條。

美國《專利法》中沒有本國優(yōu)先權(quán)的條款規(guī)定，但其延續(xù)/持續(xù)申請（Continuing Application）相關(guān)條款規(guī)定可享受在先申請日的權(quán)益，該制度運(yùn)用較靈活，對美國的專利保護(hù)產(chǎn)生了深刻的影響。

圖1 美國外觀設(shè)計(jì)專利審查流程圖

二、美國外觀設(shè)計(jì)延續(xù)申請

術(shù)語“持續(xù)性”（Continuity）用于表示發(fā)明人相同或至少擁有一個(gè)共同發(fā)明人的兩個(gè)“共同懸而未決”有著相同主題（Same Subject Matter）的不同申請之間的關(guān)系。當(dāng)在先申請不是臨時(shí)申請時(shí)，后來提交的申請可以被稱為延續(xù)申請。且應(yīng)在在后申請的申請數(shù)據(jù)表中寫明共同未決的相關(guān)在先申請的信息，以表明其關(guān)聯(lián)性，例如寫明在先申請的申請?zhí)柤吧暾埲铡?/p>

與僅有分案申請制度的中國專利實(shí)務(wù)不同，美國《專利法》允許申請人在提交專利申請后提交延續(xù)申請，美國《專利法》第120 條、第121 條是關(guān)于美國延續(xù)申請享有較早申請日權(quán)益的規(guī)定。美國《專利法》并未定義延續(xù)申請，但《專利法實(shí)施細(xì)則》（37C.F.R，Title 37 -Code of Federal RegulationsPatents,Trademarks,and Copyrights）1.53（b）中將延續(xù)申請分為三種：繼續(xù)申請（Continuation Application）、分案申請（Divisional Application）及部分繼續(xù)申請（Continuation-in-part-Application）。①參見 37C.F.R § 1.53（b）Application filing requirements —Nonprovisional application.The filing date of an application for patent filed under this section,except for a provisional application under paragraph (c) of this section or a continued prosecution application under paragraph (d) of this section,is the date on which a specification as prescribed by 35 U.S.C.112 containing a description pursuant to §1.71 and at least one claim pursuant to § 1.75,and any drawing required by § 1.81(a) are filed in the Patent and Trademark Office.No new matter may be introduced into an application after its filing date.A continuing application,which may be a continuation,divisional,or continuation-in-part application,may be filed under the conditions specified in 35 U.S.C.120,121 or 365(c) and §1.78(c) and (d).延續(xù)申請是在原始申請的基礎(chǔ)上，對其申請文件進(jìn)行整理、補(bǔ)充或選擇而形成的新的申請。

繼續(xù)申請（Continuation Application，以下簡稱CA）其說明書與在先申請相同，權(quán)利要求書可以不同，但不能超出在先申請的范圍，可以享受在先申請的權(quán)益。通常提出繼續(xù)申請的目的是申請不同于在先申請的權(quán)利要求的范圍。

例如，先申請主張整體外觀設(shè)計(jì)的權(quán)益，在后申請可以繼續(xù)申請方式主張部分外觀設(shè)計(jì)的權(quán)益。

2012年3月23 日，申請人銳步公司（Reebok International Limited）提交申請序號29/416,618（以下簡稱618 申請）鞋的外觀專利，主張鞋底的權(quán)利，在618 申請授權(quán)前，申請人于2014年8月6 日提交該申請的繼續(xù)申請，申請序號29/498,683，主張618 申請中鞋底外側(cè)突起裝飾設(shè)計(jì)的權(quán)利，并于2017年1月17 日核準(zhǔn)公告USD776,411（如圖2 所示）。

圖2 鞋的CA 案

分案申請（Divisional Application，以下簡稱DA）包含與先前申請不同且獨(dú)立的發(fā)明內(nèi)容。與繼續(xù)申請一致，分案申請應(yīng)與在先申請中最初披露的內(nèi)容一致，申請人不能加入任何新的實(shí)質(zhì)內(nèi)容事物。分案申請的一套權(quán)利要求是從先前申請中劃分出去的獨(dú)立發(fā)明（如圖3 所示）。

圖3 健身器材DA 案

分案申請往往是在審查員提出限制性要求后做出的。與中國專利實(shí)務(wù)中的分案申請類似，美國專利局申請局若認(rèn)為某項(xiàng)申請案含具有可被區(qū)分的發(fā)明內(nèi)容，則會提出限制性要求。申請人可對在先前審查中放棄的專利內(nèi)容提出一項(xiàng)或多項(xiàng)分案申請案。由此，分案申請也能享有先前申請案的優(yōu)先權(quán)益。

繼續(xù)申請及分案申請不允許加入新的事項(xiàng)/主題（New Matter），若加入新事項(xiàng)/新主題，申請人可以提出“部分繼續(xù)申請”（Continuation-in-part，以下簡稱CIP）（如圖4 所示）。

圖4 Shipping container 母案及CIP

例如，申請人Theranos 公司（Theranos,Inc.）于2013年9月8 日，申請兩件方盒形運(yùn)輸容器（Shipping Container）外觀專利：440 申請中方盒容器為閉合狀態(tài)，容器表面有陰影線，視圖披露（Disclosed）了容器的俯視面、左側(cè)面及正面，俯視圖左側(cè)中部兩個(gè)凸起為虛線繪制；441 申請中方盒容器為打開狀態(tài)，容器可見面無陰影線，視圖揭露了容器的俯視面、左側(cè)面及正面，打開容器的俯視圖顯示的小孔及衛(wèi)生巾形槽內(nèi)部為虛線繪制。2013年9月10 日，申請人提交這兩件母案的CIP，容器可見面均添加陰影線，視圖揭露了方盒容器閉合及打開狀態(tài)下的后側(cè)面、右側(cè)面及底面，且將兩個(gè)母案視圖中各虛線結(jié)構(gòu)改為實(shí)線繪制。

在后申請，由于揭露母案方盒容器未曾顯示的后側(cè)面、右側(cè)面、底面及增加陰影線被視為增加了新事物可以以部分繼續(xù)申請方式提出。

美國專利申請實(shí)務(wù)中允許在發(fā)明專利基礎(chǔ)上提出外觀設(shè)計(jì)專利的延續(xù)申請，但申請人需要注意的是，對于新增的部分，如需獲得專利權(quán)，均必須滿足美國新穎性要求，即，如果新增加的部分已經(jīng)公開使用、銷售、許諾銷售或通過文獻(xiàn)公開了，申請人必須在公開日起一年內(nèi)提交部分繼續(xù)申請，才不會喪失新穎性。

例如，2012年7月10 日，銳步公司（Reebok International Limited）提交一種鞋類物品申請，申請序號13/545,603（以下簡稱603 申請），包括鞋、鞋底及鞋底突起排布的發(fā)明專利申請，主張22 項(xiàng)權(quán)利，含有28 張附圖，附圖中鞋、鞋底均為右腳穿著的鞋及鞋底設(shè)計(jì)（如圖5 所示）。在603 申請第一次公開日（2014年1月16 日）前，申請人又提交該發(fā)明申請的兩件外觀設(shè)計(jì)部分繼續(xù)申請。申請人基于603 申請中fig1、fig3、fig5 視圖于2013年2月1 日提交申請序號29/444,725（以下簡稱725 申請）的外觀專利申請，725 申請為左腳鞋底設(shè)計(jì)，增加鞋底表面陰影；申請人基于603 申請中fig20、fig24 視圖于2013年2月5 日提交申請序號29/444,897（以下簡稱897 申請）的外觀專利申請，897 申請為左腳鞋底設(shè)計(jì)，鞋底突起排布與fig20、fig24 相同，但突起表面的紋理與之不同。

圖5 發(fā)明603 申請及其外觀CIP

在725 申請及897 申請授權(quán)前，申請人于2013年10月22 日分別提交上述兩申請的分案申請：申請序號29/470,558（以下簡稱558 申請）及申請序號29/470,560（以下簡稱560 申請）。558 申請與725 申請的差異在于，558 申請鞋底四周突起上的楞線較725 申請中的清晰可見。560 申請是897 申請的分案，要求的是鞋底側(cè)面一圈突起的權(quán)利。2015年11月20日，申請人提交申請序號29/546,332，是560 申請的分案申請，要求整個(gè)鞋底申請的權(quán)利（如圖6 所示）。

三、外觀設(shè)計(jì)專利延續(xù)申請?zhí)岢龅臅r(shí)機(jī)及保護(hù)期限

（一）延續(xù)申請?zhí)岢龅臅r(shí)機(jī)

當(dāng)在后提交的申請根據(jù)《專利法》第120 條、第121 條、第365（c）或第386（c）要求享有在先非臨時(shí)申請的權(quán)益時(shí)，在后提交的申請必須與在先申請或中間非臨時(shí)申請共同未決（Copending）才能同樣地享有在先申請的申請日權(quán)益。條款中定義的共同未決要求在后申請?jiān)谝韵虑闆r之前提交：（A）在先申請取得專利；（B）放棄在先申請；（C）在先申請程序終止。

圖6 725 申請及897 申請的分案申請

如果在后申請?jiān)谀干暾埌l(fā)布專利的同一天提交，專利通常將在支付發(fā)行費(fèi)后4 周內(nèi)公布。USPTO 鼓勵(lì)申請人在不遲于支付發(fā)行費(fèi)用之日提交任何延續(xù)/持續(xù)申請（Continuing Application），以避免在提交申請之前發(fā)布在先申請。

如果先前的申請被放棄，為使在后提交的申請與在先申請“共同未決”，在后申請必須在前案放棄之前提交。被放棄的情形有：未起訴而被遺棄；表達(dá)放棄；因未支付發(fā)行費(fèi)而被放棄。

“程序終止”一詞包括申請被放棄、專利被發(fā)布或終止在先申請的法律程序的情況，因此這種表達(dá)是三個(gè)“共同懸而未決”（copendency）定義中最廣泛的。

（二）美國外觀設(shè)計(jì)保護(hù)期限

外觀延續(xù)申請與發(fā)明專利延續(xù)申請不同之處在于，發(fā)明專利的CA、DA 案保護(hù)期限從母案申請日開始計(jì)算，對于CIP 申請，與原申請（母案）的公開范圍一致的部分，其申請日及優(yōu)先權(quán)日與母案一致,對于新增加的部分，其申請日則為CIP 的申請日。外觀設(shè)計(jì)專利保護(hù)期限是從專利獲得授權(quán)之日起算。為加入“工業(yè)品外觀設(shè)計(jì)國際保存海牙協(xié)定日內(nèi)瓦文本”2012年12月18 日美國修改了《專利法》第173條規(guī)定的外觀設(shè)計(jì)專利期限，2015年5月13 日當(dāng)天或之后提交的外觀專利申請，外觀設(shè)計(jì)專利期限自授權(quán)之日起15年，但對在2015年5月13 日之前提交的外觀專利申請，外觀設(shè)計(jì)專利期限仍是自授權(quán)之日起14年②參見 35 U.S.C.173 Term of design patent.amended Dec.18,2012,Public Law 112-211,sec.102(7) (effective May 13,2015).。

四、外觀設(shè)計(jì)專利延續(xù)申請中“無新事項(xiàng)（No new matter）”判斷標(biāo)準(zhǔn)

美國外觀設(shè)計(jì)審查實(shí)務(wù)對于外觀設(shè)計(jì)延續(xù)申請中是否有“新事項(xiàng)”（Newt matter）的判斷，USPTO 堅(jiān)決貫徹“披露且已描述（disclosed and described）”的原則，其根據(jù)為：

（一）有關(guān)外觀設(shè)計(jì)專利說明書及視圖修改的法律規(guī)定

美國《專利法》第112 條（a）款規(guī)定，說明書應(yīng)包含對發(fā)明以及對發(fā)明的制造、使用的方式和方法，以完整、清晰、簡潔和確切的詞語進(jìn)行書面表達(dá)，使發(fā)明所屬領(lǐng)域的任何技術(shù)人員，或者與該發(fā)明聯(lián)系很密切的人員，都能制造和使用該發(fā)明；說明書還應(yīng)公布發(fā)明人或共同發(fā)明人所熟知的實(shí)施該發(fā)明的最佳方式。

美國《專利法》第132 條是關(guān)于駁回通知和再審的規(guī)定。其第（a）款規(guī)定：“對申請被駁回、或者對其有異議或有所要求的，局長應(yīng)通知申請人，說明理由，并附送對判斷繼續(xù)進(jìn)行其申請程序是否適當(dāng)而可能有用的信息和參考資料；如果申請人仍堅(jiān)持其授予專利權(quán)的，那么無論是否經(jīng)過修改，皆應(yīng)對該申請?jiān)賹?。對申請所作的修改不可對發(fā)明的披露添加新的內(nèi)容?！?/p>

美國《專利法實(shí)施細(xì)則》第1.121 條專利申請中的修改形式第（f）款規(guī)定，修改不允許加入任何申請沒有披露的內(nèi)容（No New Matter）。

美國《專利法》第112 條（a）款規(guī)定類似中國《專利法》第27 條第2 款外觀設(shè)計(jì)專利清楚表達(dá)的規(guī)定，美國《專利法》第132 條及《專利法實(shí)施細(xì)則》第1.121 條規(guī)定類似中國《專利法》第33 條修改超范圍的條款規(guī)定。

依據(jù)美國《專利法》第112 條（a）款規(guī)定，參考母案設(shè)計(jì)而申請的CIP，請求保護(hù)的設(shè)計(jì)未在母案中揭露，則不符合該條書面說明的要件，無權(quán)享有在先申請日的權(quán)益；如果申請人所提CIP 設(shè)計(jì)，改變較早在先申請中所揭露設(shè)計(jì)的形狀或結(jié)構(gòu)，這種改變已構(gòu)成一個(gè)全新的設(shè)計(jì)，則不得享有在先申請的權(quán)益。

（二）外觀設(shè)計(jì)專利延續(xù)申請視圖修改實(shí)務(wù)

要求保護(hù)的外觀設(shè)計(jì)必須在視圖中用實(shí)線（Solid Lines）表示。虛線（Broken Lines）在外觀設(shè)計(jì)中的兩個(gè)常見的用途是揭露與要求保護(hù)的外觀設(shè)計(jì)相關(guān)的環(huán)境和定義要求保護(hù)的外觀設(shè)計(jì)界限。虛線的類型有，虛線（Dashed）、一點(diǎn)虛線（Dot-dash）和雙點(diǎn)虛線（Dot-dot-dash）③參見《美國專利審查程序手冊》（MPEP）15.50.04.。

美國開放部分外觀設(shè)計(jì)專利多年，關(guān)于美國外觀設(shè)計(jì)專利的申請實(shí)務(wù)中，申請人或?qū)＠蓭熃?jīng)常在專利審查過程中提CA 案或是利用視圖修正的方式，將視圖中的一些實(shí)線變?yōu)樘摼€來克服審查員的駁回理由，以擴(kuò)大或延續(xù)外觀設(shè)計(jì)專利的保護(hù)范圍，取得外觀設(shè)計(jì)專利的保護(hù)。

（三）Apple 公司鼠標(biāo)設(shè)計(jì)案④葉雪美.Apple 滑鼠設(shè)計(jì)專利申請與圖式修正[J/OL].北美智権報(bào)（,2015-1-31）[2018-12-19].http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Laws/Others-34.htm.

2005年6月3 日，Apple 公司提出一件鼠標(biāo)的外觀設(shè)計(jì)專利申請，視圖是以實(shí)線及較細(xì)的陰影線來揭露鼠標(biāo)的整體設(shè)計(jì)（如圖7 所示）。審查員找到證據(jù)，以該申請是“顯而易見”，依據(jù)美國《專利法》第103 條（a）款規(guī)定駁回該申請，Apple 的御用專利律師Saidman（Design Law Group 的Perry J.Saidman），為了克服上述駁回理由，提出繼續(xù)申請（CA）的請求，經(jīng)過兩次視圖修改，減少原視圖中實(shí)線的部分將其改為虛線，增加新的梯形框邊界線并說明，申請人并未加入新事物/新主題（No New Matter）。申請人擁有在先申請視圖中所揭露的所有事物，修改文件只是減少視圖中某些實(shí)線部分，將其改為用虛線揭露，并未偏離原始文件的揭露。該修改變更的是設(shè)計(jì)的保護(hù)范圍，并未改變物品的表面配置，如同CAFC（美國聯(lián)邦巡回上訴法院）在Salmon 案件中所定義的。Apple 律師經(jīng)過數(shù)次的抗辯，最終USPTO 于2009年5月19 日核準(zhǔn)公告該外觀設(shè)計(jì)專利，USD0592665（如圖8 所示）。

圖7 USD 29/231,465 外觀設(shè)計(jì)申請?jiān)家晥D

以往美國外觀設(shè)計(jì)專利申請實(shí)務(wù)，將視圖中的實(shí)線變更為虛線，只要不影響物品的表面配置，美國專利及商標(biāo)局（USPTO）通常都是允許的。不過，視圖中虛線部分改成實(shí)線，原則上是不允許的，因?yàn)槊绹庥^設(shè)計(jì)專利的視圖有表面陰影線的要求，視圖中物品的表面應(yīng)以適當(dāng)?shù)年幱熬€來處理，以便清楚地揭露請求設(shè)計(jì)的立體空間外觀所有的表面輪廓特點(diǎn)。如果外觀申請視圖中，由于沒有繪制適當(dāng)?shù)谋砻骊幱埃鴮?dǎo)致設(shè)計(jì)的形狀及輪廓無法清楚辨識，則不符合《專利法》第112 條第（a）項(xiàng)規(guī)定。此外要注意的是，依據(jù)申請時(shí)文件所揭露的內(nèi)容無法清楚得知該設(shè)計(jì)的形狀，而后補(bǔ)充的視圖再添加表面陰影線，被視為導(dǎo)入了新的事項(xiàng)。

圖8 USD0592665 最終核準(zhǔn)公告視圖

2014年3月，USPTO 在修訂《美國專利審查程序手冊》（MPEP）第十五章1503.02 繪圖的虛線章節(jié)通過對In re Owens 案的描述中增加了新的規(guī)定，當(dāng)邊界線是通過視圖修改方式或是在繼續(xù)申請中引進(jìn)，引進(jìn)的邊界線必須符合《專利法》第112 條（a）款規(guī)定。

（四）In re Owens 案⑤參見In re Owens(Fed.Cir.Mar.26,2013).

寶潔公司于2004年12月21 提出一個(gè)瓶體的外觀設(shè)計(jì)申請，申請序號29/219,709（以下簡稱709 申請）并于2006年11月7 日公布，隨后2006年提交申請序號29/253,172（以下簡稱172 申請）是709 申請的繼續(xù)申請(is a continuation of U.S.Design Patent Application No.29/219,709)尋求709 申請2004年優(yōu)先權(quán)日的權(quán)益，172 申請要求三個(gè)設(shè)計(jì)要素：（1）靠近瓶頸的瓶子正面和背面的小月牙形區(qū)域；（2）沿著瓶子的“肩部”的狹窄三角形區(qū)域；和（3）瓶子的五邊形中心板的上部（如圖9 所示）。

圖9 In re Owens 案

審查員拒絕了172 申請，理由是在原始FIG.2 中增加了虛線，審查員理解這是一個(gè)全新的“梯形”表面，被認(rèn)為是新事物，缺乏《專利法》第112 條書面描述，且依據(jù)《專利法》第103 條（a）款規(guī)定，該申請被駁回（如圖10 所示）。

寶潔公司委托專利律師Saidman（與Apple 公司鼠標(biāo)設(shè)計(jì)案同一律師）提出上訴，案件關(guān)鍵點(diǎn)在于172 申請是否能享有709 申請優(yōu)先權(quán)日的權(quán)益。2013年7月15 日，CAFC 在In re Owens 案件所建立的判斷原則，在繼續(xù)申請案的每一條線、每一個(gè)曲面和曲線都必須在母案的書面說明及視圖中清楚“揭露且已描述（disclosed and described）”才能符合說明書要件，享有美國《專利法》第120 條規(guī)定的母案申請日權(quán)益。

圖10 增加的新事物

因此，如同上述Apple 公司經(jīng)典的鼠標(biāo)修改案例USPTO 以后應(yīng)該不會再同意修改了。以后外觀設(shè)計(jì)專利的視圖修改不可以增加原始申請文件中未能予以支持的新的邊界線，也不能通過延續(xù)申請引進(jìn)原始申請文件并未揭露的邊界線。

五、結(jié) 語

美國外觀專利延續(xù)申請是對發(fā)明人相同或至少擁有一個(gè)共同發(fā)明人、“相同主題”的外觀設(shè)計(jì)所提出的申請，并對在先申請的類型沒有限制，只要在先申請?zhí)幱谖礇Q期間,申請人可通過繼續(xù)申請（CA）把沒有包括在原權(quán)利要求書中，但已經(jīng)在原申請完整公開的發(fā)明點(diǎn)以一項(xiàng)新的專利申請?zhí)峤?。對于繼續(xù)申請，說明書部分不可超出原申請的公開范圍。

基于避免重復(fù)授權(quán)（Double Patenting）的考慮，審查員如果認(rèn)為該專利申請權(quán)利要求書含有超過一項(xiàng)發(fā)明（審查員可能指出多個(gè)權(quán)利要求含有多個(gè)發(fā)明，或者單個(gè)權(quán)利要求含有多個(gè)發(fā)明），就會向申請人發(fā)出《限制要求通知書》（Restriction Requirement），要求申請人把專利申請權(quán)利要求書限制為僅僅包含一項(xiàng)發(fā)明。對于從母案分割出來的部分，申請人可以向美國專利商標(biāo)局提出分案申請（DA）。對于分案申請，說明書部分不可超出原申請的公開范圍。

在申請?zhí)峤缓螅绻暾埲藢Πl(fā)明做了進(jìn)一步的改進(jìn)，可以通過提交部分繼續(xù)申請（CIP）的方式對新增的發(fā)明點(diǎn)進(jìn)行保護(hù)。對于新增加的部分，其申請日則為部分繼續(xù)申請日。申請人需要注意的是，對于新增的部分，如需獲得專利權(quán)，均必須滿足美國新穎性要求。

美國外觀專利延續(xù)申請，在先申請與在后申請是延續(xù)的關(guān)系，在先申請與一系列在后申請均有各自的生命周期，本文旨在通過美國外觀專利申請實(shí)務(wù)案例介紹外觀專利延續(xù)申請制度及視圖修改的規(guī)定，提醒中國申請人在美國申請外觀專利時(shí)，在先應(yīng)披露且主張所有可能的實(shí)施例，以便在后以分案申請或繼續(xù)申請方式作為專利布局策略。