鄢功軍

一、引言

現(xiàn)行的《專利審查指南》中規(guī)定，在評價(jià)發(fā)明是否具備創(chuàng)造性時(shí)所使用的審查基準(zhǔn)主要是采用“三步法”：確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)；確定發(fā)明的區(qū)別技術(shù)特征及發(fā)明實(shí)際所解決的技術(shù)問題；以及判斷要求保護(hù)的發(fā)明對本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是否顯而易見①中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局. 專利審查指南[M]. 北京知識產(chǎn)權(quán)出版社, 2010:171-173.。

發(fā)明人進(jìn)行發(fā)明創(chuàng)造的過程，是利用現(xiàn)有技術(shù)為基礎(chǔ)資料進(jìn)行正向發(fā)明的一個(gè)過程。而在評價(jià)發(fā)明是否具備創(chuàng)造性時(shí)，需要外人以先知的視角，站在發(fā)明所屬領(lǐng)域的普通技術(shù)人員的角度，盡可能還原發(fā)明人進(jìn)行發(fā)明創(chuàng)造時(shí)的外界技術(shù)環(huán)境，并模擬發(fā)明創(chuàng)造的過程，對發(fā)明創(chuàng)造進(jìn)行評價(jià)。這種先知的視角是指外人在了解發(fā)明的技術(shù)方案之后，再對發(fā)明進(jìn)行評價(jià)的視角。

可見，采用“三步法”評價(jià)創(chuàng)造性的過程，是一種試圖模擬發(fā)明創(chuàng)造以試圖還原發(fā)明人正向發(fā)明的過程。而確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)可以看作是重新找到一份現(xiàn)有技術(shù)作為模擬創(chuàng)造發(fā)明時(shí)所使用的基礎(chǔ)資料，從而還原發(fā)明創(chuàng)造的起點(diǎn)和過程。

因此，確定的最接近現(xiàn)有技術(shù)作為現(xiàn)有技術(shù)的代表，關(guān)系到評價(jià)發(fā)明相對于現(xiàn)有技術(shù)所作出的創(chuàng)新，關(guān)系到本領(lǐng)域技術(shù)人員在該最接近的現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上是否有改進(jìn)的啟示。很明顯，確定最接近現(xiàn)有技術(shù)對于“三步法”的后續(xù)步驟具有重要影響。

目前，確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)主要考慮的因素包括與要求保護(hù)的發(fā)明技術(shù)領(lǐng)域是否相同，所要解決的技術(shù)問題/技術(shù)效果是否相同或最接近，公開了發(fā)明的技術(shù)特征是否最多，并且在確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)時(shí)，應(yīng)該首先要考慮技術(shù)領(lǐng)域相同或相近的現(xiàn)有技術(shù)。

上述考慮因素明確了要優(yōu)先考慮技術(shù)領(lǐng)域相同或相近的現(xiàn)有技術(shù)，再考慮所要解決的技術(shù)問題/技術(shù)效果，以及公開的技術(shù)特征數(shù)量，具有一定的參考意義。但是，在浩瀚的現(xiàn)有技術(shù)海洋中，能夠找到的與發(fā)明的技術(shù)領(lǐng)域相同或相近的現(xiàn)有技術(shù)仍然是大數(shù)量級的，面對如此大數(shù)量級的現(xiàn)有技術(shù)，如何基于其他參考因素選擇最接近的現(xiàn)有技術(shù)，目前并沒有較好的指導(dǎo)意見。因此，實(shí)踐中（如實(shí)審程序和無效程序）出現(xiàn)了經(jīng)常改變最接近的現(xiàn)有技術(shù)的情況。如果排除檢索人員的檢索方式發(fā)生改變這一因素，另外一個(gè)重要原因主要還在于目前確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)仍然不是很明確。

因此，有必要對確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)再次進(jìn)行探討，以減少對最接近的現(xiàn)有技術(shù)的爭議，從而達(dá)到節(jié)約各方資源的目的。

為了提高專利審查質(zhì)量和審查效率，完善專利的審查標(biāo)準(zhǔn)，2020年5月，國家知識產(chǎn)權(quán)局啟動(dòng)了《專利審查指南》全面修改工作。其中，在涉及與創(chuàng)造性審查相關(guān)的修改草案中，可以注意到，自《專利審查指南2010》公布以來，較為新穎的涉及了對如何選擇恰當(dāng)?shù)摹白罱咏默F(xiàn)有技術(shù)”進(jìn)行修改的草案?！秾＠麑彶橹改闲薷牟莅浮分赋?，在確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)時(shí)，應(yīng)該首先要考慮技術(shù)領(lǐng)域相同或相近的現(xiàn)有技術(shù)，其中，要優(yōu)先考慮與發(fā)明要解決的技術(shù)問題相關(guān)聯(lián)的現(xiàn)有技術(shù)②國家知識產(chǎn)權(quán)局官網(wǎng). 關(guān)于就《專利審查指南修改草案（第二批征求意見稿）》公開征求意見的通知[EB/OL]. [2021-01-21]. https://www.cnipa.gov.cn/art/2020/11/13/art_78_154840.html。由此可見，在本次修改草案中，明確建議在優(yōu)先考慮技術(shù)領(lǐng)域相同或相近的現(xiàn)有技術(shù)的前提下，當(dāng)存在多篇技術(shù)領(lǐng)域相同或相近的現(xiàn)有技術(shù)時(shí)，優(yōu)先考慮與發(fā)明要解決的技術(shù)問題相關(guān)聯(lián)的現(xiàn)有技術(shù)。

針對上述用于確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)的規(guī)則，以下通過對一示例性案例進(jìn)行梳理分析，以期探討上述規(guī)則的合理性。

二、案例分析

該案例涉及一種包括有多種模組的終端設(shè)備，所要解決的技術(shù)問題是如何擴(kuò)展終端設(shè)備的功能。該終端設(shè)備包括無線通信模組、語音獲取模組、語音播放模組、電壓調(diào)整模組和插頭模組等，如圖1所示，無線通信模組、語音獲取模組、語音播放模組、電壓調(diào)整模組（圖中未示出）設(shè)置在殼體101內(nèi)，插頭模組的插腳110設(shè)置于殼體101的表面上。該終端設(shè)備通過采用模塊化設(shè)計(jì)的方式，所有模組組合形成一個(gè)整體，是一個(gè)獨(dú)立的設(shè)備，其結(jié)合了普通插頭的外形和功能，可以隨插隨用，又可以作為語音播放及語音獲取設(shè)備使用，還可以與外部設(shè)備和用戶進(jìn)行交流通信，擴(kuò)展了設(shè)備的功能，給人們生活帶來了便利性，外觀小巧便于攜帶。

圖1 本申請終端設(shè)備

該申請?jiān)趯?shí)質(zhì)審查程序中，分別收到了三次審查意見通知書，并且三次審查意見通知書分別使用了3篇不同的現(xiàn)有技術(shù)作為最接近現(xiàn)有技術(shù)，具體如下。

在第一審查意見通知書中，審查意見以對比文件1作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)。對比文件1公開了一種基于藍(lán)牙的智能插座語音通信模塊，其解決的技術(shù)問題是語音通信需要經(jīng)過特定網(wǎng)路進(jìn)行連接，同時(shí)使用者要根據(jù)通話的時(shí)長和區(qū)域繳納費(fèi)用，成本相對較高。為了解決該技術(shù)問題，如圖2所示，對比文件1公開了在插座內(nèi)集成有藍(lán)牙配對裝置、WIFI模塊、主控MCU、繼電器和開關(guān)，插座通過WIFI模塊與云服務(wù)器相連，插座通過USB接口與語音模塊相連，語音模塊包括通信MCU，與通信MCU相連的設(shè)置有AD/DA模塊，AD/DA模塊還與聲音播放接收模塊相連，并且通信MCU通過USB接口模塊與插座相連。

圖2 對比文件1插座語音通信模塊

在第二審查意見通知書中，審查意見以對比文件2作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)。對比文件2公開了一種門禁監(jiān)控系統(tǒng)，其解決的技術(shù)問題是現(xiàn)有技術(shù)中的門鈴系統(tǒng)存在需要重新布線以改為門禁系統(tǒng)從而實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)通訊的問題，而現(xiàn)有技術(shù)中的門禁系統(tǒng)又存在不能實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)端傳輸監(jiān)控訊號的問題。為了解決該技術(shù)問題，如圖3所示，門禁監(jiān)控系統(tǒng)包括電壓轉(zhuǎn)換器110；與電壓轉(zhuǎn)換器110輸出端相連的監(jiān)控通話器111；與電壓轉(zhuǎn)換器110輸出端及監(jiān)控通話器111相連的門鈴112；接入互聯(lián)網(wǎng)114，并與監(jiān)控通話器111相連的路由器113。門鈴112無需重新布置信號線，且通過電壓轉(zhuǎn)換器110避免了重新布線以安裝市電供應(yīng)，并通過互聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)端監(jiān)控。

圖3 對比文件2門禁監(jiān)控系統(tǒng)

在第三審查意見通知書中，審查意見以對比文件3作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)。對比文件3公開了一種集成式的吊頂藍(lán)牙音響，其解決的技術(shù)問題是，傳統(tǒng)的音響都沒有防水功能，極易導(dǎo)致音響受潮而短路，同時(shí)現(xiàn)有的音響每次使用時(shí)都要將其拿到浴室中，也會(huì)給使用者帶來一些不便；而且如果某些浴室空間較小，則又需要通過其他設(shè)備如桌、凳來放置音響。為了解決該技術(shù)問題，如圖4所示，集成式的吊頂藍(lán)牙音響包括音響主體、密封隔板和音頻處理系統(tǒng)。音響主體由外殼11和扣板12組合形成且為中空結(jié)構(gòu)，音頻處理系統(tǒng)包括依次相連的AC插頭31、電源摸塊32、藍(lán)牙摸塊33、功放模塊34、揚(yáng)聲器35和麥克風(fēng)36。通過AC插頭集成式地安裝在浴室吊頂?shù)臒舨蹆?nèi)，無需每次使用都要將其拿到浴室內(nèi)；而且無需其他設(shè)備來放置音響。

圖4 對比文件3吊頂藍(lán)牙音響

基于上述記載內(nèi)容，對該申請和三篇現(xiàn)有技術(shù)分別進(jìn)行對比分析，結(jié)果如表1所示。

表1 技術(shù)對比分析表

通過表1可以得知，與該本申請所屬的技術(shù)領(lǐng)域相同或相近的現(xiàn)有技術(shù)為對比文件1和對比文件3，對比文件2所屬的技術(shù)領(lǐng)域與該申請所屬的技術(shù)領(lǐng)域相差較遠(yuǎn)。而當(dāng)存在多篇技術(shù)領(lǐng)域相同或相近的對比文件時(shí)，優(yōu)先考慮與發(fā)明要解決的技術(shù)問題相關(guān)聯(lián)的現(xiàn)有技術(shù)。

為了確定與發(fā)明要解決的技術(shù)問題相關(guān)聯(lián)的現(xiàn)有技術(shù)，需要較為準(zhǔn)確的認(rèn)定各個(gè)現(xiàn)有技術(shù)所解決的技術(shù)問題。而技術(shù)問題的認(rèn)定存在不少難點(diǎn)，如技術(shù)問題被概括地較為上位，能夠涵蓋很多個(gè)具體的技術(shù)問題；如技術(shù)問題被限定地過于具體，包含了較多解決技術(shù)問題的具體手段。

經(jīng)過分析，該申請所要解決的技術(shù)問題是“如何模塊化擴(kuò)展設(shè)備的功能，給人們生活帶來擴(kuò)展或多功能便利性”，但該技術(shù)問題是一個(gè)模糊上位且涵蓋廣泛的技術(shù)問題，其包含了例如“如何模塊化擴(kuò)展插座的功能”“如何模塊化擴(kuò)展音箱的功能”等具體的技術(shù)問題。

對比文件1記載的技術(shù)問題雖然是“語音通信需要經(jīng)過特定網(wǎng)路進(jìn)行連接，同時(shí)使用者要根據(jù)通話的時(shí)長和區(qū)域繳納費(fèi)用，成本相對較高”，但是其發(fā)明構(gòu)思是基于現(xiàn)有的插座實(shí)現(xiàn)語音通話，達(dá)到擴(kuò)展插座功能的效果。因此，對比文件1所解決的技術(shù)問題是“如何模塊化擴(kuò)展插座的功能”，該技術(shù)問題可以認(rèn)為是本申請所要解決的技術(shù)問題的下位問題。

對比文件3記載的技術(shù)問題是“傳統(tǒng)的音響沒有防水功能，導(dǎo)致音響易受潮而短路，同時(shí)每次使用音響時(shí)要將其拿到浴室中，給使用者帶來不便”，其發(fā)明構(gòu)思是提供一種集成式的吊頂藍(lán)牙音響，其能夠安裝在浴室吊頂處，并具有良好的防水功能。因此，對比文件3所解決的技術(shù)問題是“如何讓音響在浴室內(nèi)防水”，這與該申請所解決的技術(shù)問題“如何模塊化擴(kuò)展設(shè)備的功能”不同。

由于對比文件1所解決的技術(shù)問題可以認(rèn)為是本申請所要解決的技術(shù)問題的下位問題，因此，對比文件1可作為與該申請要解決的技術(shù)問題相關(guān)聯(lián)的現(xiàn)有技術(shù)。本領(lǐng)域技術(shù)人員為了擴(kuò)展插頭等設(shè)備的功能，在知曉對比文件1能夠擴(kuò)展插座功能的情況下，容易想到利用對比文件1作為創(chuàng)造發(fā)明時(shí)所使用的基礎(chǔ)資料。因此，在還原發(fā)明人進(jìn)行發(fā)明創(chuàng)造時(shí)的外界技術(shù)環(huán)境，并模擬發(fā)明創(chuàng)造的過程時(shí)，可以將對比文件1作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)。

而雖然對比文件3相比于對比文件1公開了本申請較多的技術(shù)特征，但是其發(fā)明構(gòu)思，所解決的技術(shù)問題與該申請均不相同，因此，對比文件3不適合被認(rèn)定為最接近的現(xiàn)有技術(shù)。

基于上述分析可知，在確定發(fā)明創(chuàng)造所要解決的技術(shù)問題時(shí)，應(yīng)該結(jié)合發(fā)明創(chuàng)造的發(fā)明構(gòu)思，以及所能達(dá)到的技術(shù)效果共同進(jìn)行確定，得到一個(gè)不脫離發(fā)明構(gòu)思且與技術(shù)效果相吻合的技術(shù)問題，避免了技術(shù)問題被概括地過于上位或被限定地過于具體，從而影響最接近的現(xiàn)有技術(shù)的準(zhǔn)確認(rèn)定。

三、結(jié)語

在確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)時(shí)，應(yīng)優(yōu)先考慮技術(shù)領(lǐng)域相同或相近的現(xiàn)有技術(shù)，當(dāng)存在多篇技術(shù)領(lǐng)域相同或相近的現(xiàn)有技術(shù)時(shí)，優(yōu)先考慮與發(fā)明要解決的技術(shù)問題相關(guān)聯(lián)的現(xiàn)有技術(shù)。通過結(jié)合現(xiàn)有技術(shù)的發(fā)明構(gòu)思，以及所能達(dá)到的技術(shù)效果共同進(jìn)行確定技術(shù)問題，可以得到一個(gè)不脫離發(fā)明構(gòu)思且與技術(shù)效果相吻合的技術(shù)問題。通過該條確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)的規(guī)則，可以減少對最接近的現(xiàn)有技術(shù)的爭議，達(dá)到節(jié)約各方資源的目的，并較為公平地評價(jià)發(fā)明的創(chuàng)造性。