戴環(huán)宇

華東政法大學(xué)，上海 200063

商標許可與商標出質(zhì)的對沖問題研究

戴環(huán)宇

華東政法大學(xué)，上海 200063

所謂“對沖”，乃指存在于商標許可與商標出質(zhì)間的雙向沖突，當(dāng)許可在先時，質(zhì)權(quán)之實現(xiàn)因之掣肘；當(dāng)出質(zhì)在先時，許可之履行受其局限。雖然單就“商標許可”或者“商標出質(zhì)”而言，學(xué)界著述已然較多，但是論及此“對沖”問題者，不可謂多。不同于商標許可與商標轉(zhuǎn)讓抑或與重復(fù)許可的沖突，商標許可與商標出質(zhì)的對沖除涉及先后行為的效力外，仍有以下問題應(yīng)予檢視：①許可使用期間尚未屆滿，質(zhì)權(quán)已然具備實現(xiàn)條件，當(dāng)此之時，被許可人得否主張優(yōu)先受讓？②在許可人履行債務(wù)之前，許可所得費用應(yīng)否提前清償抑或予以提存？本文將以案例為引，分類具化上述問題。

商標許可；商標出質(zhì)；許可的效力；質(zhì)權(quán)的實現(xiàn)

重復(fù)許可某一商標、轉(zhuǎn)讓被許可之商標素為學(xué)界所青睞之論題，就前者言，例如甲以獨占許可之方式許可乙使用其商標后，又于前一許可使用期間以普通許可之方式許可丙使用其商標；就后者言，例如甲以普通許可之方式許可乙使用其商標后，又于前一許可使用期間將其商標轉(zhuǎn)讓予丙。觀此二者，其行為模式雖異，但爭議焦點相同，均為在先許可得否對抗在后許可或者轉(zhuǎn)讓，對此，有的觀點認為在先許可需經(jīng)備案方可對抗在后許可或者轉(zhuǎn)讓，在先被許可人據(jù)其備案可得主張繼續(xù)使用商標；[1]有的觀點認為無論在先許可是否經(jīng)過備案均可對抗在后許可或者轉(zhuǎn)讓，在先被許可人恒得主張繼續(xù)使用商標；[2]此外，亦有觀點認為應(yīng)當(dāng)分就普通許可、排他許可以及獨占許可進行討論。[3]一時眾說紛紜，尚無通說之論。并且此一爭議，法律雖有規(guī)定，惟其未臻明確，故而尚有必要予以討論。

商標許可與商標出質(zhì)的對沖，同樣涉及上述爭議：于質(zhì)權(quán)人經(jīng)由拍賣方式實現(xiàn)質(zhì)權(quán)之后，在先被許可人得否對抗商標專用權(quán)受讓人，從而得以主張繼續(xù)使用商標。本文亦將就此問題加以討論。除此之外，較之重復(fù)許可某一商標、轉(zhuǎn)讓被許可之商標，商標許可與商標出質(zhì)的對沖仍有以下問題值得討論：①許可使用期間尚未屆滿，質(zhì)權(quán)已然具備實現(xiàn)條件，當(dāng)此之時，被許可人得否主張優(yōu)先受讓？②在許可人履行債務(wù)之前，許可所得費用應(yīng)否提前清償抑或予以提存？

為期行文之便，茲以案例二則，分就兩類情形，探究上述問題。

一、許可在先出質(zhì)在后

案例：甲公司于2008年1月取得A商標專用權(quán)，并于2009年1月將A商標普通許可給乙公司，許可使用期間截止2013年1月，未經(jīng)備案。此后，甲公司因資金周轉(zhuǎn)之需而向丙銀行貸款，債務(wù)履行期間截止2012年1月，應(yīng)丙銀行要求，甲公司以A商標出質(zhì)，并辦理了出質(zhì)登記。2012年1月，甲公司因經(jīng)營不善而無力履行債務(wù)，丙銀行遂欲拍賣A商標專用權(quán)并就拍賣所得優(yōu)先受償。請君思考：1.甲公司得否于普通許可A商標后再行出質(zhì)A商標？若許可方式為排他許可、獨占許可，甲公司又得否為之？2.丙銀行意欲拍賣A商標專用權(quán)時乙公司得否主張優(yōu)先受讓？若債務(wù)履行期間截止2014年1月，乙公司又得否為之？3.設(shè)若丁公司經(jīng)競價取得A商標專用權(quán)，乙公司得否主張繼續(xù)使用A商標？若許可方式為排他許可、獨占許可，乙公司又得否為之？

在許可在先出質(zhì)在后時，上述案例所提出之思考可歸納為如下主題：①許可已然存在時在后質(zhì)權(quán)得否設(shè)立；②拍賣實現(xiàn)質(zhì)權(quán)時優(yōu)先受讓能否主張；③出質(zhì)商標拍賣后在先許可有無效力。

(一)許可已然存在時在后質(zhì)權(quán)得否設(shè)立

就此問題，應(yīng)當(dāng)予以肯定回答：許可雖已存在，質(zhì)權(quán)仍可設(shè)立，蓋無疑義。就其緣由，或可謂之：商標許可未致商標專用權(quán)之主體發(fā)生變動，舉凡許可，無論普通許可、排他許可、獨占許可，許可人不因許可而喪失商標專用權(quán)。因負擔(dān)行為之效力無關(guān)處分權(quán)之有無，故而許可人之負擔(dān)行為(簽訂出質(zhì)合同)自屬有效；雖然處分行為要求有權(quán)為之，但是許可人并未喪失商標專用權(quán)，其所為之處分行為(辦理出質(zhì)登記)當(dāng)然有效。由此觀之，商標專用權(quán)人于商標許可之后再行出質(zhì)該商標并無不可。結(jié)合引例，甲公司系商標專用權(quán)人，自得于許可A商標后再行出質(zhì)A商標，許可方式究為普通許可，還是排他許可，抑或獨占許可，對質(zhì)權(quán)之設(shè)立不生法律上之影響。值得注意的是，在先許可(無論許可方式)雖對質(zhì)權(quán)之設(shè)立不生法律上之影響，但就事實層面而言，在先許可的存在，不免動搖債權(quán)人就此商標享有質(zhì)權(quán)的意愿，結(jié)合引例，如若丙銀行知曉甲公司已將A商標許可給乙公司，則其是否仍然愿意就A商標享有質(zhì)權(quán)，不無疑問。

另就法律解釋而言，《關(guān)于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第20條規(guī)定：注冊商標的轉(zhuǎn)讓不影響轉(zhuǎn)讓前已經(jīng)生效的商標使用許可合同的效力，但商標使用許可合同另有約定的除外。依此條文之意，商標專用權(quán)人于商標許可之后再行轉(zhuǎn)讓該商標未被禁止，出質(zhì)行為較之轉(zhuǎn)讓行為，其對在先被許可人的影響理應(yīng)更小，意即轉(zhuǎn)讓行為“重”而出質(zhì)行為“輕”，作為“重”行為的轉(zhuǎn)讓尚且不被禁止，作為“輕”行為的出質(zhì)當(dāng)然不被禁止。

(二)拍賣實現(xiàn)質(zhì)權(quán)時優(yōu)先受讓能否主張

《關(guān)于審理城鎮(zhèn)房屋租賃合同糾紛案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第22條規(guī)定：出租人與抵押權(quán)人協(xié)議折價、變賣租賃房屋償還債務(wù)，應(yīng)當(dāng)在合理期限內(nèi)通知承租人。承租人請求以同等條件優(yōu)先購買房屋的，人民法院應(yīng)予支持。此為關(guān)于實現(xiàn)抵押權(quán)時承租人之優(yōu)先購買權(quán)的規(guī)定，慮及出租之于物權(quán)，恰如許可之于商標，類似行為當(dāng)為類似處理，此一規(guī)定當(dāng)可借鑒，意即許可人與質(zhì)權(quán)人協(xié)議折價、變賣商標專用權(quán)償還債務(wù)，應(yīng)當(dāng)在合理期限內(nèi)通知被許可人。被許可人請求以同等條件優(yōu)先購買商標專用權(quán)的，人民法院應(yīng)予支持。結(jié)合引例，2012年1月，丙銀行意欲拍賣A商標專用權(quán)，此時許可使用期間尚未屆滿，乙公司作為被許可人可以主張優(yōu)先購買權(quán)，以同等條件優(yōu)先受讓A商標。設(shè)若丙銀行意欲拍賣A商標專用權(quán)系發(fā)生于2014年1月，此時許可使用期間已經(jīng)屆滿，乙公司不再為被許可人，自無主張優(yōu)先購買權(quán)之可能。

上文實為制度嫁接，恐有水土不服、移橘變枳之虞，故而仍需從商標之本身證成借鑒之合理性。商標之價值源自使用，唯有令商標于流通領(lǐng)域發(fā)揮識別作用，使商標以結(jié)合商品或者企業(yè)的方式呈現(xiàn)于一般消費者面前，方可形成口碑、積淀商譽，否則商標僅為符號或符號之組合，并無商業(yè)上之價值可言。在商標許可中，被許可人常為商標之使用人，其對商標價值之產(chǎn)生當(dāng)謂之功不可沒，更有甚者，一般消費者已然將被許可人視為商標專用權(quán)人，被許可人取代商標專用權(quán)人而成為商譽的承載者。當(dāng)此之時，若許可人與質(zhì)權(quán)人協(xié)議折價、變賣商標專用權(quán)償還債務(wù)，自應(yīng)考慮被許可人對商標價值之產(chǎn)生所作的貢獻、一般消費者眼中被許可人與商標之間已然形成的聯(lián)系以及被許可人使用該商標之經(jīng)驗、條件，既為商標價值之最大化，亦為顧及被許可人權(quán)益，借鑒承租人之優(yōu)先購買權(quán)這一規(guī)定并無不妥。

(三)出質(zhì)商標拍賣后在先許可有無效力

此一問題與重復(fù)許可某一商標、轉(zhuǎn)讓被許可之商標的焦點問題并無二致，均立足在先許可之對抗效力。一如前文所述，學(xué)界對此頗有分歧，法律規(guī)定亦未明確，當(dāng)前主要觀點有二：一是當(dāng)然對抗說，此說認為無論在先許可是否經(jīng)過備案均可對抗在后許可或者轉(zhuǎn)讓，在先被許可人恒得主張繼續(xù)使用商標，其依據(jù)是《關(guān)于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第20條：注冊商標的轉(zhuǎn)讓不影響轉(zhuǎn)讓前已經(jīng)生效的商標使用許可合同的效力，但商標使用許可合同另有約定的除外。該條所稱“轉(zhuǎn)讓不影響轉(zhuǎn)讓前已經(jīng)生效的商標使用許可合同的效力”并未以許可已經(jīng)備案為條件。二是登記對抗說，此說認為在先許可需經(jīng)備案方可對抗在后許可或者轉(zhuǎn)讓，在先被許可人據(jù)其備案可得主張繼續(xù)使用商標，其依據(jù)是《商標法》第43條第3款：許可他人使用其注冊商標的，許可人應(yīng)當(dāng)將其商標使用許可報商標局備案，由商標局公告。商標使用許可未經(jīng)備案不得對抗善意第三人?！渡虡朔ā芳捌渌痉ń忉尮餐瑯?gòu)成商標法律規(guī)范體系，不應(yīng)僅就單一司法解釋斷章取義，而應(yīng)將《商標法》第43條第3款與《關(guān)于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第20條一體觀之，可知司法解釋意在明示在后轉(zhuǎn)讓不影響在先許可之效力，而非強調(diào)在先許可無需備案即可產(chǎn)生對抗效力。兩相比較，似登記對抗說更可采信。

而在上述觀點之外，仍有一說頗值探究，此說認為因不同許可方式對受讓人行使其商標專用權(quán)之影響程度不同，應(yīng)當(dāng)分就普通許可、排他許可以及獨占許可進行討論。具體而言，普通許可既未妨礙受讓人自己使用商標，亦未影響受讓人對外許可商標，對受讓人行使其商標專用權(quán)并無影響，故而普通許可之被許可人可當(dāng)然對抗受讓人；排他許可、獨占許可不然，前者妨礙受讓人對外許可商標，后者同時影響受讓人對外許可商標與自己使用商標，為免妨礙受讓人商標專用權(quán)之行使，故對排他許可、獨占許可應(yīng)當(dāng)適用登記對抗，意即排他許可、獨占許可惟經(jīng)備案，被許可人方可對受讓人主張繼續(xù)使用商標。初視之下，此說頗為合理，然其思慮欠周，普通許可對受讓人行使其商標專用權(quán)并非沒有影響，若承認在先許可之效力，則受讓人意欲對外進行排他許可或者獨占許可之時必受限制，此一影響不可謂不大矣！由此觀之，登記對抗說應(yīng)為上佳之選。結(jié)合引例，丁公司經(jīng)競價取得A商標專用權(quán)時，乙公司得否主張繼續(xù)使用A商標取決于其許可是否已經(jīng)備案，而觀題意，許可未經(jīng)備案，因而乙公司不能主張繼續(xù)使用A商標。就登記對抗說而言，許可方式對于結(jié)果并無影響。

二、出質(zhì)在先許可在后

案例：甲公司于2008年1月取得A商標專用權(quán)。2009年1月，甲公司因資金周轉(zhuǎn)之需而向丙銀行貸款，債務(wù)履行期間截止2012年1月，應(yīng)丙銀行要求，甲公司以A商標出質(zhì)，并辦理了出質(zhì)登記。2010年1月，甲公司將A商標普通許可給乙公司，許可使用期間截止2013年1月，未經(jīng)備案。2012年1月，甲公司因經(jīng)營不善而無力履行債務(wù)，丙銀行遂欲拍賣A商標專用權(quán)并就拍賣所得優(yōu)先受償。請君思考：1.甲公司得否于出質(zhì)A商標后再行普通許可A商標？若許可方式為排他許可、獨占許可，甲公司又得否為之？2.丙銀行意欲拍賣A商標專用權(quán)時乙公司得否主張優(yōu)先受讓？若債務(wù)履行期間截止2014年1月，乙公司又得否為之？3.丙銀行得否請求甲公司將許可所得費用提前清償抑或予以提存？

在出質(zhì)在先許可在后時，上述案例所提出之思考可歸納為如下主題：①出質(zhì)已然存在時在后許可得否為之；②拍賣實現(xiàn)質(zhì)權(quán)時優(yōu)先受讓能否主張；③債務(wù)履行前許可所得費用如何處理。

(一)出質(zhì)已然存在時在后許可得否為之

《物權(quán)法》第227條第2款前段規(guī)定：知識產(chǎn)權(quán)中的財產(chǎn)權(quán)出質(zhì)后，出質(zhì)人不得轉(zhuǎn)讓或者許可他人使用，但經(jīng)出質(zhì)人與質(zhì)權(quán)人協(xié)商同意的除外。依此條文之意，甲公司既然已將A商標出質(zhì)給丙銀行，A商標即屬于“出質(zhì)的知識產(chǎn)權(quán)”，非經(jīng)質(zhì)權(quán)人丙銀行同意，甲公司不得將A商標許可給乙公司。如此是否合理？恐怕值得商榷。

上述條文可以分為兩層：一是不得轉(zhuǎn)讓出質(zhì)商標；二是不得許可出質(zhì)商標。前者，本文深以為然，質(zhì)權(quán)之標的乃是出質(zhì)人之商標專用權(quán)，一旦轉(zhuǎn)讓，標的既失，權(quán)利何存？基于物上代位金而受償，恐非質(zhì)權(quán)人設(shè)立質(zhì)權(quán)之初衷。后者，本文以為不然，理由有三：一是許可無礙于質(zhì)權(quán)之存續(xù)。質(zhì)權(quán)依附于其標的而得存續(xù)，出質(zhì)人不因許可而喪失商標專用權(quán)，許可無礙于質(zhì)權(quán)之標的，自亦無礙于質(zhì)權(quán)之存續(xù)。二是許可無礙于質(zhì)權(quán)之實現(xiàn)。一如前文所言，許可在先出質(zhì)在后，實現(xiàn)質(zhì)權(quán)尚且無礙(許可在先所礙者，非為質(zhì)權(quán)之實現(xiàn)，而是受讓人權(quán)益)，何況出質(zhì)在先許可在后呢？三是許可無礙于“質(zhì)物”之價值。商標之價值源自使用，前文已述，此處不贅。經(jīng)由被許可人使用，商標價值不減反增。除上述理由外，許可能有所得，在某種程度上提高了出質(zhì)人向質(zhì)權(quán)人履行債務(wù)的能力，可謂有益于質(zhì)權(quán)人。依余之見，禁止許可出質(zhì)商標實無必要。

(二)拍賣實現(xiàn)質(zhì)權(quán)時優(yōu)先受讓能否主張

在許可在先出質(zhì)在后時，若質(zhì)權(quán)以折價或者變賣方式實現(xiàn)質(zhì)權(quán)時在先許可之許可使用期間尚未屆滿，則在先之被許可人可得主張優(yōu)先受讓，即其可以同等條件優(yōu)先于質(zhì)權(quán)人及第三人受讓商標專用權(quán)。在出質(zhì)在先許可在后時，這一觀點得否沿用，誠值思考。

本文認為，在出質(zhì)在先許可在后時，在后被許可人雖可主張優(yōu)先受讓，但是僅限于質(zhì)權(quán)人變賣商標專用權(quán)于第三人時。若出質(zhì)人與質(zhì)權(quán)人協(xié)議折價抵償債務(wù)，此時質(zhì)權(quán)人即為受讓人，在后被許可人不得主張優(yōu)先受讓。究其緣由，或可謂之：“先來后到”實乃應(yīng)然之理，若無特別規(guī)范加以調(diào)整，在后被許可人與在先質(zhì)權(quán)人利益沖突之時，自應(yīng)遵循此理，以在先質(zhì)權(quán)人利益優(yōu)先。當(dāng)出質(zhì)人與質(zhì)權(quán)人協(xié)議折價抵償債務(wù)時，此時質(zhì)權(quán)人即為受讓人，在后被許可人若主張優(yōu)先受讓即與之沖突，此時自應(yīng)以在先質(zhì)權(quán)人利益優(yōu)先；當(dāng)出質(zhì)人與質(zhì)權(quán)人協(xié)議變賣抵償債務(wù)時，質(zhì)權(quán)人只需完成變賣既足實現(xiàn)質(zhì)權(quán)，而至于何人作為受讓人在所不論，此時在后被許可人與在先質(zhì)權(quán)人并無利益沖突，其可主張優(yōu)先受讓自然無可厚非。結(jié)合引例，丙銀行意欲拍賣A商標專用權(quán)時，作為在后被許可人的乙公司仍然可以主張優(yōu)先受讓，但是若丙銀行意欲就A商標專用權(quán)折價受償時，作為在后被許可人的乙公司不得主張優(yōu)先受讓。

(三)債務(wù)履行前許可所得費用如何處理

《物權(quán)法》第227條第2款后段規(guī)定：出質(zhì)人轉(zhuǎn)讓或者許可已出質(zhì)之知識產(chǎn)權(quán)中的財產(chǎn)權(quán)所得的價款，應(yīng)當(dāng)向質(zhì)權(quán)人提前清償或者予以提存。依此條文之意，當(dāng)出質(zhì)在先時，無論在后轉(zhuǎn)讓抑或在后許可，其所得費用均應(yīng)向質(zhì)權(quán)人提前清償或者予以提存。結(jié)合引例，丙銀行之質(zhì)權(quán)設(shè)立在先，其作為質(zhì)權(quán)人自然可以要求甲公司將其后許可所得費用提前清償抑或予以提存。

就轉(zhuǎn)讓而言，鑒于物權(quán)之物上代位的特性，在質(zhì)權(quán)標的滅失時，質(zhì)權(quán)人就其保險金、賠償金或者轉(zhuǎn)讓金等主張?zhí)崆扒鍍斠只蛴枰蕴岽?，自無不可。但是，就許可而言，出質(zhì)人不因許可而喪失商標專用權(quán)，許可無礙于質(zhì)權(quán)之標的，此時自無以許可所得費用為物上代位金之依據(jù)。除此之外，許可所得費用本為一般責(zé)任財產(chǎn)，用于向全體債權(quán)人為清償，當(dāng)資不抵債時，由全體債權(quán)人依其債權(quán)比例受償，若允許質(zhì)權(quán)人就許可所得費用主張?zhí)崆扒鍍斠只蛴枰蕴岽妫瑒荼赜绊懫渌麄鶛?quán)人之權(quán)益。故此，本文認為質(zhì)權(quán)人就轉(zhuǎn)讓出質(zhì)商標所得自可主張?zhí)崆扒鍍斠只蛴枰蕴岽?，但就許可出質(zhì)商標所得而言，則為不然。

三、結(jié)論

分類討論，結(jié)論繁雜，為期簡明，列表如下：

許可在先出質(zhì)在后許可已然存在時在后質(zhì)權(quán)得否設(shè)立可以出質(zhì)拍賣實現(xiàn)質(zhì)權(quán)時優(yōu)先受讓能否主張可以主張出質(zhì)商標拍賣后在先許可有無效力已經(jīng)備案可得對抗，對受讓人有效未經(jīng)備案不得對抗，對受讓人無效出質(zhì)在先許可在后出質(zhì)已然存在時在后許可得否為之可以許可拍賣實現(xiàn)質(zhì)權(quán)時優(yōu)先受讓能否主張可以主張，但是質(zhì)權(quán)人作為受讓人時不得主張債務(wù)履行前許可所得費用如何處理作為一般責(zé)任財產(chǎn)，質(zhì)權(quán)人并無優(yōu)先受償權(quán)

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D923.43

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2095-4379-(2017)30-0025-03