《專(zhuān)利審查指南》（2010版）規(guī)定，在無(wú)效宣告請(qǐng)求審查階段，發(fā)明和實(shí)用新型專(zhuān)利文件的修改應(yīng)僅限于權(quán)利要求書(shū)，其遵循的基本原則是：1.不得改變?cè)瓩?quán)利要求的主題名稱(chēng);2.與授權(quán)的權(quán)利要求相比，不得擴(kuò)大原專(zhuān)利的保護(hù)范圍;3.不得超出原說(shuō)明書(shū)和權(quán)利要求書(shū)中技術(shù)特征;4.一般不得增加未包含在授權(quán)權(quán)利要求書(shū)中的技術(shù)特征。在具體修改過(guò)程中，在滿足以上基本原則的前提下，修改過(guò)程中的方式一般限于權(quán)利要求的刪除、技術(shù)方案的刪除、權(quán)利要求的進(jìn)一步限定、明顯錯(cuò)誤的修正。其中權(quán)利要求的進(jìn)一步限定是指在權(quán)利要求中補(bǔ)入其他權(quán)利要求中記載的一個(gè)或者多個(gè)技術(shù)特征。

馬庫(kù)什權(quán)利要求作為一種特殊類(lèi)型的權(quán)利要求，在無(wú)效程序中的修改也應(yīng)遵循上述原則。然而，在實(shí)際應(yīng)用過(guò)程中，尤其是采用刪除馬庫(kù)什概括化學(xué)通式中的某些基團(tuán)的方式進(jìn)行修改時(shí)，往往因這類(lèi)權(quán)利要求的特殊性使得其修改合法性存在分歧。以下通過(guò)北京萬(wàn)生藥業(yè)有限責(zé)任公司（以下稱(chēng)“萬(wàn)生公司”）和國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專(zhuān)利復(fù)審委員會(huì)、第三人第一三共株式會(huì)社的發(fā)明專(zhuān)利權(quán)無(wú)效行政糾紛案為例進(jìn)行說(shuō)明。

案情回顧

第一三共株式會(huì)社系名稱(chēng)為“用于治療或預(yù)防高血壓癥的藥物組合物的制備方法”、專(zhuān)利號(hào)為9712634.7的發(fā)明專(zhuān)利權(quán)利人。該專(zhuān)利授權(quán)公告的權(quán)利要求書(shū)中僅包含一條權(quán)利要求，其為馬庫(kù)什權(quán)利要求：1. 一種制備用于治療或預(yù)防高血壓的藥物組合物的方法，該方法包括將抗血壓劑與藥物上的可接受的載體或稀釋劑混合，其中抗血壓劑為至少一種如下所示的式（I）化合物或其可作藥用的鹽或酯，

其中：R1代表具有1至6個(gè)碳原子的烷基;R2和R3相同或不同，且各自代表具有1至6個(gè)碳原子的烷基;R4代表：氫原子;或具有1至6個(gè)碳原子的烷基;R5代表羧基、式COOR5a基團(tuán)或式-CONR8R9基團(tuán)，其中R8R9相同或不同并各自代表：氫原子;含有1至6個(gè)碳原子的未被取代的烷基;含有1至6個(gè)碳原子的被取代的烷基，該烷基被羧基取代或被其烷基部分含有1至6個(gè)碳原子的烷氧羰基取代;或R8和R9一起代表含有2至6個(gè)碳原子的被取代的亞烷基，該亞烷基被一個(gè)其烷基部分含有1至6個(gè)碳原子的烷氧羰基取代;以及其中的R5a代表：含有1至6個(gè)碳原子的烷基;烷酰氧烷基，其中的烷?；糠趾屯榛糠指髯院?至6個(gè)碳原子;烷氧羰基氧烷基，其中的烷氧基部分和烷基部分各自含有1至6個(gè)碳原子;（5-甲基-2-氧代-1，3-二氧雜環(huán)戊烯-4-基）甲基;或2-苯并[c]呋喃酮基;R6代表氫原子;和R7代表羧基或四唑-5-基。

2010年4月23日，萬(wàn)生公司針對(duì)該專(zhuān)利向?qū)＠麖?fù)審委員會(huì)提出無(wú)效宣告請(qǐng)求。第一三共株式會(huì)社針對(duì)該請(qǐng)求陳述了意見(jiàn)，同時(shí)對(duì)權(quán)利要求進(jìn)行了修改，其中包括：刪除了權(quán)利要求1中“或其可作藥用的鹽或酯”中的“或酯”;刪除了權(quán)利要求1中的R4定義下的“具有1至6個(gè)碳原子的烷基”;刪除了權(quán)利要求1中R5定義下除羧基和式COOR5a且R5a為（5-甲基-2-氧代-1，3-二氧雜環(huán)戊烯-4-基）甲基以外的其他技術(shù)方案。專(zhuān)利復(fù)審委員會(huì)進(jìn)行口頭審理過(guò)程中，對(duì)于上述修改中關(guān)于“或酯”的修改予以認(rèn)同，但對(duì)于R4和R5a定義下的修改不予接受。雙方對(duì)此均未提出異議，專(zhuān)利復(fù)審委作出第16266號(hào)決定，維持刪除“或酯”后的專(zhuān)利權(quán)有效。隨后，萬(wàn)生公司和專(zhuān)利復(fù)審委員會(huì)就第16266號(hào)決定經(jīng)過(guò)了一審、二審和再審的較量，最高院最終判定撤銷(xiāo)二審判決，維持一審判決，即對(duì)專(zhuān)利復(fù)審委員會(huì)針對(duì)第一三高株式會(huì)社關(guān)于“或酯”的修改予以認(rèn)同，但對(duì)于R4和R5a定義下的修改不予接受的決定維持有效。

案情分析

上述案例中，專(zhuān)利復(fù)審委員會(huì)和萬(wàn)生公司存在的分歧是前述修改是否符合《專(zhuān)利法》規(guī)定，這恰恰也是長(zhǎng)期以來(lái)在無(wú)效程序中修改馬庫(kù)什權(quán)利要求時(shí)存在的典型爭(zhēng)議點(diǎn)，即：在無(wú)效階段，權(quán)利人可以采用什么方式修改馬庫(kù)什權(quán)利要求，刪除馬庫(kù)什方式撰寫(xiě)的化合物權(quán)利要求中的化學(xué)通式基團(tuán)，是否屬于刪除并列技術(shù)方案中部分技術(shù)方案的修改形式。對(duì)此，最高人民法院行政判決書(shū)中明確了以下觀點(diǎn)：1.馬庫(kù)什方式撰寫(xiě)的化合物權(quán)利要求一直被視為結(jié)構(gòu)式的表達(dá)方式，而非功能性的表達(dá)方式。馬庫(kù)什權(quán)利要求限定的是并列的可選要素而非權(quán)利要求，應(yīng)當(dāng)符合《專(zhuān)利法》和《專(zhuān)利法實(shí)施細(xì)則》關(guān)于單一性的規(guī)定。馬庫(kù)什權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)被視為馬庫(kù)什要素的集合，而不是眾多化合物的集合，應(yīng)當(dāng)理解為具有共同性能和作用的一類(lèi)化合物。2.在無(wú)效階段對(duì)馬庫(kù)什權(quán)利要求進(jìn)行修改必須給予嚴(yán)格限制，允許對(duì)馬庫(kù)什權(quán)利要求進(jìn)行修改的原則，應(yīng)當(dāng)是“不能因?yàn)樾薷亩a(chǎn)生新性能和作用的一類(lèi)或單個(gè)化合物”，但是同時(shí)也要充分考量個(gè)案因素。

那么，關(guān)于上述第2點(diǎn)中“不能因?yàn)樾薷亩a(chǎn)生新性能和作用的一類(lèi)或單個(gè)化合物”，很多人會(huì)產(chǎn)生困惑：如何判斷修改后的一類(lèi)化合物或單個(gè)化合物是否具有新性能和作用？化學(xué)領(lǐng)域發(fā)明專(zhuān)利申請(qǐng)審查存在諸多特殊問(wèn)題，如化學(xué)發(fā)明是否能夠?qū)嵤┬枰柚谠囼?yàn)結(jié)果才能確認(rèn)，有的化學(xué)產(chǎn)品需要借助于參數(shù)或者制備方法定義，已知化學(xué)產(chǎn)品新的性能和用途并不意味著結(jié)構(gòu)或者組分的改變等。如果允許專(zhuān)利申請(qǐng)人或?qū)＠麢?quán)人刪除任一變量的任意選項(xiàng)，即使該刪除使得權(quán)利要求保護(hù)范圍縮小，不會(huì)損傷社會(huì)公眾的權(quán)益，但是由于是否因此會(huì)產(chǎn)生新的權(quán)利要求保護(hù)范圍存在不確定性，不但無(wú)法給予社會(huì)公眾穩(wěn)定的預(yù)期，也不利于維護(hù)專(zhuān)利確權(quán)制度穩(wěn)定。

由此可見(jiàn)，“不能因?yàn)樾薷亩a(chǎn)生新性能和作用的一類(lèi)或單個(gè)化合物”其實(shí)可以理解為：當(dāng)判斷修改后的權(quán)利要求是否為“新”的權(quán)利要求存在“不確定性”時(shí)，這種方式的修改即不被接受。

基于以上分析，在實(shí)際應(yīng)用過(guò)程中，在無(wú)效階段修改馬庫(kù)什權(quán)利要求時(shí)，筆者認(rèn)為可以采用類(lèi)似于“新穎性判斷原則”判斷修改的合法性：以“權(quán)利要求的刪除”“技術(shù)方案的刪除”“權(quán)利要求的進(jìn)一步限定”“明顯錯(cuò)誤的修正”為修改前提，以“修改后的權(quán)利要求”與“授權(quán)權(quán)利要求書(shū)”作為對(duì)比雙方，以“授權(quán)權(quán)利要求書(shū)的記載范圍”為判斷基準(zhǔn)，判斷“修改后的權(quán)利要求”相對(duì)于其是否具備新穎性。如果“一定不具備”新穎性，則該修改具有合法性;如果“不確定”是否具有新穎性，則修改不合法。其中“不確定”是否具有新穎性指的是：無(wú)法判斷修改后的權(quán)利要求中的“一類(lèi)化合物或單個(gè)化合物是否具有不同于授權(quán)專(zhuān)利中記載的新性能或新作用”，這也是從馬庫(kù)什權(quán)利要求中進(jìn)行選擇性發(fā)明的根本。

以上述無(wú)效訴訟糾紛案為例，“通式（I）化合物”“其可作藥用的鹽”“其可作藥用的酯”之間并非是馬庫(kù)什方式的概括，而是三個(gè)整體式技術(shù)方案的并列，且三者在藥學(xué)上的性能是對(duì)等的。因此，刪除“酯”屬于刪除式修改，修改后剩余的“通式（I）化合物”“其可作藥用的鹽”形成的一組化合物并未出現(xiàn)新的性能，修改后的權(quán)利要求“一定不具備”新穎性，因此，該修改具有合法性。

然而，對(duì)于“通式（I）化合物”而言，其是馬庫(kù)什方式權(quán)利要求。如《專(zhuān)利審查指南》所記載，如果一項(xiàng)馬庫(kù)什權(quán)利要求中的可選擇要素具有相類(lèi)似的性質(zhì)，則應(yīng)當(dāng)認(rèn)為這些可選擇要素在技術(shù)上相互關(guān)聯(lián)，具有相同或相應(yīng)的特定技術(shù)特征，該權(quán)利要求可被認(rèn)為符合單一性的要求。這種可選擇要素稱(chēng)為馬庫(kù)什要素。R4、R5a所選擇的各基團(tuán)是馬庫(kù)什要素，具有相類(lèi)似的性質(zhì)，那么公眾根據(jù)該授權(quán)范圍判定的是各基團(tuán)具有同等的性能。當(dāng)刪除R4、R5后，形成了一組新的馬庫(kù)什化合物，第一，因缺乏實(shí)例驗(yàn)證，無(wú)法直接判斷這組馬庫(kù)什化合物是否與原授權(quán)的馬庫(kù)什化合物具有不同的性能或作用，即修改后的權(quán)利要求“不確定”是否具有新穎性，因此，這種修改不被接受;第二，這種刪除導(dǎo)致的權(quán)利要求變化使得公眾能夠進(jìn)行選擇性發(fā)明的基礎(chǔ)范圍發(fā)生了變化，甚至有可能使有效的選擇性發(fā)明在沒(méi)有經(jīng)過(guò)任何創(chuàng)造性勞動(dòng)被專(zhuān)利權(quán)人納入囊中，因此這種修改不符合專(zhuān)利法的立法宗旨。

可見(jiàn)，采用以上“新穎性判斷原則”，能夠更好地幫助專(zhuān)利權(quán)人在無(wú)效階段判斷針對(duì)馬庫(kù)什權(quán)利要求的修改是否合法。

“新穎性判斷原則”對(duì)馬庫(kù)什權(quán)利要求的撰寫(xiě)啟示

既然在無(wú)效階段刪除要素時(shí)存在不合法的風(fēng)險(xiǎn)，那么就有可能出現(xiàn)一種情況：如果不刪除某些要素，權(quán)利要求無(wú)法克服創(chuàng)造性、不支持等缺陷;如果為了克服創(chuàng)造性問(wèn)題刪除某些要素，該修改不被接受。

舉例如下：技術(shù)方案為一種具有如下通式的化合物：

其中R1為吡啶基;R2-R4分別為甲基、甲苯基或苯基，該化合物是用作進(jìn)一步提高血液吸氧能力的藥物。如果將其僅作為一條權(quán)利要求1進(jìn)行保護(hù)，假使無(wú)效階段請(qǐng)求人以證據(jù)中公開(kāi)上述通式中R1為吡啶基、R2-R4均為甲基的化合物請(qǐng)求，以權(quán)利要求1缺乏創(chuàng)造性為由宣告專(zhuān)利權(quán)無(wú)效，那么專(zhuān)利權(quán)人就會(huì)面對(duì)以下難題：如果刪除通式中R2-R4均為甲基的馬庫(kù)什要素，保留R2-R4分別選自甲苯基或苯基的通式化合物，則采用新穎性判斷法無(wú)法判斷新形成的化合物組合一定不具有新穎性，那么這種修改方式不合法;如果不刪除通式中R2-R4均為甲基的馬庫(kù)什要素，權(quán)利要求1不具有創(chuàng)造性。

考慮到上述風(fēng)險(xiǎn)，在權(quán)利要求撰寫(xiě)階段，應(yīng)盡可能地將各馬庫(kù)什要素進(jìn)行組合搭配，在多層級(jí)的從屬權(quán)利要求中進(jìn)行保護(hù)。比如，針對(duì)上述化合物可以撰寫(xiě)以下從屬權(quán)利要求：

權(quán)利要求2：如權(quán)利要求1所述的化合物，其特征在于，R2-R4分別為甲基或甲苯基。

權(quán)利要求3：如權(quán)利要求1所述的化合物，其特征在于，R2-R4分別為甲苯基或苯基。

權(quán)利要求4：如權(quán)利要求1所述的化合物，其特征在于，R2-R4分別為甲基或苯基。

權(quán)利要求4：如權(quán)利要求1所述的化合物，其特征在于，R2為甲基，R3為甲苯基，R4為甲苯基;或者，R2為甲基，R3為苯基，R4為苯基;或者，R2為甲基，R3為甲基，R4為甲基;或者，R2為甲苯基，R3為甲基，R4為甲基;………。

這樣，在無(wú)效階段，專(zhuān)利權(quán)人可以直接以刪除或合并的方式將權(quán)利要求1中的化合物修改為需要的馬庫(kù)什要素組合方式，不會(huì)存在修改不合法的風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)然，在實(shí)際撰寫(xiě)時(shí)，如果馬庫(kù)什要素的組合方式很多，則可以根據(jù)實(shí)際案例進(jìn)行取舍或側(cè)重。

總結(jié)

通過(guò)上述分析，可以得到以下結(jié)論：

在無(wú)效階段修改馬庫(kù)什權(quán)利要求時(shí)，可以采用 “新穎性判斷原則”判斷修改的合法性：如果修改后的權(quán)利要求相比于授權(quán)權(quán)利要求“一定不具備新穎性”，該修改具有合法性;如果修改后的權(quán)利要求相比于授權(quán)權(quán)利要求“不確定是否具有新穎性”，該修改不合法。

為了盡量避免馬庫(kù)什權(quán)利要求在無(wú)效階段因無(wú)法修改被無(wú)效的情況發(fā)生，在撰寫(xiě)馬庫(kù)什類(lèi)型的權(quán)利要求書(shū)時(shí)，應(yīng)該盡量多層級(jí)地設(shè)立從屬權(quán)利要求，在從屬權(quán)利要求中逐漸縮小馬庫(kù)什要素的選擇范圍，并形成各小范圍要素組合形成的各種技術(shù)方案。

關(guān)于上述第2點(diǎn)中“不能因?yàn)樾薷亩a(chǎn)生新性能和作用的一類(lèi)或單個(gè)化合物”，很多人會(huì)產(chǎn)生困惑。

采用以上“新穎性判斷原則”，能夠更好地幫助專(zhuān)利權(quán)人在無(wú)效階段判斷針對(duì)馬庫(kù)什權(quán)利要求的修改是否合法。