鮑佳 韋奕娜

摘 要： 從商標描述性正當使用理論基礎出發(fā)，基于商標侵權的判定標準及構成要件，詳細分析商標正當使用與商標侵權二者之間界限的劃分，從確立“善意”在商標正當使用中的重要地位、堅持以混淆可能性為商標侵權構成中的核心要件、對商標內容的描述性進行梯度劃分等角度提出建議，以平衡商標權人和使用權人的利益、調節(jié)個人利益和社會利益之間的關系。

關鍵詞： 商標正當使用 商標侵權 描述性使用

商標正當使用這一概念來源于美國判例法上形成的Fairly Use Defense制度。目前實踐中衍生出描述性正當使用與指示性正當使用兩種類型，其中我國立法僅規(guī)定了商標描述性正當使用，但由于相關法律及司法解釋的欠缺、審判人員自由裁量權較大、加之在司法實踐中難以劃清商標正當使用與侵權之間的界限，往往導致審判機關在商標侵權案件中對抗辯理由的認識及結果的處理存在偏差。本文將從商標描述性正當使用的理論基礎出發(fā)，結合商標侵權的判定標準，劃分商標正當使用與侵權之間的界限，為我國司法實踐在恰當定位商標描述性正當使用方面提供參考。

一、商標描述性正當使用的理論基礎

商標描述性正當使用是指使用者按照商標原本的意義對商標權人的商標權客體進行使用，以說明或描述自己的產(chǎn)品，不構成侵犯商標權的行為。所謂商標原本的意義，也稱“第一含義”，指除某些純粹由商標權人獨創(chuàng)的商標外，相當大一部分商標的內容在被權利人注冊為商標之前所具有的一定社會意義和現(xiàn)實意義。毫無疑問商標原本的含義是屬于公共領域中公共利益的一部分，在注冊后通過實際使用形成商譽，進而在指示商品或服務來源的范圍內享有專有權。因此對于商標權的保護，實際上是指在商標標志被附加某種意義后對商標權人的商譽進行的保護，而并非對商標符號的保護，同時商標權人也無權占有本來屬于公共領域的商標內容（如“85℃”本身帶有的溫度的含義以及“黃鶴樓”本身帶有的地名含義），也不得以他人使用商標第一含義的行為侵犯自己的權利為由進行抗辯。

世界上許多國家和地區(qū)都對商標權的正當使用有明確的規(guī)定：《歐盟商標條例》中規(guī)定了符合工商業(yè)誠實慣例的自然人自身名稱或地址、描述性詞匯的使用、指明商品或服務的使用三種類型的正當使用;德國《商標和其他標志保護法》規(guī)定了名稱和描述性標志的使用以及不與善良風俗相沖突的配件貿易的使用，且可以在商業(yè)活動中進行使用;美國聯(lián)邦商標法《蘭哈姆》法將正當使用分為經(jīng)典的正當使用和指示性的合理使用;日本《商標法》第26條規(guī)定了不能實現(xiàn)商標權效力的商標，包括以自己的肖像和姓名、描述性的以產(chǎn)銷地、生產(chǎn)加工方法等表示的商標以及同類或類似商品慣用的商標。

我國對商標正當使用的規(guī)定產(chǎn)生較晚，現(xiàn)行《商標法》第59條第一款與各國對經(jīng)典、描述性的商標規(guī)定是一致的，即需要滿足三個要件：第一，使用者使用該商標的內容是出于善意的;第二，使用商標內容不包括“作為自己商品的商標使用”這種用途;第三，為了說明和描述商品或服務所必須的。第二款則規(guī)定了“三維標志注冊商標中含有的商品自身的性質產(chǎn)生的形狀、為獲得技術效果而需有的商品形狀或者使商品具有實質性價值的形狀，注冊商標專有權人無權禁止他人正當使用”，即商品本身的形狀在注冊為商標后仍然可以使用，如某農戶注冊的以水蜜桃外形為內容的商標。盡管各個國家和地區(qū)對商標正當使用都有相似的規(guī)定，但是在前提和作為抗辯事由使用時通常需要滿足一定的條件，在使用商標的內容的正當性方面也存在著判斷的差異，因此不同的法官在案件審理過程中對于商標正當使用的判定通常會出現(xiàn)誤差。

二、商標侵權的判定標準

商標侵權的判定實質上是與商標的正當使用相對立的概念，一旦構成侵權則不屬于正當使用的范疇，同樣地，行為人的行為構成了商標的正當使用便杜絕了商標侵權的可能性，因此在判斷是否為商標正當使用時必須結合商標侵權的判定標準進行闡述與論證。從法律規(guī)定來看，我國《商標法》第五十七條規(guī)定了七種侵犯商標專用權的行為，核心為將被控對象與使用注冊商標的商品進行比對，查看是否在同一或類似的商品上使用與注冊商標相同或相近似的商標，以及使用后所實施的投入市場、銷售以及幫助侵權等一系列行為。從法理的角度來看，要判定商標侵權必須回歸到商標保護的目的上，其目的不僅在于使消費者能夠分清各種不同的商品和服務的來源，更在于保護商標作為無形資產(chǎn)的價值對于權利人的重要意義以及對基于公平、自由競爭的市場秩序的維持。立足比較法視野，各國（地區(qū)）對侵犯商標權所采取的判定標準各不相同，通過對比，不難發(fā)現(xiàn)各國（地區(qū)）在立法上均將混淆可能性作為判定的重要標準。

我國實務中流行“商標侵權四要件”，即商標性使用行為、商品的相同或類似、商標的相同或近似、混淆可能性，其中混淆可能性為核心要件，其余三個要件在判斷時技術要求較低?；煜赡苄孕枰紤]到商標內容的使用行為是否會造成一般消費者的混淆，導致在一般情形中出現(xiàn)難以或無法正確判斷、分辨商品或服務的來源的后果。然而在具體實際的侵權案例中，即使商標權人在對被訴人的行為進行了完整的混淆舉證，若被訴人援引自己的行為屬于非商標性使用且出于善意，則不符合商標侵權四要件中的商標性使用行為這一要件，因此法官可直接判定被訴人的行為不構成商標侵權。在該種情形下，即使被訴人的行為導致消費者發(fā)生混淆以及商標權人的權利受到嚴重損害，從表面上來看被訴人的行為屬于非商標性使用，則歸入商標正當使用，不構成侵權，此時增加了商標權人的舉證責任和難度。這種單一、不夠細致的判斷標準往往使得侵權人逃脫法律的制裁，擴大對商標權的不當限制范圍。因此我們必須要劃清二者之間的界限。

三、商標正當使用與商標侵權的界限劃分

由于構成正當使用的商標在注冊前本身就具有公共領域中的某種含義，行為人盡管對其進行描述性使用，依然會造成消費者在一定程度上的混淆，因此商標的合理使用和混淆可能性在特殊情況下是重合且不可避免的。商標內容的描述性越強，消費者在辨認商標和非商標性使用時越偏向于后者，對于商標權外的行為人則更有利，在某些情況下會對商標權人造成實質性的侵害，在劃分界限時不應僅按照表面的構成要件進行形式上的判斷，更要結合商標內容的描述可能性大小和權利人受到的實質侵害進行判斷。

在現(xiàn)行立法上，我們可以通過行為人是否出于善意對正當使用和侵權進行初步的劃分，首先要求行為人在最初使用時為善意的，其次要求行為人在消費者出現(xiàn)混淆傾向時采取更改包裝等方式以避免消費者的混淆，在描述性使用過程中，行為人必須沒有制造混淆以獲利的故意。在上述情形中，舉證責任主要在行為人一方，對于行為人是否具有主觀善意，我國法院通常采用商業(yè)慣例進行判斷，即以商業(yè)慣例作為善意的重要參考標準，從而在二者之間劃定合理的界限，較好地平衡商標權人和內容使用行為人的利益。

四、商標正當使用的恰當定位

（一）確立“善意”在商標正當使用中的重要地位

由于現(xiàn)階段在商標正當使用的判斷標準中，描述性使用和非商標性使用往往可以直接從表面進行判斷，而“善意”則需要結合行為人的主觀故意和客觀行為進行判斷，因此稱得上是實質要件。在造成消費者混淆、侵害商標權人權益的后果時，行為人的主觀善意和客觀上采取的避免消費者混淆的行為發(fā)揮的作用是不可忽視的，換句話說，如果行為人的行為并沒有導致混淆可能性的產(chǎn)生，行為人就無需就其“善意”進行舉證，一旦產(chǎn)生混淆可能性，行為人在合理地描述性使用中，采取行為削減潛在混淆即構成善意使用。是否構成“善意”，對于商標權人和使用行為人來說，都是十分重要的，是二者利益之間的權衡點。

（二）堅持以混淆可能性為商標侵權構成中的核心要件

在各國（地區(qū)）對商標侵權的認定中，混淆可能性均為核心要件，是判斷商標是否構成侵權的主要依據(jù)，《商標法》的立法和保護目的均是避免消費者的混淆。即使在商標正當使用中，行為人完全出于善意在非商標性使用中進行描述性使用，在嚴重造成眾多消費者混淆、損害權利人利益的時候，法律和司法實踐必須對這種行為進行規(guī)制，否則不僅對消費者和商標專有權人造成不利后果，也背離了《商標法》立法的初衷。因此商標正當使用和商標侵權不僅僅是對行為人行為性質的定性，更應該結合實際中消費者對行為的認知情況進行判斷。

（三）對商標內容的描述性進行梯度劃分

商標正當使用和商標侵權之間的界限劃分，核心在于商標內容的描述性，為此，筆者認為商標注冊機關以及審判機關可以采用劃分梯度的方式對商標內容進行一個判斷和界定。從注冊機關的職能上來看，注冊機關決定了標識是否能被注冊為商標，因此在申請人提交商標注冊申請后，注冊機關可以考慮該標識在實際生活中的描述性大小，與內容描述可能性梯度進行比對，在該標識達到一定的梯度時，為防止注冊后商標權不能得到完整實現(xiàn)以及保護公共利益的需要，注冊機關應直接駁回申請，不予注冊。在審判時，審判人員可以將涉案商標與描述性梯度進行比對，在描述性小于50%的情況下，審判人員可以忽視混淆可能性，將行為人的行為認定為正當使用，商標的內容不會因其具有商標權而成為權利人的私有財產(chǎn)，反而商標權人應當對其利用公共領域信息的行為付出一定的成本;在描述性大于50%的情況下，審判人員必須考慮混淆可能性，并具體計算出商標權人因行為人使用內容所受到的損害，結合商標權人的商標價值，由行為人對商標權人進行一定的損害賠償，同時應當向商標注冊機關出具意見書，在商標權人同意的情況下，由國家支付合理的金額對其進行補償，從而達到消滅商標權、使商標內容重新回歸社會公共領域的目的，此為商標權人對其權利的讓渡。

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〔本文系廣西師范大學2019年大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓練計劃自治區(qū)級立項課題“商標注而不用現(xiàn)象的法律規(guī)制研究”（項目編號：201910602127）階段性成果〕

（鮑佳、韋奕娜，廣西師范大學法學院）