吳蔚+范思婕

一、前言

《專利法》第26條第3款規(guī)定“說(shuō)明書應(yīng)當(dāng)對(duì)發(fā)明或者實(shí)用新型作出清楚、完整的說(shuō)明，以所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)為準(zhǔn)”，A26.3的立法宗旨是為了平衡申請(qǐng)人與公眾的利益，做到鼓勵(lì)發(fā)明創(chuàng)造的同時(shí)，促進(jìn)技術(shù)信息的公開，即“以公開換保護(hù)”。

一份高質(zhì)量的專利文件，在獲得最大的保護(hù)范圍的同時(shí)，又能使技術(shù)秘密不過(guò)于披露，但是實(shí)際專利撰寫時(shí)，對(duì)于這個(gè)平衡的把握能力不足，常會(huì)導(dǎo)致申請(qǐng)文件出現(xiàn)不符合《專利法》第二十六條第三款規(guī)定的公開充分的問(wèn)題，分析原因主要分為以下幾點(diǎn)：①由于公開不充分的判斷主體是本領(lǐng)域技術(shù)人員，對(duì)于本領(lǐng)域技術(shù)人員的技術(shù)水平高度，存在較強(qiáng)的主觀因素，申請(qǐng)人因?yàn)閷?duì)發(fā)明技術(shù)方案的深入了解，常常會(huì)不經(jīng)意間高于“本領(lǐng)域技術(shù)人員”，將一些本應(yīng)寫入說(shuō)明書的“非普通技術(shù)”誤認(rèn)為“本領(lǐng)域的普通技術(shù)知識(shí)”；②申請(qǐng)人擔(dān)心技術(shù)被仿制，將技術(shù)秘密最大限度保留，導(dǎo)致申請(qǐng)文件中的技術(shù)方案無(wú)法實(shí)現(xiàn)；③審查員與申請(qǐng)人對(duì)本領(lǐng)域技術(shù)人員的水平把握不同，造成對(duì)“公開不充分”存在爭(zhēng)議。申請(qǐng)文件一旦出現(xiàn)原因①、②造成的公開不充分問(wèn)題，通常很難克服，因?yàn)橥ㄟ^(guò)修改克服該缺陷，通常會(huì)引入原申請(qǐng)文件中沒(méi)有記載的內(nèi)容，造成修改超范圍。對(duì)于原因③造成的公開不充分問(wèn)題，則對(duì)申請(qǐng)人答復(fù)審查意見(jiàn)通知書的經(jīng)驗(yàn)有一定要求。本文主要圍繞第③點(diǎn)論述申請(qǐng)人在面對(duì)“公開不充分”的審查意見(jiàn)時(shí)，可以采取的應(yīng)答策略。

二、典型案例

（一）補(bǔ)充現(xiàn)有技術(shù)證據(jù)，統(tǒng)一本領(lǐng)域技術(shù)人員站位

1.案情

申請(qǐng)?zhí)?00810178864.7，發(fā)明名稱：不含異源成分的gM-陰性EHV突變體。

本申請(qǐng)請(qǐng)求保護(hù)一種包含蛋白gM缺失的馬皰疹病毒（EHV）的疫苗，但說(shuō)明書中未提供實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)證明所述包含蛋白gM缺失且不含異源元成分的EHV疫苗的安全性和免疫效果。

駁回決定認(rèn)為：本申請(qǐng)說(shuō)明書中沒(méi)有提供任何實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)證明將所述的gM缺失的EHV-1和EHV-4作為疫苗的安全性及其免疫效果，也沒(méi)有記載其有效量。本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)說(shuō)明書公開的內(nèi)容，無(wú)法確認(rèn)根據(jù)本申請(qǐng)的方法制備的EHV-1和EHV-4分離株用于免疫動(dòng)物時(shí)是否會(huì)引起感染或其它嚴(yán)重副作用，也無(wú)法判斷將其作為疫苗接種后是否能取得預(yù)期的預(yù)防致病性EHV感染的效果。

請(qǐng)求人在復(fù)審程序中提交了附件1（WO01/60403A1），其在說(shuō)明書背景技術(shù)中記載gM缺失的EHV具有免疫保護(hù)作用，本申請(qǐng)中的gM缺失的EHV與附件1中g(shù)M缺失的EHV相比，區(qū)別僅在于異源成分（lacZ或GFP）的缺失，病毒本身組分并沒(méi)有差別，因此所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠預(yù)期本申請(qǐng)中的gM缺失的EHV與附件1中g(shù)M缺失的EHV具有相似的特性，即也具有保護(hù)力，說(shuō)明書符合專利法第二十六條第三款的規(guī)定。復(fù)審撤銷駁回決定。

2.分析小結(jié)

對(duì)于因缺乏實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)而無(wú)法預(yù)測(cè)技術(shù)方案是否能夠?qū)崿F(xiàn)，導(dǎo)致申請(qǐng)文件存在公開不充分問(wèn)題的審查意見(jiàn)，首先，需要分析該技術(shù)方案是否必須依賴實(shí)驗(yàn)結(jié)果加以證實(shí)才能成立，如果必須依賴實(shí)驗(yàn)結(jié)果才能成立，需要查看審查員的審查意見(jiàn)通知書中是否清楚的說(shuō)明了原因，承擔(dān)了初步的舉證責(zé)任；其次，還需要判斷技術(shù)方案的公開不充分問(wèn)題可否通過(guò)提供現(xiàn)有技術(shù)證據(jù)說(shuō)理分析或補(bǔ)充實(shí)驗(yàn)證據(jù)克服。

（二）解析發(fā)明目的，闡述本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)

1.案情

本申請(qǐng)請(qǐng)求保護(hù)一種口服液，其特征在于每升中含有枸杞子提取液25-30g、檸檬酸2g、甜菜堿0.3g、大蒜素1.2g。審查員指出說(shuō)明書中只提到枸杞子提取液，沒(méi)有介紹提取方法，因此，說(shuō)明書沒(méi)有對(duì)發(fā)明作出清楚完整的說(shuō)明，本領(lǐng)域技術(shù)人員不能實(shí)現(xiàn)本發(fā)明，不符合A26.3的規(guī)定。

2.分析小結(jié)

對(duì)于該案，本申請(qǐng)說(shuō)明書中記載所要解決的技術(shù)問(wèn)題是提供一種具有提高免疫力的保健飲品，而查閱《中藥大辭典》可知枸杞提取液是將枸杞通過(guò)水提或醇提等方法得到提取物，其常規(guī)功效就是滋肝補(bǔ)腎，提高免疫力等，本申請(qǐng)只是利用其常規(guī)功能，雖然本申請(qǐng)說(shuō)明書沒(méi)有記載如何獲得枸杞子提取液，但是顯然本領(lǐng)域技術(shù)人員通過(guò)常規(guī)提取方法得到的枸杞子提取液就能解決本申請(qǐng)?zhí)岬降募夹g(shù)問(wèn)題，達(dá)到相應(yīng)的效果。

對(duì)于這類案件，首先需要找出審查員指出的造成公開不充分的特征是什么，然后分析該特征在技術(shù)方案中起何作用，如果該技術(shù)特征只是利用其常規(guī)功能或是通過(guò)檢索現(xiàn)有技術(shù)就能了解該技術(shù)特征如何獲得，不影響技術(shù)方案的實(shí)現(xiàn)、技術(shù)問(wèn)題的解決和技術(shù)效果的獲得，則不存在公開不充分的問(wèn)題。

三、小結(jié)

對(duì)于公開不充分問(wèn)題，所有的判斷標(biāo)準(zhǔn)都要基于本領(lǐng)域技術(shù)人員，所以，一方面，申請(qǐng)人在撰寫申請(qǐng)文件要注意不能盲目貪求大的保護(hù)范圍而夸張技術(shù)效果，也不要過(guò)于隱藏核心技術(shù)，而導(dǎo)致本領(lǐng)域技術(shù)人員無(wú)法實(shí)現(xiàn)本發(fā)明，即凡是本領(lǐng)域技術(shù)人員無(wú)法從現(xiàn)有技術(shù)中直接、唯一地得出的有關(guān)內(nèi)容，均應(yīng)當(dāng)寫入說(shuō)明書中；另一方面，對(duì)于申請(qǐng)人與審查員存在“公開不充分”爭(zhēng)議的地方，申請(qǐng)人要明確問(wèn)題爭(zhēng)議的焦點(diǎn)，從發(fā)明的技術(shù)方案出發(fā)，圍繞所爭(zhēng)議的技術(shù)手段分析其所起的作用，并充分了解現(xiàn)有技術(shù)，最好能夠提供期刊、書籍等現(xiàn)有技術(shù)證據(jù)，解釋本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)該發(fā)明，而審查員在作出公開不充分的審查意見(jiàn)前應(yīng)該充分檢索，避免過(guò)度質(zhì)疑，造成申請(qǐng)人不必要的損失。

參考文獻(xiàn)：

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[2]黃軍生等.國(guó)內(nèi)專利申請(qǐng)文件撰寫中公開不充分問(wèn)題及答復(fù)技巧.《審查實(shí)踐與研究》，2014年第1期.

[3]季紅軍.從避免公開不充分角度談專利申請(qǐng)文件撰寫技巧.《中國(guó)發(fā)明與專利》，2015年第4期.endprint